РЕШЕНИЕ

№ делаА46-12604/2022

18 января 2024 года

город Омск

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Солодкевича И.М. при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании, состоявшемся 9 января 2024 года, дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Формат» о взыскании 1 200 000 рублей,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Квадро-Эм» (ИНН 

<

***>),

при участии в судебном заседании:

от индивидуального предпринимателя ФИО2 – ФИО3 (паспорт, доверенность от 19.11.2021 сроком действия 3 года, путём использования системы веб-конференции);

от общества с ограниченной ответственностью «Формат» – ФИО4 (паспорт, доверенность от 03.11.2023 сроком действия до 31.12.2024),

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее также – предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Формат» (далее – ООО «Формат», общество, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на знак обслуживания в размере 1 200 000 р.

К участию в деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «Квадро-Эм» (далее также – ООО «Квадро-Эм»).

Решением Арбитражного суда Омской области от 17.01.2023 по делу № А46-12604/2022 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2023 решение Арбитражного суда Омской области от 17.01.2023 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2023 решение Арбитражного суда Омской области от 17.01.2023 по делу № А46-12604/2022 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2023 по тому же делу отменены.

Дело № А46-12604/2022 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

В обоснование такого решения судом кассационной инстанции приведены следующие мотивы.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений, по указанию Суда по интеллектуальным правам, основаны на неверном применении норм материального права, не установлены все имеющие значение для дела обстоятельства. 

В первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Судом кассационной инстанции отмечено, что независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ), но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее также – Постановление № 10).

Для установления сходства сравниваемых обозначений производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом суд кассационной инстанции обратил внимание на то обстоятельство, что вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Вместе с тем, несмотря на данное обстоятельство, суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о полном отсутствии сходства между знаком обслуживания истца и обозначением, используемым ответчиком, не установив степень сходства сравниваемых обозначений и не учтя тождественность словесных элементов «ПОБЕДА».

Суд кассационной инстанции также отметил, что правовая охрана названных товарных знаков ответчика распространяется на товары 16-го класса МКТУ, в то время как обозначение «Победа» используется для индивидуализации услуг, связанных сдачей в аренду нежилых помещений.

Исследование на предмет однородности осуществляемой ответчиком деятельности по оказанию услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений в магазине с услугами 36-го класса МКТУ в соответствии с критериями, установленными Правилами № 482 и сформулированными в разъяснениях высшей судебной инстанции, судом первой инстанции не производилось.

При этом суд кассационной инстанции отметил, что осуществление деятельности в разных регионах, не может являться основанием для отказа в защите исключительных прав на знак обслуживания, поскольку по смыслу статьи 1479 ГК РФ правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) распространяется на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования.

Таким образом, выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии вероятности смешения таких обозначений представляются не в достаточной степени мотивированными и преждевременными.

Суд по интеллектуальным правам счёл необходимым отметить также и то, что факт наличия в действиях правообладателя признаков злоупотребления правом должен подтверждаться совокупностью доказательств, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.

Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

При изложенных выводах суд кассационной инстанции заключил, что допущенные судами первой и апелляционной инстанций процессуальные нарушения, выразившиеся в неисследовании обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судами материалов дела.

Учитывая это, суд кассационной инстанции не признал содержащийся в обжалуемых судебных актах выводы о неиспользовании спорного знака обслуживания ООО «Формат» основанными на правильном применении норм материального права и полном выяснении всех фактических обстоятельств дела.

В судебном заседании суда первой инстанции (по направлении дела на новое рассмотрение) индивидуальным предпринимателем ФИО2 требование поддержано, ООО «Формат» – не признано по мотивам, отражённым в процессуальных документах.

ООО «Квадро-Эм», извещённым о процессе согласно частям 1, 2, 4, 6 статьи 121, частям 1, 3, 5 статьи 122, части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – АПК РФ) надлежащим образом, явка представителя в судебное заседание не обеспечена, вследствие чего дело рассмотрено на основании части 3 статьи 156 АПК РФ без его участия.

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Истец является правообладателем товарного знака «» № 410173, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее также – Роспатент) в 36 классе Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее также – МКТУ) 02.06.2010, что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака и записью о регистрации в базе Федерального института промышленной собственности (далее также – ФИПС). Приоритет товарного знака 24.10.2008, дата истечения срока действия исключительного права – 24.10.2028.

Из сведений в сети «Интернет» 06.04.2022 истцу стало известно, что принадлежащий ему товарный знак незаконно используется для индивидуализации услуг, входящих в 36 класс МКТУ (сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, взыскание арендной платы, управление недвижимостью).

Так, товарный знак «Победа» открыто используется на вывеске торгового центра по адресу: 

<

...>, а также в доменном имени сайта: https://рobeda-market.ru, на котором размещена реклама услуг, входящих в 36 класс МКТУ, с индивидуализацией данных услуг товарным знаком «Победа». Представлен протокол осмотра сайта нотариусом от 26.04.2021. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости торговый центр по адресу: 

<

...>, принадлежит на праве собственности ООО «Квадро-Эм» (ИНН 

<

***>).

В ответ на претензию ООО «Квадро-Эм» сообщило, что помещения в торговом центре по адресу: 

<

...>, сданы в аренду ООО «Формат». Также именно ООО «Формат» осуществляет использование товарного знака «Победа» в доменном имени сайта: https://рobeda-market.ru и на фасаде торгового центра.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее также – ЕГРЮЛ) аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД – 68.20.2) является дополнительным видом деятельности ООО «Формат».

По мнению истца, ООО «Формат», являясь владельцем помещений в торговом центре по адресу: 

<

...>, на праве аренды, осуществляет сдачу указанных помещений в аренду (субаренду) и индивидуализирует данные услуги товарным знаком «Победа», принадлежащим истцу.

По данным ФИПС, ООО «Формат» принадлежат товарные знаки № 494398 «»и № 494399 «», зарегистрированные в Роспатенте в 16 классе МКТУ.

По мнению истца, ответчик не вправе использовать товарный знак для индивидуализации товаров и услуг, входящих в 36 класс МКТУ.

Между тем на сайте: https://рobeda-market.ru представлены рекламные объявления следующего содержания: «Торговая группа «Победа!» представляет в аренду торговые площади от 1 до 135 квадратных метров на территории своих магазинов», «Торгово-офисный комплекс «Победа!» Предлагаем в аренду торговые и офисные площади, 

<

...>».

Учитывая, что требования истца, содержащиеся в претензии, а именно о прекращении использования товарного знака «Победа», уничтожении вывески «Победа», прекращении использования и уничтожении всей рекламной конструкции с использованием товарного знака «Победа», удалении с сайта https://рobeda-market.ru товарного знака «Победа» либо заключении с индивидуальным предпринимателем ФИО2 лицензионного договора на право использования товарного знака в своей предпринимательской деятельности оставлены ответчиком без удовлетворения, индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился с соответствующим иском в арбитражный суд.

Суд отказывает в удовлетворении требования истца, руководствуясь следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ индивидуальный предприниматель ФИО2 осуществляет свою деятельность с 28.06.2021, зарегистрирован в городе Липецке.

Основным видом экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее также – ОКВЭД) истца является вид деятельности с кодом 68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Фактическая деятельность предпринимателя соответствует указанной в ЕГРЮЛ в качестве основной. 

На имя ФИО2 02.06.2010 зарегистрирован знак обслуживания «» по свидетельству Российской Федерации № 410173 по заявке № 2008733970 с датой приоритета от 24.10.2008, установленной по дате подачи заявки.

Правовая охрана названному знаку обслуживания предоставлена в отношении следующих услуг 36-го класса МКТУ: «агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Согласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «Формат» осуществляет свою деятельность с 11.10.2005, зарегистрировано в городе Омске.

Основным видом экономической деятельности по ОКВЭД ответчика является вид деятельности с кодом 47.19 – торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.

По данным ФИПС, ООО «Формат» принадлежат товарные знаки № 494398 «»и № 494399 «».

Правовая охрана данным знакам обслуживания предоставлена в отношении следующих услуг 16-го класса МКТУ: «продукция печатная; издания печатные; периодика; газеты; бюллетени информационные; афиши, плакаты; бланки; брошюры; каталоги; проспекты; альманахи; альбомы; буклеты; календари; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; коробки картонные или бумажные; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; бумага упаковочная; листы целлюлозные мягкие для упаковки; пленки пластмассовые для упаковки; конверты; изделия картонные; этикетки (за исключением тканевых); вывески бумажные или картонные; принадлежности письменные; товары писчебумажные; ленты клейкие; материалы клеящие канцелярские или бытовые; белье столовое бумажное; салфетки бумажные для снятия грима; бумага туалетная; платки носовые бумажные; мешки для мусора (бумажные или пластмассовые)».

Как уже было отражено выше, судом кассационной инстанции указано, что в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения предписано руководствоваться, в том числе нормами Правил № 482 и разъяснениями Постановления № 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Товарный знак № 410173 «», зарегистрированный на имя ФИО2, состоит исключительно из словесного элемента, выполненного в чёрном цвете заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с засечками и разной толщиной штриха.

Товарный знак ООО «Формат» № 494398 «», как видно, представляет собой комбинированное обозначение, включающее тот же словесный элемент, выполненный белым цветом, отображённый на красном фоне (в овале), сопровождённый восклицательным знаком. При этом в написании слова имеется графическая особенность – буква «е» выполнена красным цветом, имеет меньший сравнительно с другими буквами слова размер, помещена в белый круг. Надпись сделана оригинальным жирным шрифтом (без засечек) заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак ООО «Формат» № 494399 «» состоит из словесного элемента с восклицательным знаком, выполнен в чёрном цвете заглавными буквами русского алфавита шрифтом без засечек.

Судом по интеллектуальным правам обращено внимание на то обстоятельство, что вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Доминирующим (единственным) элементом знака по свидетельству Российской Федерации № 410173 является словесный элемент «ПОБЕДА». 

Именно данное слово выполняет индивидуализирующую функцию в названном товарном знаке за счет исполнения крупным шрифтом в центре обозначения.

С учетом вышеприведенных разъяснений суд приходит к выводу, что товарные знаки № 410173 (индивидуального предпринимателя ФИО2) и № 494399 (ООО «Формат») имеют высокую степень графического сходства.

В меньшей степени сходство наблюдается между товарными знаками № 410173 (индивидуального предпринимателя ФИО2) и № 494399 (ООО «Формат»), однако, принимая во внимание, что сильным в сравниваемых обозначениях является словесный элемент «ПОБЕДА», визуальное соответствие всё же имеется.

В силу тех же причин суд констатирует звуковое и смысловое сходство.

Однако графическое (аналогично фонетическое и семантическое) подобие не может быть признано исчерпывающим для вывода о нарушении ответчиком прав истца. 

Правовая охрана товарному знаку № 410173 «», зарегистрированному на имя ФИО2, предоставлена в отношении услуг 36-го класса МКТУ

Таким образом, по мнению истца, ответчик не вправе использовать товарный знак для индивидуализации товаров и услуг, входящих в 36 класс МКТУ. ООО «Формат», являясь владельцем помещений в торговом центре по адресу: 

<

...>, на праве аренды, осуществляет сдачу указанных помещений в аренду (субаренду) и индивидуализирует данные услуги товарным знаком «Победа», принадлежащим истцу.

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Объём деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2, её специфика установлены в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-1058/2022, остановленном без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2023 по тому же делу.

Так, суды заключили, что спорный знак обслуживания используется самим правообладателем для оказания услуг «сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений», обществом с ограниченной ответственностью «Липецкий дизайн» по лицензионному договору от 15.03.2021 (предоставление права зарегистрировано Роспатентом 11.05.2022 за номером 

<

***>) для оказания услуг «сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений», товариществом собственников недвижимости «Торгового комплекса Победа» с согласия правообладателя от 15.02.2019 в отношении услуг по управлению недвижимым имуществом.

В качестве доказательств самостоятельного использования знака обслуживания в отношении спорных позиций 36-го класса МКТУ, ответчиком в материалы дела представлены, в том числе: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 17.02.2023, согласно которой основным видом деятельности ответчика зарегистрированного в качестве предпринимателя с 28.06.2001, является «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» (код ОКВЭД 68.20.2);

согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости ответчику на праве собственности принадлежит нежилое помещение площадью 496,6 кв.м., расположенное на цокольном этаже здания по адресу г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1, с кадастровым номером 48:20:00454007:676 (в ходе судебного заседания представитель ответчика пояснил, что данное нежилое помещение и по настоящее время находится в собственности ФИО2).

Принимая во внимание названные документы, суды пришли к выводу о том, что в период с 23.08.2019 по 22.08.2022 ответчик являлся предпринимателем и имел в собственности недвижимое имущество (нежилое помещение), расположенное по адресу: г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1 на цокольном этаже, следовательно, обладал возможностью оказывать услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества.

Из содержания приведённых судебных актов видно, что деятельность индивидуального предпринимателя ФИО2 не характеризуется широкой распространённостью, осуществляется преимущественно на территории города Липецка, в собственности предпринимателя находится исключительно нежилое помещение площадью 496,6 кв.м., расположенное на цокольном этаже здания по адресу г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1, с кадастровым номером 48:20:00454007:676. 

Сеть магазинов, индивидуализированных товарными знаками № 494398 «» и № 494399 «», принадлежащих ООО «Формат», – крупная торговая сеть на территории города Омска. Основным видом деятельности ООО «Формат», как уже было отмечено, является «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.19). 

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД – 68.20.2), действительно, согласно сведениям ЕГРЮЛ является дополнительным видом деятельности ООО «Формат», соответствующим услугам 36-го класса МКТУ.

Как разъяснено в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Суд отмечает, что факт использования товарных знаков № 410173 «» индивидуального предпринимателя ФИО2 и № 494398 «», № 494399 «» ООО «Формат» на территории разных регионов обуславливает формирование у оппонентов разного круга потребителей.

При определении вероятности смешения могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Ответчиком материалы дела предложена аналитическая записка по договору от 14.08.2023 № 169-2023 на оказание услуг по проведению опроса потребителей для подтверждения сходства/различия товарных знаков, знаков обслуживания «Победа» и «Победа», подготовленная обществом с ограниченной ответственностью «Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований – 1» (далее также – ООО «ГЭПИЦентр-1»).

Так, из аналитической записки следует, что обозначения «Победа!» (№ гос. регистрации 494398, правообладатель ООО «Формат») и «Победа» (№ гос. регистрации 410173, правообладатель ФИО2) имеют устойчивые различия в представлениях потребителей:

– 88,0% предпринимателей и 66,6% потребителей – физических лиц связывают обозначение «Победа!» с торговой организацией, сетью продуктовых магазинов и супермаркетов;

– 86,0% предпринимателей и 85,6% потребителей – физических лиц связывают обозначение «Победа» с событиями, предметами и явлениями, не относящимися к торговле или к компаниям, осуществляющим операции с недвижимостью.

В общественном мнении представителей целевых групп отсутствуют ассоциации текстового и графического обозначения «Победа!» и «Торговая Группа «Победа!» с таким видом деятельности как операции с недвижимостью и с таким субъектом предпринимательской деятельности как ФИО2

Представители целевых групп в доминирующем числе (100,0% субъектов предпринимательской деятельности и 93,1% физических лиц с опытом обращения к специализированным сервисам и сайтам по поиску недвижимости) предполагают принадлежность текстового обозначения «Торговая Группа «Победа!» к торговой сети магазинов и супермаркетов, где могут быть арендованы свободные площади.

Представители целевых групп в доминирующем числе (98,0 % субъектов предпринимательской деятельности и 95,4% физических лиц) предполагают принадлежность текстового и графического обозначения «Победа! Маркет», отображенного на вывеске, к локальной торговой розничной сети магазинов (дискаунтеров и гипермаркетов), дислоцирующейся в Омской области.

Оснований для непризнания соответствующего доказательства с учётом требований статьей 67, 68 АПК РФ относимым и допустимым судом не усмотрено.

Из указанного видно, что большинство опрошенных потребителей устойчиво ассоциируют деятельность ООО «Формат», индивидуализированную товарными знаками № 494398 «», № 494399 «», с деятельностью розничной сети магазинов. При этом отсутствуют факты отождествления таковой с деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО2 У потребителей также, во всяком случае, не возникает первостепенного представления о том, что предпринимательская деятельность магазинов «ПОБЕДА!» связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества.

При изложенных обстоятельствах реальная вероятность (опасность) смешения обычными потребителями товарных знаков истца и ответчика отсутствует, следовательно, права индивидуального предпринимателя ФИО2 использованием товарных знаков №№ 494398, 494399 не нарушаются.

Судом кассационной инстанции в постановлении от 08.06.2023 указано на необходимость дополнительной оценки довода ООО «Формат» о наличии в действиях правообладателя признаков злоупотребления правом.

В этой связи суд полагает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ, в случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

На основании части 2 статьи 14 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» (далее также – Федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинит и или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При этом товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

В пункте 154 Постановления № 10 разъяснено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2015 по делу № А55-1744/2015 с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак или приобретено исключительное право на товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Как указано в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Неиспользование товарного знака может быть оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Исходя из приведённых требований и разъяснений, а также принимая во внимание выводы Суда по интеллектуальным правам, изложенные в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-1058/2022, постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2023 по тому же делу, отражённые выше, свидетельствующие о реальном использовании индивидуальным предпринимателем ФИО2 спорного знака обслуживания, суд заключает об отсутствии в действиях истца применительно к обстоятельствам настоящего дела фактов злоупотребления правом.

Между тем данный вывод при изложенных выше обстоятельствах существенным образом не влияет на результат рассмотрения спора.

Таким образом, суд отказывает в удовлетворении требования индивидуального предпринимателя ФИО2

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, именем Российской Федерации,

решил:

требование индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Формат» (ИНН 

<

***>) о взыскании 1 200 000 рублей отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, дом 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам (127254, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия настоящего решения на бумажном носителе может быть направлена в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручена под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СудьяИ.М. Солодкевич