ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 09АП-43079/2018-ГК

г. Москва

20 ноября 2018 года

Дело № А40-112269/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 13 ноября 2018 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 ноября 2018 г. 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,  

судей Д.В. Пирожкова, Д. Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.С. Момот,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 декабря 2017 года по делу № А40-112269/2017, принятое судьей Мищенко А.В. по иску ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ОГРН 

<

***>, юр.адрес: 123557, 

<

...>) к ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКЗАМЕН» (ОГРН 

<

***>, юр.адрес: 109428, 

<

...>, пом. XV, комн. 31) о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1 (доверенность от 09.01.2018)

от ответчика: ФИО2 (доверенность от 13.09.2018), ФИО3 (доверенность от 19.01.2017), ФИО4 (доверенность от 30.10.2018)

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о запрете использовать сходное с товарным знаком до степени смешения обозначение «Создано разработчиками ФИПИ» путем размещения его на товарах, однородных тем, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку истца, обязании за счет ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено указанное обозначение, запрете использовать сходное с товарным знаком до степени смешения обозначение «К новой официальной демонстрационной версии ФИПИ» путем размещения его на товарах, однородных тем, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку истца, обязании за счет ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено указанное обозначение, взыскании 65 403 000 рублей компенсации (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением суда от 25.12.2017 г. в удовлетворении иска отказано.

Постановлением девятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 25 декабря 2017 года по делу № А40-112269/2017 отменено.

Суд запретил ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКЗАМЕН» использовать сходное с товарным знаком №323230 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» до степени смешения обозначения «Создано разработчиками ФИПИ», «К новой официальной демонстрационной версии ФИПИ» путем размещения их на товарах, однородных тем, в отношении которых представлена правовая охрана указанному товарному знаку. 

Обязал ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКЗАМЕН» за счет его средств изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемые сходные с товарным знаком № 323230 до степени смешения обозначения «Создано разработчиками ФИПИ», «К новой официальной демонстрационной версии ФИПИ», в количестве, не превышающем тираж спорных изданий.

Взыскал с ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКЗАМЕН» в пользу ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» компенсацию в размере 65 403 000 рублей.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2018 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 и 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда не подлежит отмене на основании следующего. 

Как следует из материалов дела, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» (ФГБНУ «ФИПИ») обладает исключительным правом на комбинированный товарный знак «ФИПИ» по свидетельству № 323230 с приоритетом от 14.11.2005 года в отношении товаров 09, 16, 41, 42 классов МКТУ (программы для компьютеров, продукция печатная, услуги образовательно-воспитательные, информация по вопросам воспитания и образования, организация и проведение семинаров, проектирование компьютерных систем, составление программ для компьютеров, разработка программного обеспечения).

Исковые требования мотивированы тем, что в январе 2017 года истцу стало известно о незаконном использовании ООО «Издательство «Экзамен» в период с 2016 года по 2017 год сходного с указанным товарным знаком до степени смешения обозначения «Создано разработчиками ФИПИ» путем размещения его на товарах (печатная продукция по вопросам образования и воспитания). В частности, такое обозначение размещено на книгах: 

- «ЕГЭ. Обществознание. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. 6-е изд., перераб. и доп.» / ФИО5, Брандт М.Ю., 2016. (ISBN: 978-5-377-09847-8); 

- «ОГЭ 2016. Математика. 3 модуля. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания.» / ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, 2016 (ISBN: 978-5-377-09758-7); 

- «ЕГЭ 2016. География. Типовые тестовые задания.» / ФИО16, ФИО17, ФИО18, 2016. (ISBN: 978-5-377-09804-1); 

- «ЕГЭ 2016. Математика. Базовый уровень. 10 вариантов типовых тестовых заданий.» / ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23., ФИО24, ФИО25, ФИО26 (ISBN: 978-5-377-09772-3); • «ЕГЭ 2016. Химия. Типовые тестовые задания.» / ФИО27, 2016 (ISBN: 978-5-377-09855-3); 

- «ЕГЭ 2016. География. Типовые тестовые задания.» / ФИО16, ФИО17, ФИО18, 2016 (ISBN: 978-5-377-09806-5); 

- «ЕГЭ 2017. Русский язык. 50 вариантов типовых тестовых заданий.» / ФИО28, ФИО29, ФИО30, 2017 (ISBN: 978-5-377-11423-9); 

- «ЕГЭ 2017. Русский язык. Типовые тестовые задания.» / ФИО28, ФИО29, 2017 (ISBN: 978-5-377-11135-1); 

- «ОГЭ 2017. Химия. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания.» / ФИО31, ФИО27, 2017 (ISBN: 978-5-377- 11222-8); 

- «ЕГЭ 2017. Русский язык. Сочинение по прочитанному тексту. Практикум. Задания 24, 25»/ФИО28, ФИО29, 2017 (ISBN: 978-5-377- 11154-2); 

- «ОГЭ 2017. Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен. 30 вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к выполнению заданий высокого 3 уровня сложности.» / ФИО28, ФИО29, ФИО32, 2017 (ISBN: 978-5- 377-11191-7); 

- «ОГЭ. Основной государственный экзамен. Русский язык: сборник заданий» / ФИО28, ФИО29, ФИО33, 2017 (ISBN: 978-5-377- 11213-6); 

- «ЕГЭ 2017. Русский язык. 30 вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к выполнению части 2.» / ФИО28, ФИО29, ФИО32 (ISBN: 978-5-377-11083-5). • «ОГЭ 2017. Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен.» / ФИО28, ФИО29, 2017 (ISBN: 978-5-377-11083-5, 

- «ОГЭ 2017. Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен. 50 вариантов типовых тестовых заданий.» / ФИО28, ФИО29, ФИО32, 2017 (ISBN: 978-5-377-11193-1); 

а впоследствии стало известно о том, что ответчик начал незаконно использовать иное сходное до степени смешения с товарным знаком обозначение «К новой демонстрационной версии ФИПИ» путем размещения его на товарах (печатная продукция по вопросам образования и воспитания). В частности, такое обозначение размещено на книгах: 

- «Химия. 11 класс. Всероссийская проверочная работа. Типовые задания»/ФИО27, 2017. (ISBN: 978-5-377-11897-8); 

- «История. 11 класс. Всероссийская проверочная работа. Типовые задания»/ФИО34, 2017. (ISBN: 978-5-377-11898-5).

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении иска.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Судом первой инстанции правомерно установлено, что использованные ответчиком обозначения «Создано разработчиками ФИПИ» и «К новой демонстрационной версии ФИПИ» не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 323230 «ФИПИ».

В силу пункта 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначении на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента; от 31.12.09 № 197 при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначений учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции. В товарном знаке истца доминирующим элементом является именно изображение квадрата, поскольку оно обладает значительно более крупными размерами, занимает центральное место, с него начинается осмотр изображения, а также оно выполнено в цвете, имеет оригинальное композиционное решение, обладает высокой различительной способностью и легко запоминается. Доминирование графического элемента подтверждается и описанием товарного знака, приведённым истцом в заявке на товарный знак. 

Во исполнение указания суда кассационной инстанции о том, что выводы суда апелляционной инстанции об угрозе восприятия потребителями товаров, на которых были размещены словесные обозначения «Создано разработчиками ФИПИ» и «К новой демонстрационной версии ФИПИ» не основаны на представленных в материалы дела доказательствах, судом апелляционной инстанции установлено следующее.

Обложки изданий ответчика не содержат элементов, тождественных или сходных до степени смешения с графическим элементом товарного знака истца. Изображение в виде квадрата серо-голубого цвета с вписанным в него тёмно-синим кругом на обложках изданий ответчика отсутствует, словесный элемент «ФИПИ» не используется ответчиком сам по себе, а лишь в составе фразы, что в совокупности с общим оформлением обложки и используемым контекстом производит совершенно иное общее впечатление на потребителя, чем отдельно взятый товарный знак истца. Потребитель не сможет перепутать фразу «СОЗДАНО РАЗРАБОТЧИКАМИ ФИПИ» с товарным знаком, в котором используется лишь одно слово «ФИПИ», к тому же не являющееся доминирующим элементом. Упоминание слова «ФИПИ» в составе осмысленной фразы не является использованием товарного знака истца, поскольку используется не для индивидуализации товаров, а с информационной целью, чтобы сообщить потребителю о назначении соответствующих товаров. Непосредственно для индивидуализации товаров на указанных книгах правомерно размещён товарный знак, исключительные права на которые принадлежат ООО «Издательство «Экзамен» (свидетельство № 237310).

Надпись на обложках изданий «к новой официальной демонстрационной версии ФИПИ» употребляется лишь для указания на соответствие содержания учебных пособий ООО «Издательство «Экзамен» демоверсии контрольных измерительных материалов, размещаемых на официальном сайте http://www.fipi.ru/vpr. Фраза «СОЗДАНО РАЗРАБОТЧИКАМИ ФИПИ» означает, что материалы, содержащиеся в издании, подготовлены теми же авторами - физическими лицами, которые участвовали в разработке материалов, используемых при проведении Единого государственного экзамена, создателем заданий для которого является истец - ФГБНУ «ФИПИ», то есть что авторы пособий ответчика имеют должную компетенцию по созданию экзаменационных тестов ЕГЭ и ГИА. 

Доказательств того, что указанная информация не соответствуют действительности, не представлено. 

Указание на разработчиков материалов не означает и не может означать того, что данный материал производится истцом, а лишь доводит до сведения покупателей информацию о том, что авторы заданий имеют компетенцию и опыт создания экзаменационных тестов ЕГЭ и ГИА. Само по себе упоминание слова «ФИПИ» без цели индивидуализации товара допускается законом и не может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак. 

Учитывая, что в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации возможность смешения производителей и товаров в глазах потенциальных потребителей (покупателей) является основным признаком нарушения, такое нарушение в данном случае отсутствует. 

Размещение на спорных книгах информационных сообщений «СОЗДАНО РАЗРАБОТЧИКАМИ ФИПИ» и «К НОВОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ ФИПИ», не преследует цели индивидуализации товаров и услуг и не направлено на введение потребителя в заблуждение относительно производителя соответствующих товаров, а, следовательно, не является нарушением исключительного права на товарный знак истца.

С учетом изложенного, требование истца о запрете ответчику использовать сходное с товарным знаком №323230 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ОГРН 

<

***>) до степени смешения обозначения «Создано разработчиками ФИПИ», «К новой официальной демонстрационной версии ФИПИ» путем размещения их на товарах, однородных тем, в отношении которых представлена правовая охрана указанному товарному знаку, правомерно оставлено судом первой инстанции без удовлетворения.

Кроме того, суд апелляционной инстанции исходит из того, что в силу положений части 2 статьи 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при присуждении имущества апелляционный суд указывает наименование имущества, подлежащего передаче истцу, его стоимость и место нахождения.

Между тем, требование истца об изъятии из оборота ответчика товара и его уничтожении, как указал суд кассационной инстанции, носит абстрактный характер, в связи с чем не подлежит удовлетворению.

Учитывая вышеизложенное, требование истца о взыскании компенсации также правомерно оставлено судом первой инстанции без удовлетворения ввиду отсутствия смешения спорных обозначений с товарным знаком истца. А, кроме того, суд кассационной инстанции указал на то, что в материалы дела не представлены какие-либо доказательства, достоверно подтверждающие стоимость товара, произведенного ответчиком.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда не подлежит отмене.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 декабря 2017 по делу №А40-112269/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья Е.Б. Расторгуев

 

Судьи     Д.В. Пирожков

                 Д.Н. Садикова 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00