ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

Дело № А55-26068/2019

г. Самара11АП-12921

24 октября 2022 года

/2022,11АП-12923/2022

Резолютивная часть постановления оглашена 18 октября 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 24 октября 2022 года.

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Митиной Е.А., Романенко С.Ш.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО2, общества с ограниченной ответственностью «ДТС-МФ» и индивидуального предпринимателя ФИО6 на решение Арбитражного суда Самарской области от 21.06.2022 года по делу № А55-26068/2019 (судья Шаруева Н.В.),

по иску индивидуального предпринимателя ФИО2

к индивидуальному предпринимателю ФИО3;

к индивидуальному предпринимателю ФИО6;

к обществу с ограниченной ответственностью «ДТС-МФ»

третье лицо - ФИО4

о защите исключительных прав,

при участии представителей:

от ИП ФИО2 – представитель ФИО5 по доверенности от 28.07.2020,

от ИП ФИО6, от ООО "ДТС-МФ" – представитель ФИО7 по доверенности от 20.10.2019,

от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2, с учетом принятых уточнений, обратился в Арбитражный суд Самарской области, с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО3, Индивидуальному предпринимателю ФИО6 и Обществу с ограниченной ответственностью «ДТС-МФ» о защите исключительных прав, а именно:

- Запретить использование Индивидуальным предпринимателем ФИО3, Индивидуальным предпринимателем ФИО6, ООО «ДТС-МФ» - колпачок (самостоятельная часть изделия) патента № 86863 с приоритетом от 13 февраля 2012 г., патентообладателем которого является ФИО2 без получения

разрешения в установленном законом порядке, в том числе на Интернет сайте под доменом http://dtc-mf.ru.

-Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО6, ООО «ДТС- МФ» компенсацию за нарушение исключительного права по патенту № 86863с приоритетом от 13 февраля 2012 г. в части колпачок (самостоятельная часть изделия) в размере 1 000 000 руб. 00 коп.

-Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО6, ООО «ДТС МФ» расходы по исследованию содержимого веб-сайта в размере 3 500 руб.00 коп.

Также истец просил взыскать расходы по государственной пошлине в размере 35 000 руб. и расходы на оплату услуг представителя в размере 70 000 руб.

Определением суда от 07.02.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора был привлечен ФИО4.

Определением суда от 26.06.2020 года по делу №А55-26068/2019 была назначена патентная экспертиза, проведение которой было поручено патентному поверенному ФИО8.

Определением суда от 20.04.2021 было приостановлено производство по делу №А55-26068/2019 до вступления в законную силу судебного акта Суда по интеллектуальным правам, вынесенного по результатам рассмотрения дела №СИП-253/2021. 

Определением суда от 01.07.2021 возобновлено производство по делу № А55- 26068/2019. 

Определением суда от 26.08.2021 принят отказ истца от иска в части: - запрета использования на Интернет сайте, в том числе под доменом dtc-mf.ru Индивидуальному предпринимателю ФИО3, Индивидуальному предпринимателю ФИО6 и Обществу с ограниченной ответственностью «ДТС-МФ» - изделия колпачок (самостоятельная часть изделия) охраняемого патентом РФ на промышленный образец № 86864с приоритетом от 15.08.2012 г. под названием «КРЕПЁЖНОЕ УСТРОЙСТВО С КОЛПАЧКОМ (изделие в целом), КРЕПЁЖНОЕ УСТРОЙСТВО (самостоятельная часть изделия) и КОЛПАЧОК (самостоятельная часть изделия)», а так же запретить использование изделия в целом. - в части солидарного взыскания с ФИО6, Общества с ограниченной ответственностью «ДТС-МФ» компенсации за нарушение исключительного права по патенту РФ на промышленный образец № 86864 с приоритетом  от  15.08.2012  года  под  названием КРЕПЕЖНОЕ  УСТРОЙСТВО  С КОЛПАЧКОМ (изделие в целом), КРЕПЕЖНОЕ УСТРОЙСТВО (самостоятельная часть изделия) и КОЛПАЧЕК (самостоятельная часть изделия) в размере 500 000 руб. Производство по делу в указанной части прекращено. 

Арбитражный суд Самарской области решением от 21.06.2022 запретил индивидуальному предпринимателю ФИО3, Индивидуальному предпринимателю ФИО6, Обществу с ограниченной ответственностью «ДТС-МФ» - использование колпачка (самостоятельная часть изделия) патента № 86863 с приоритетом от 13 февраля 2012 года, в том числе на Интернет сайте под доменом http://dtc-mf.ru.

Взыскал солидарно с индивидуального предпринимателя ФИО6, Общества с ограниченной ответственностью «ДТС-МФ» компенсацию за нарушение исключительного права по патенту № 86863 с приоритетом от 13 февраля 2012 года в части колпачок (самостоятельная часть изделия) в размере 100 000 руб. 00 коп. 

В остальной части иска отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме, ссылаясь на несоответствие вывода суда о размере подлежащей взысканию компенсации фактическим обстоятельствам. 

 Ответчики ФИО6, ООО «ДТС-МФ» также обратились с апелляционной жалобой, в которой прocили отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об отказе в иске, ссылаясь на неполное исследование обстоятельств дела. Ответчики полагают необоснованным вывод о том, что изделие ответчика содержит все существенные признаки зарегистрированного за истцом промышленного образца. 

Стороны представили отзывы на апелляционной жалобы, в которых возражали против доводов другой стороны.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои жалобы. 

ИП ФИО3, третье лицо явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный пришел к вывoду об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции. 

Как следует из материалов дела, истцу - ФИО2 на основании патента, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, принадлежит исключительное право на промышленный образец № 86863 «Крепёжное устройство с колпачком (15 вариантов) (изделие в целом), крепёжное устройство (15 вариантов) (самостоятельная часть изделия) и колпачок (самостоятельная часть изделия)». Патент Российской Федерации № 86863 на указанный промышленный образец был выдан по заявке № 2012500387, с датой приоритета от 13.02.2012 с указанием перечня существенных признаков по каждой детали.

Истцом указано, что им в 2019 году было обнаружено нарушение исключительных прав ФИО2 на указанный патент ИП ФИО3, ИП ФИО6 и ООО «ДТС-МФ».

С целью выявления указанных нарушений истцом были проведены следующие действия:

- 19.03.2019, была проведена закупка уголков мебельных в количестве 8000 шт. у Ответчика-1 по ТН 00309 от 19.03.2019 года,

- 20.03.2019 Ответчику-1 была направлена письменная претензия о прекращении нарушения исключительных прав истца.

- 28.03.2019 был получен ответ на претензию, в которой ответчик указала, что данный товар ею был приобретен единожды у производителей ООО «ДТС-МФ» и ИП ФИО6 по ТН 211 от 07.06.2018 года, о том, что данный товар является контрафактным ей известно не было, предоставила копию ТН 211 от 07.06.2018.

На сайте www.dtc-mf.ru истцом было обнаружено предложение к продаже указанных мебельных уголков, также на сайте было указано, что ООО «ДТС-МФ» является производителем данного товара, размещена фотография производства, сертификаты и свидетельства на ответчика-2 ФИО6

При обращении к региональному представителю был получен прайс-лист продукции ответчика-3, предложение о сотрудничестве, фотоматериал рекламного стенда с размещенным на нем контрафактным товаром и логотипом производителя «ДТС».

Таким образом, установлено, что ответчик-2 и ответчик-3 не только продают контрафактный товар, но и производят его, имеют разветвленную региональную дилерскую сеть.

В подтверждение указанных обстоятельств истцом в материалы дела также представлен протокол осмотра содержимого веб-сайта от 06.08.2019 № 077-07-00270, составленный Союзом «Торгово-промышленная палата г. Тольятти.

Истцом был приобретен товар, информация о котором размещена на вышеуказанном сайте www.dtс-mf.ru- уголки с крышкой в количестве 8000 шт.

В подтверждение факта реализации ответчиками указанного товара в материалы дела представлены товарные накладные 00309 от 19.03.2019 и 211,210 от 07.06.2019, спорный товар.

Согласно представленному в материалы дела исследованию, проведенному патентным поверенным ФИО9 от 12.06.2019 № №2019-165, в образцах товара, реализованного ответчиком, использованы все признаки, нашедшие отражение на изображениях изделий и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца № 86863, исключительные права на который принадлежат истцу. Ссылаясь на то, что разрешение на использование спорного промышленного образца не предоставлялось, приобретенный товар является контрафактным, истец посчитал действия ответчика по продаже вышеуказанного товара нарушающими его исключительные права.

04.07.2019 ответчикам 2 и 3 была направлена письменная претензия о прекращении нарушения прав на промышленный образец и выплате компенсация. Неоплата ответчиком в добровольном порядке компенсации за нарушение исключительных прав послужила основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Наличие у индивидуального предпринимателя ФИО2 исключительного права на спорный промышленный образец подтверждается представленным в материалы дела патентом №86863. 

Согласно п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №10) при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет». Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио - или видеозаписи. 

В подтверждение факта реализации спорного товара от имени ИП ФИО6 истцом в материалы дела представлены ТН 00309 от 19.03.2019, ТН 211 и 210 от 07.06.2019, товар, протокол осмотра содержимого сайта www.dtс-mf.ru №077-07-00270 от 06.08.2019.

В подтверждение довода о том, что спорные уголки, приобретенные у ответчика, являются контрафактными, истцом в материалы дела представлено исследование, проведенное патентным поверенным ФИО9 от 12.06.2019 №2019-165, которым установлено, что в представленном на исследование изделии 2 - Пластиковая крышка входящая в комплект изделия под названием «Уголок мебельный», использованы все признаки, нашедшие отражение на изображениях изделий и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (ПО) охраняемого патентом № 86863 с приоритетом от 13 февраля 2012 г. При производстве или продаже или ином введении в хозяйственный оборот изделия 2 представленного на исследование и ходящего в комплект изделия под названием «Уголок мебельный» нарушается исключительное право на патент (ПО) № 86863.

Судом была назначена патентная экспертиза, проведение экспертизы было поручено патентному поверенному ФИО8 

На разрешение патентного поверенного поставлены следующие вопросы: 

1. Содержит ли представленное на экспертизу изделие «Пластиковая крышка» входящее в комплект изделия под названием «Уголок мебельный» все существенные признаки нашедшие отражение на изображениях «Колпачок» (самостоятельная часть изделия), промышленного образца №86864 или совокупность признаков, производящую на информированного   потребителя   такое   же   общее   впечатление,   какое   производит

запатентованный промышленный образец «Колпачок» (самостоятельная часть изделия) входящий в комплект «Крепежное устройство с колпачком»? 

2. Содержит ли представленное на экспертизу изделие «Пластиковая крышка» входящее в комплект изделия под названием «Уголок мебельный» все существенные признаки нашедшие отражение на изображениях «Колпачок» (самостоятельная часть изделия), промышленного образца №86863 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец «Колпачок» (самостоятельная часть изделия) входящий в комплект «Крепежное устройство с колпачком»? 

3. Является ли промышленные образцы №86864 и № 86863 зависимыми от полезных моделей по патентам №162995 и № 184090?

В соответствии с выводами эксперта ФИО8 представленное на экспертизу изделие «Пластиковая крышка» содержит совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец «Колпачок (самостоятельная часть изделия) входящий в комплект Крепежное устройство с колпачком ПО №86863 от 13.02.2012. Промышленные образцы 86863 с датой приоритета 13.02.2012 не могут быть зависимыми ни от полезной модели по патенту №162995 с более поздней датой приоритета 19.02.2016, ни от полезной модели по патенту №1840890 с датой приоритета 27.03.2018.

Судом с позиции рядового потребителя, поскольку о проведении судебной экспертизы не заявлялось, установлено, что внешний вид товара, приобретенного у ответчика, значительно отличается от вида промышленного образца 123323. В отличии от промышленного образца №123323, уголок, приобретенный у ответчика, не имеет на передней крышке грань с проработанной окантовкой, кроме того на передней стороне крышки приобретенного изделия не расположены символы «ДТС». При этом суд пришел к выводу, что данные признаки промышленного образца являются существенными, а их совокупность не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит изделие ответчиков 2 и 3. Кроме того в патентах полезных моделей №162995 и №184090 отсутствует изображение декоративной крышки, в связи с чем оценить совокупность существенных признаков и общее зрительное впечатление не представляется возможным.

Доводы, ответчиков, приведенные в их апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции нашел необоснованными. 

В соответствии со статьёй 1229 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также право разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом, отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1352 ГК РФ, в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В силу абзаца 4 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модели и промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

При этом перечень существенных признаков полезной модели, полезной модели, промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма,  конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Пунктом 2 этой же статьи установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1)ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение,предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение дляэтих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либоизделия, в котором использован промышленный образец;

2)совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношениипродукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт,получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считаетсяполученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 указанного пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа. Как указано в пункте 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 71 Правил от 30.09.2015 № 695 к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления (пункт 72 Правил от 30.09.2015 № 695).

Признаки внешнего вида изделия (наличие выступов на тыльной стороне крышки) обусловленные технической функцией изделия в соответствии с п.1 ст.1352 ГК РФ не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Существенность каждого отдельного признака внешнего вида изделия определяется его «ролью» в композиции внешнего вида изделия и определяется в результате анализа внешнего вида изделия, представленного на изображениях. При анализе учитывается степень влияния признака на эстетические или эргономические особенности внешнего вида изделия в целом (эстетический и(или) эргономический результат) по сравнению с влиянием других признаков на те же эстетические или эргономические особенности. 

При определении существенности признаки могут быть разделены на существенные и несущественные по степени их влияния на формирование общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделия (абзацы пятый и шестой подпункта (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента), по принадлежности их к доминантным либо нюансным признакам. Доминантными являются господствующие признаки. Это элементы внешнего вида, явно выделяющиеся из признаков, образующих композицию, своим размером, формой, конфигурацией, образностью, тоном, цветом и другими свойствами. Существенные признаки промышленного образца, как правило, являются доминантными и поэтому оставляют зрительное впечатление. 

К нюансным признакам относятся признаки, недостаточно выразительные, зрительно мало различимые. Мысленное исключение или включение этих признаков в совокупность признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению зрительного впечатления, оставляемого изделием, поэтому, как правило, они признаются несущественными. Названный признак заявителем является нюансными и в любом случае их исключение либо включение в совокупность существенных признаков внешнего вида изделия не способно привести к изменению зрительного впечатления, оставляемого изделием (оценка конечного результата потребителем изделия в сборе после его установки) в связи с чем данные признак не может быть отнесены к числу существенных.

Данный вывод отражен также решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-461/2022 при оценке оригинальности патента ответчика №127795 (аннулирован).

В решении от 24.08.2022 по делу № СИП-461/2022 Суд по интеллектуальным правам указал, что признак наличие выступов на тыльной стороне уголка не является существенным, так как тыльная проработка подобных изделий (накладка) направлена на удержание его на опорной поверхности и покрытии располагаемого в тыльном пространстве уголка. Указанная проработка не будет видна в процессе обычной эксплуатации изделия … при анализе промышленного образца по оспариваемому патенту на соответствие условию патентоспособности «оригинальность» не могут учитываться эргономические особенности изделия, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ к существенным признакам промышленного образца относятся только признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, но не эргономические… под обычной эксплуатацией понимается эксплуатация, осуществляемая конечным российским пользователем и не включающая эксплуатацию, связанную с созданием, обслуживанием и ремонтом изделия. Поэтому, на основании пункта 1 статьи 1352 ГК РФ, пункта 72 Правил ПО Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что этот признак не определяет какиелибо эстетические особенности промышленного образца по оспариваемому патенту, а обусловлен исключительно технической функцией изделия. Следовательно, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ, такой признак не является охраняемым признаком промышленного образца.» (стр. 12 решения от 24.08.2022 года СИП-461/2022)

Ссылка ответчика на то, что Суд по интеллектуальным правам сравнивал только описание изделия, не может служить основанием для отмены обжалуемого решения, поскольку сравнение самого изделия с промышленным образцом производил эксперт, на выводах которого суд си основывал свое решение.  

Ссылки ответчиков на рецензию ФИО7 не могут служить основанием для отмены обжалуемого решения, поскольку процессуальное законодательство и законодательство об экспертной деятельности не предусматривает рецензирование экспертных заключений. Рецензия ФИО7 содержит лишь субъективную оценку заключения эксперта лицом, привлеченным ответчиками. Содержащиеся в рецензии выводы противоречат решению Суда по интеллектуальным правам от 24.08.2022 по делу № СИП-461/2022.

Также не могут быть признаны обоснованными доводы ответчика относительно того, что с учетом большого количества мебельных уголков в различном исполнении, имеется близость формы уголков, насыщенность аналогового ряда имеющихся на рынке и производимых различными производителями а также то что изделие имеет высокую «функциональность» и ограниченность возможности дизайнера в связи чем отсутствует нарушение с стороны ответчиков. 

Данный вывод фактически направлен на отрицание оригинальности спорного промышленного образца. Между тем проверка на соответствие такому условию патентоспособности промышленного образца как «оригинальность» осуществлялась Роспатентом на стадии экспертизы заявки на основании Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знака государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец (Административный регламент).

Таким образом, оригинальность промышленного образца считается установленной в случае выдачи патента, до тех пор, пока в определенном законом порядке не установлено иное. Оспаривание оригинальности промышленного образца фактически означает оспаривание решения Роспатента о предоставлении этому промышленному образцу правовой охраны, такие обстоятельства не могут быть установлены судом в деле о защите исключительного права Относительно возражений против выводов судебного эксперта по металлическому уголку комплекта: согласно исковых требований истец просит взыскать компенсацию за законное использование колпачка(самостоятельной части изделия) патента 86863, в связи с чем возражения, приведенные ответчиками в жалобе относительно металлического уголка правового значения не имеют, и не могут оцениваться как основания для проведения повторной экспертизы, так как не относились и не относятся к предмету рассматриваемого спора. 

По этому же критерию в части отсутствия правопритязаний истца, в части металлического уголка, не имеют правового значения и ссылки ответчиков на действующие патенты на ПМ №№184090 и 162995 в связи в тем что указанные патенты не имеют отношения к рассматриваемому спору.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере         1 000 000 руб., определенной на основании подпункта 1 статьи 1406.1 Гражданского кодекса РФ от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

В обоснование заявленного размера компенсации истцом представлен соответствующий расчет компенсации, произведенный на основании лицензионного договора № 01 от 04.04.2016, заключенного с лицензиатом ООО «ДИС», по условиям которого за предоставление неисключительного права на использование промышленного образца № 86863 лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение в виде периодического платежа роялти в размере 350 000 руб. Также истцом предоставлен отчет об оценке стоимости исключительного права на промышленный образец №86863 в соответствии с которым стоимость использования исключительного права на промышленный образец №86863 составляет 7 575 500 рублей. 

Ответчики, в случае удовлетворения иска, просили снизить размер компенсации до 32  240 руб. 

Судом установлено, что согласно накладной ТН от 19.03.2019 на которую также ссылается истец, объем закупки составил 8000 ед. на сумму 32 240 руб., т.е. 4 руб., 03 коп. за единицу товара.  При этом,  истец ссылается лишь на использование ответчиками только части патента, а именно «Колпачок (самостоятельная часть изделия), в то время как патент №86863 содержит 15 вариантов изделий.

Устанавливая размер компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 1 статьи 1406.1 Гражданского кодекса РФ, принимая во внимание установленные по рассматриваемому делу обстоятельства, принципы разумности и справедливости компенсации последствиям нарушения, принимая во внимание характер допущенного нарушения, и то, что права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, суд пришел к выводу о взыскании с ответчиков 2 и 3  в пользу истца компенсации за допущенное нарушение  в  сумме 100 000 руб.

Доводы истца, не согласного с размером взысканной компенсации, суд апелляционной инстанции нашел необоснованными. 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. 

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель. 

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Пленума № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания 6 заявленного иска не изменяются. 

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 1 000 000 руб., определенной на основании подпункта 1 статьи 1406.1 Гражданского кодекса РФ от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

В решении на стр. 9 в абз. 4 суд первой инстанции привел сведения о том, какие именно документы представлены истцом для подтверждения заявленного размера компенсации «В обоснование заявленного размера компенсации истцом представлен соответствующий расчет компенсации, произведенный на основании лицензионного договора № 01 от 04.04.2016 г., заключенного с лицензиатом ООО «ДИС», по условиям которого за предоставление неисключительного права на использование промышленного образца № 86863 лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение в виде периодического платежа роялти в размере 350 000 руб. Также истцом предоставлен отчет об оценке стоимости исключительного права на промышленный образец №86863 в соответствии с которым стоимость использования исключительного права на промышленный образец №86863 составляет 7 575 500 рублей». 

Тем самым указанные документы были судом исследованы и изучены. 

Согласно, ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы

Доводы истца о том, что ответчики не заявляли о снижении размера компенсации, не соответствует материалам дела. 

Ответчики 2,3 в письменных пояснениях последовательно заявляли о чрезмерности заявленного размера компенсации. 

Согласно п. 62 Пленума верховного суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, высказанной в Определении от 06.02.2013 № 17584/12 что размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. 

Согласно п. 61 Пленума верховного суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации": 

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Изделие ответчиков, а именно крышка мебельного уголка, является фурнитурой и расходным материалом, никакой известностью данное изделие не обладает. 

Также истец не представил никакой информации о том, что его изделие обладает какой-либо узнаваемостью на рынке фурнитуры, которой бы ответчики могли бы воспользоваться. 

Ответчики действовали добросовестно, использовав свои патенты, а именно свои патенты на полезные модели №№162 995, 184 090 и промышленный образец №127795, который впоследствии был признан недействительным, однако это не умаляет того, что Ответчики в период производства и реализации спорных изделий имели исключительные права на собственные объекты интеллектуальной собственности.

Стоимость одной единицы изделия уголок мебельный (а именно металлический уголок и крышка/колпачок) согласно ТН в Заключении ФИО9 – 4 рубля 03 копейки.

Уголки не являются основным товаром ответчика. 

Исходя из представленной в заключении ТН от 19.03.2019 объем закупки составил 8 000 ед. на сумму 32 240 рублей.

В случае доказанности нарушения это единственный подтвержденный объем нарушения и то, только в отношении предположительно ИП ФИО6

Истцом приведен предварительный лицензионный договор в обоснование заявленного размера. Ответчики считают, что данный договор не может быть учтен при расчете компенсации по настоящему делу в связи со следующим. 

Лицензионный договор был заключен фактически в момент закупки изделий у ИП ФИО3 так как договор от 01.03.2019, а закупка от 19.03.2019. Тем самым, сказанное может свидетельствовать о том, что лицензионный договор был заключен специально только для того, чтобы обосновать размер компенсации, а не для реального предоставления права использования промышленный образцом. 

Сказанное подтверждается также отсутствием подтверждения реального исполнения договора сторонами. Никакой информации в сети интернет о том, что ИП ФИО10 (Лицензиат по договору) реализует фурнитуру или мебельные уголки в материалах дела и сети интернет нет. Кроме того, в материалы дела не представлены доказательства выплаты лицензионного вознаграждения по договору. 

В свою очередь в п. 4.3, 4.4 Постановления № № 20-П от 24 июля 2020 года Конституционный Суд РФ разъяснил, что судам следует учитывать не только представленные истцом экземпляры заключенных лицензионных договоров, но и обстоятельства, подтверждающие их реальное исполнение. 

Несмотря на презумпцию добросовестности участников гражданского оборота, трудно отрицать высокую вероятность того, что правообладатель в целях взыскания компенсации в большем размере способен прибегнуть к заключению мнимого лицензионного договора без реального намерения его исполнять. Если истец основывает свои требования на цене одного или нескольких договоров, им же заключенных, он должен представить не только экземпляры договоров, но также иные доказательства, подтверждающие намерение сторон на использование объекта интеллектуальной собственности. В качестве таковых могут выступить копии платежных документов, подтверждающих поступление оплаты по данному договору, выписка из государственного реестра соответствующих объектов, подтверждающая факт регистрации предоставления права использования лицензиату, товары, скриншоты, рекламные и иные материалы, подтверждающие фактическое использование объекта лицензиатом.

Данные подтверждающие документы в материалы дела не были представлены.

Согласно п. 61 Пленума верховного суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. 

При этом, истец в заявлении ссылался на использование только части патента, а именно «Колпачок (самостоятельная часть изделия)», в то время как патент №86863 содержит 15 вариантов изделий. 

Также по договору предусмотрены все виды использования в то время как в настоящем споре истец ссылается только на реализацию и предложение к продаже.

Исходя из вышеизложенного, заявленный истцом размер компенсация не соответствует принципам разумности и справедливости, направлен не на достижение установленной законодателем цели взыскания компенсации – восстановление имущественного положения правообладателя, существовавшего до нарушение, а связан с желанием истца получить неосновательное обогащение за счет ответчиков, о чем ответчики заявляли в письменных пояснениях. 

Суд первой инстанции в решении мотивировал свои выводы о необходимости снижения размера компенсации с учетом фактических обстоятельств дела, в соответствии с принципами разумности и справедливости, а также баланса прав истца и ответчика.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно,  в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, и основания для его отмены отсутствуют. 

Выводы суда первой инстанции соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. 

Несогласие заявителей жалоб с выводами суда, иная оценка ими фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта  суда первой  инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционных жалоб возлагаются на заявителей. 

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 21.06.2022 года по делу № А55-26068/2019 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                           Л.Л. Ястремский

Судьи                                                                                                               Е.А. Митина

    С.Ш. Романенко