АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

дело № А45-35224/2017

Г. Новосибирск

22 января 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2018 года.

В полном объеме решение изготовлено 22 января 2018 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Смеречинской Я.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рыбаковой Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Мудра»

к обществу с ограниченной ответственностью «Трэвэлерс кофе»

о расторжении договора коммерческой субконцессии, о взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО1, действующего на основании доверенности от 14.11.2017,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Мудра» (далее – ООО «Мудра») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Трэвэлерс кофе» (далее – ООО «Трэвэлерс кофе») о расторжении договора коммерческой субконцессии № 179 от 27.12.2016, о взыскании 1 000 000 рублей.

Исковые требования ООО «Мудра» обоснованы ссылками на статью 450, пункт 4 статьи 453, статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы утратой возможности государственной регистрации заключенного сторонами договора коммерческой субконцессии ввиду утраты ответчиком права, подлежавшего предоставлению по указанному договору, в связи с чем отсутствуют основания для удержания ответчиком уплаченного по договору коммерческой субконцессии паушального взноса.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, представил отзыв, просит отказать в удовлетворении исковых требований, ссылается на исполнение обязательств по договору коммерческой субконцессии надлежащим образом, использование истцом указанного в договоре товарного знака в своей деятельности.

Принимая во внимание наличие доказательств надлежащего извещения ответчика о времени и месте судебного заседания, арбитражный суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие по правилам пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Исследовав представленные сторонами доказательства и приводимые ими доводы, арбитражный суд установил следующее.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «Трэвэлерс кофе» на стороне правообладателя и ООО «Мудра» на стороне пользователя заключен договор коммерческой субконцессии от 27.12.2016 № 179, по условиям которого правообладатель обязался предоставить пользователю за вознаграждение на срок действия договора право использовать в предпринимательской деятельности на неисключительной основе комплекс исключительных прав, включающий право на товарный знак по свидетельству № 260857 «Traveler’s Coffee», и Ноу-хау, в пределах территории и в кофейне, в отношении которой подписан и действует договор.

Пунктом 22.1.2 договора срок его действия был согласован сторонами до 28.12.2023 года.

Право использования товарного знака принадлежало ответчику на основании договора коммерческой концессии № 1 от 20.11.2012, заключенного с TRAVELER’S COFFEE INTERNATIONAL LIMITED (Республика Кипр), что отражено сторонами в пункте 2.2 договора при его заключении.

Во исполнение договорного обязательства по уплате паушального взноса истец перечислил на банковский счет ответчика денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по платежному поручению от 09.01.2017 № 1.

30.09.2016 уполномоченным органом произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 260857 в пользу ООО «ООО «Трэвэлерс кофе Москва», что следует из имеющихся в деле сведений Государственного реестра товарных знаков в отношении товарного знака № 260857.

17.08.2017 уполномоченным органом произведена государственная регистрация расторжения зарегистрированного договора коммерческой субконцессии, заключенного в ООО «Трэвэлерс кофе», о чем в Государственный реестр внесена запись от 17.08.2017 № РД02298647, согласно извещению о государственной регистрации договора коммерческой концессии.

Сообщением от 18.08.2017 № 121 ООО «Трэвэлерс кофе» уведомило истца о расторжении договора коммерческой концессии, а также о невозможности с его стороны формально считать правомерным использование товарного знака «Трэвэлерс кофе».

06.10.2017 ООО «Мудра» направило в адрес ООО «Трэвэлерс кофе» требование о расторжении договора коммерческой субконцессии и возврате уплаченного паушального взноса, оставленное последним без ответа.

Отсутствие ответа ООО «Трэвэлерс кофе» на указанное требование повлекло обращение ООО «Мудра» в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Статьей 1225 ГК РФ товарные знаки отнесены к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности).

Согласно статье 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса.

В силу статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1029 ГК РФ договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии. 

Статьей 1028 ГК РФ предусмотрено, что предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1031 ГК РФ, если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан: обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии (пункт 2 статьи 1028); оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников; контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.

Статьей 1030 ГК РФ установлено, что вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Согласно пункту 2.1. договора коммерческой субконцессии № 179 от 27.12.2016 ООО «Трэвэлерс кофе» приняло обязательство предоставить истцу право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, включающий право на товарный знак «Traveler’s Coffee», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за номером 260857, в отношении товаров и услуг 30, 42 класса МКТУ, и ноу-хау, в пределах территории и в кофейне, в отношении которой сторонами подписан и действует данный договор.

Пунктом 12.2.1 договора № 179 установлена обязанность пользователя использовать товарный знак на предусмотренных договором условиях, включающих его использование в отношении товаров 30 класса МКТУ – кофе в зернах, кофе молотый, кофе приготовленный, и услуг 42 класса МКТУ – реализация кофе, кофейни (пункт 12.2.2); использование товарного знака при оказании услуг общественного питания в кофейнях, открытых в соответствии с договором; размещение товарного знака внутри помещения кофейни и объектах информационного и рекламного оформления, в меню кофейни, на униформе работников, в ходе рекламных компаний кофейни (пункт 12.2.3).

Согласно пункту 13.2.6 договора ООО «Трэвэлерс кофе» обязалось обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования исключительных прав по договору (в том числе оплатить государственную (патентную) пошлину в установленном размере) при оказании пользователем содействия  в такой регистрации, включая предоставление необходимых документов и возмещение 50% от оплаченной пошлины в срок 10 дней с момента регистрации.

В пункте 15.1 договора № 179 стороны согласовали вознаграждение, состоящее из паушальных взносов, периодических платежей и иных платежей, предусмотренных договором.

Паушальный взнос является разовым фиксированным платежом, уплачиваемым пользователем за предоставление права использовать в своей предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, в том числе прав на использование товарного знака, в отношении 1 кофейни в пределах срока действия договора (пункт 15.2.1 договора). Паушальный взнос в отношении 1 кофейни составляет 1 000 000 рублей.

Согласно статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений, которое  Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Проанализировав условия договора коммерческой субконцессии № 179 от 27.12.2016 по правилам части 1 статьи 431 ГК РФ, суд приходит к выводу о наличии соглашения сторон о возмездном предоставлении ответчиком истцу права использования при осуществлении предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав, основу которого составляет право использования исключительного права на товарный знак № 260857 «Traveler’s Coffee». Возмездность договора коммерческой субконцессии обеспечена возложением на истца обязанности по уплате вознаграждения, включающего уплату паушального взноса в размере 1 000 000 рублей. При этом обязанность по государственной регистрации предоставления исключительного права по договору коммерческой субконцессии возложена на ответчика.

Следуя материалам дела, предоставление права на товарный знак по договору коммерческой субконцессии № 179 от 27.12.2016 зарегистрировано не было.

Ответом от 20.07.2017 № 118 на запрос истца от 13.07.2017 № 1 ООО «Трэвэлерс кофе» сообщило о приостановлении Роспатентом регистрационных действий  на срок до 30.06.2017.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, 17.08.2017 произведена государственная регистрация расторжения договора коммерческой концессии, предоставлявшего ответчику право использования товарного знака № 260857.

С момента государственной регистрации расторжения договора коммерческой концессии ответчик утратил право использования товарного знака, являвшееся основой комплекса исключительных прав, подлежавшего предоставлению по договору коммерческой субконцессии № 179, что исключает возможность предоставления им такого права истцу и, соответственно, государственную регистрацию предоставления такого права.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Заключение договора коммерческой субконцессии № 179 от 27.12.2016 и его условия сторонами не оспаривается.

Возражения ответчика против иска обоснованы надлежащим исполнением им обязательств по договору.

Между тем условиями договора (пункт 13.2.6), в соответствии с пунктом 2 статьи 1031 ГК РФ, на ответчика возложена обязанность обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя исключительных прав.

Представленной в дело совокупностью доказательств подтверждается неисполнение ответчиком обязательства по государственной регистрации предоставления истцу права использования предусмотренных договором исключительных прав, основу которого составляло исключительное право на товарный знак № 260857.

Уплата ответчиком государственной пошлины и направление в регистрирующий орган пакета документов, вопреки доводам отзыва, не свидетельствуют о надлежащем выполнении обязательства, поскольку не повлекли достижения результата, предусмотренного договором, предполагающего возможность правомерного использования истцом комплекса исключительных прав, что также следует из писем от 20.07.2017 № 118 о приостановлении регистрационных действий в отношении товарного знака № 260857, от 18.08.2017 № 121 о расторжении договора коммерческой концессии. 

Последующая утрата ответчиком соответствующего права исключает возможность предоставления истцу комплекса исключительных прав, предусмотренного договором, что, в свою очередь, исключает возможность государственной регистрации предоставления права использования товарного знака.

Вместе с этим сохранение договора предполагает исполнение истцом обязательства по осуществлению предпринимательской деятельности с использованием комплекса исключительных прав, включая исключительное право на товарный знак № 260857, с уплатой предусмотренного договором вознаграждения. Однако такому осуществлению деятельности очевидно препятствует отсутствие государственной регистрации предоставления права использования товарного знака.

Изучив имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к выводу, что неисполнение обязательства по государственной регистрации предоставления права использования товарного знака № 260857 является существенным нарушением договора ответчиком и основанием для расторжения договора коммерческой субконцессии, заключенных между истцом и ответчиком.

В силу пункта 2 статьи 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Положения статьи 452 ГК РФ об обязательном направлении предложения о расторжении договора коммерческой субконцессии № 179 от 27.12.2016 истцом соблюдены путем направления в адрес ответчика требования от 06.10.2017, содержащего предложение расторгнуть договора субконцессии и возвратить паушальный взнос, что подтверждается почтовыми квитанциями и описью вложения от 06.10.2017.

Требование от 06.10.2017 оставлено ООО «Трэвэлерс кофе» без ответа.

В связи с изложенным, арбитражный суд находит требование истца о расторжении договора коммерческой субконцессии от 27.12.2016 № 179 подлежащим удовлетворению.

Согласно пункту 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно статье 1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. 

По правилам части 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 3 пункта 4 постановления пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», при отсутствии соглашения сторон об ином положение пункта 4 статьи 453 ГК РФ подлежит применению лишь в случаях, когда встречные имущественные предоставления по расторгнутому впоследствии договору к моменту расторжения осуществлены надлежащим образом либо при делимости предмета обязательства размеры произведенных сторонами имущественных предоставлений эквивалентны (например, размер уплаченных авансовых платежей соответствует предусмотренной в договоре стоимости оказанных услуг или поставленных товаров, такие услуги и товары сохраняют интерес для получателя сами по себе и т.п.), а потому интересы сторон договора не нарушены.

Если при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, по которому одна из сторон передала в собственность другой стороне какое-либо имущество, судом установлено нарушение эквивалентности встречных предоставлений вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей одной из сторон, сторона, передавшая имущество, вправе требовать возврата переданного другой стороне в той мере, в какой это нарушает согласованную сторонами эквивалентность встречных предоставлений (пункт 5 указанного выше Постановления). 

Исходя из приведенных выше норм права и разъяснений, в случае расторжения договора коммерческой субконцессии, по которому предоставление исключительного права на товарный знак не состоялось, пользователь, уплативший вознаграждение за использование такого исключительного права, вправе требовать возврата уплаченного по договору вознаграждения.

В рассматриваемом случае истцом исполнено договорное обязательство по уплате вознаграждения за использование комплекса исключительных прав, включая исключительное право на товарный знак № 260857, путем уплаты паушального взноса в сумме 1 000 000  рублей по платежному поручению от 09.01.2017 № 1. Ответчик получение указанных денежных средств не оспаривает.

Предоставление исключительного права по договору № 179 не состоялось, зарегистрировано в установленном порядке не было. Соответственно, возможность правомерного использования такого исключительного права на основании указанного договора у истца отсутствовала.

Таким образом, уплатив паушальный взнос по договору № 179 от 27.12.2016, истец не получил встречного предоставления, предусмотренного договором.

Поскольку материалами дела подтверждается отсутствие встречного предоставления по договору коммерческой субконцессии, основания для удержания ответчиком полученных по данному договору денежных средств отсутствуют.

При таких обстоятельствах, требования ООО «Мудра» о взыскании денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, ранее уплаченных по договору коммерческой субконцессии, следует признать правомерными и подлежащими удовлетворению.

Использование истцом товарного знака № 260857, вопреки доводу ответчика, обусловлено не заключение спорного договора № 179, а заключением договора коммерческой концессии с ООО «Трэвэлерс кофе Москва», предоставление исключительного права на указанный товарный знак по которому зарегистрировано уполномоченным органом в Государственном реестре товарных знаком и знаков обслуживания 08.11.2017 за номером 

<

***>. Данное обстоятельство подтверждается сведениями открытого реестра товарных знаков, имеющимися в материалах дела.

Установив обстоятельства дела, исследовав и оценив в совокупности представленные в дело доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, принимая во внимание наличие документального подтверждения обстоятельств, являющихся основаниями для расторжения договора коммерческой субконцессии, а также уплату истцом по данному договору вознаграждения в сумме 1 000 000 рублей в отсутствие встречного предоставления со стороны ответчика, арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о расторжении договора коммерческой субконцессии и взыскании уплаченных по нему денежных средств.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом при обращении за судебной защитой в сумме 29 000 рублей, подлежат возмещению за счет ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор коммерческой субконцессии № 179 от 27.12.2016, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Мудра» (ОГРН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Трэвэлерс кофе» (ОГРН 

<

***>).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трэвэлерс кофе» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мудра» (ОГРН 

<

***>) денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 29 000 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск. 

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам (127254, 

<

...>, ipc.arbitr.ru).

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Я.А. Смеречинская