АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-26754/2020

г. Уфа

05 октября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 29.09.2021

Полный текст решения изготовлен 05.10.2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Тагировой Л. М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Муратовой А.А., рассмотрел дело по иску

Общества с  ограниченной ответственностью  "БИГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к индивидуальному  предпринимателю  ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  318028000049209)

Третье  лицо:  

общество с ограниченной ответственностью «АДВ-Сервис»

о пресечении нарушения исключительного права и взыскании компенсации 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3, дов. от 19.01.2021г.

от ответчика – ФИО4, дов. от 18.04.2021г.

от третьего лица - не явились, уведомлены надлежащим образом.

Общество с  ограниченной ответственностью  "БИГРУПП" обратилось в Арбитражный суд  Республики  Башкортостан  с исковым  заявлением  к индивидуальному  предпринимателю  ФИО2  о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак путем запрета, использовать  фирменное наименование FARFOR в качестве  ключевого  слова  при  осуществлении  и  настройке  контекстной  рекламы  (в качестве  критерия  для  показа  рекламного  объявления  ключевых слов)  в сети  «Интернет»,  взыскании компенсации в размере  500 000  руб. (в редакции уточнений в судебном заседании от 16.06.2021г.).

           Представитель ответчика в судебном заседании требования отклонил пояснив, что использование товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе в сети «Интернет»  не является способом использования исключительного права на товарный знак.

К участию  в  деле  в качестве  третьего лица,  не  заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора  привлечено  общество с  ограниченной ответственностью  «АДВ-Сервис».

         Третье  лицо, извещенное надлежащим  образом  о времени  и месте судебного  заседания,  явку своего  представителя в судебное  заседание  не  обеспечило,  направило отзыв  на исковое  заявление.  

При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие (часть 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Дело рассмотрено в порядке ст. ст. 123,156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего  лица,   надлежащим образом уведомленных  о времени и месте судебного заседания. 

Исследовав представленные доказательства, заслушав  представителей истца  и  ответчика,  суд

УСТАНОВИЛ:

Как  установлено  судом   и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания)  по свидетельствам Российской Федерации: № 777413, зарегистрированного   Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 30.09.2020 (дата приоритета 18.02.2019) в отношении, в том числе, услуг 39 класса МКТУ; № 640535 в виде буквенного обозначения «FARFOR» зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 26.12.2017 (дата приоритета 29.08.2016) в отношении, в том числе, услуг 39 класса МКТУ.

Ответчик  предприниматель  ФИО2   на  территории  Республики Башкортостан осуществляет предпринимательскую  деятельность, используя ресторан  доставки   «Радуга Вкуса»,  предоставляющего  услуги  по  доставке  продуктов  питания  через сайт https://radugavkusaufa.ru.

        Основным видом деятельности «Радуга Вкуса» согласно выписке из ЕГРЮЛ является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, предприятие осуществляет доставку блюд японской и европейской кухни.   (ОКВЭД 56.10).

        Одним из дополнительных видом деятельности истца также является деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания (ОКВЭД 56.1).

Истец утверждает, что ответчиком  используется  словесное  обозначение  «фарфор»  в  контекстной  рекламе ресторана доставки «Радуга вкуса» для привлечения на свой сайт  https://radugavkusaufa.ru, где предлагаются к продаже продукты питания, суши, пицца.

По мнению  истца,  данная контекстная реклама является актом  недобросовестной  конкуренции со стороны ответчика, использование ответчиком,  как  рекламодателем фирменного наименования истца в качестве ключевого слова для рекламы собственного товара вводит потребителя в заблуждение. Любой потребитель, который ищет товар по слову «Фарфор суши», ожидает получить в результате поиска конкретный товар, а не категорию товаров,  но по ссылке он приводится к товару конкурента, не имеющему никакого отношения к искомому товару под товарным  знаком «Фарфор». Ответчик,  тем самым, используя обозначение «Фарфор суши» привлекает потенциальных потребителей, ищущих товар под наименованием «Фарфор суши», на свой сайт, содержащий сведения о его деятельности и реализуемых аналогичных однородных товаров, вводя покупателя в заблуждение относительно конкретного товара.

Ссылаясь  на  то, что  разрешение  на  использование спорных товарных  знаков  у ответчика отсутствует, а  также  на то что,  использование  данного  знака  в  контекстной рекламе  нарушает  исключительное  право  истца  на   этот  товарный  знак,  данная контекстная реклама направлена на причинение убытков и нанесение ущерба (умаление) деловой репутации истца,  в досудебном порядке урегулировать спор не удалось, истец обратился в арбитражный суд с иском о защите исключительных прав.

Не соглашаясь  с  требованиями  истца,   ответчик  в обосновании своих доводов  указывает, что истцом не доказан факт указания ответчиком товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе.  Вопреки мнению истца, указание товарного знака в качестве ключевого слова не является способом использования исключительного права на фирменное наименование. По утверждению  ответчика,  понятие «ключевого слова» в действующем законодательстве  отсутствует.  С точки  зрения ответчика сам по себе факт введения в поисковой системе в сети "Интернет" ключевого слова не является в силу подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ способом использования исключительного права на товарный знак для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации;  ни один из элементов юридического состава недобросовестной конкуренции истцом не доказан, им  лишь указывается, что ООО «БИГРУПП» и ИП ФИО2 осуществляют сходные виды деятельности.  

Судом  направлялся  запрос  в  адрес  ООО  «Яндекс» о  предоставлении  сведений  о  рекламодателе  (заказчике)  размещения  информации  о сайте htpps://radugavkusaufa.ru/ с  использованием  обозначением «Farfor».  

 Как следует из ответа ООО «Яндекс», рекламные объявления размещались в рамках договора оказания услуг № 74008/17 от 20.10.2017, заключённого между Яндексом и ООО «АДВ-СЕРВИС», а  именно  в сервисе  «Яндекс.Директ»  размещались  рекламные  объявления  с ссылкой  на сайт  в сети  интернет  «radugavkusaufa.ru», обозначение  «farfor»  не использовалось  в текстах  рекламных  объявлений,  а  было указано  в качестве  ключевого слова  при размещении  объявлений. 

ООО «АДВ-сервис» в отзыве на исковое заявление подтвердило наличие договора с ООО «Яндекс», по условиям которого ООО «Яндекс» размещает рекламные материалы  клиентов ООО «АДВ-сервис» через рекламную систему «Яндекс.Директ». Третье  лицо   в  представленном  отзыве  пояснило, что  не является инициатором размещения рекламы,  не определяет получателя рекламных материалов и не изменяет рекламные материалы. 

Исследовав и оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что исковые требования  подлежат отказу в  силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)  гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Кодекса), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Кодекса), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Кодекса).

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом ответчик вправе доказывать выполнение им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков. 

 Из  материалов  дела,  что истцу принадлежат    исключительные права на объекты интеллектуальной деятельности товарные знаки: № 777413, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 30.09.2020 (дата приоритета 18.02.2019) в отношении, в том числе, услуг 39 класса МКТУ и № 640535 в виде буквенного обозначения «FARFOR» зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 26.12.2017 (дата приоритета 29.08.2016) в отношении, в том числе, услуг 39 класса МКТУ.

Из материалов дела следует, что  и у истца и ответчика совпадают виды деятельности:  деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

Как установлено и следует из материалов дела, при вводе слова "фарфор" в поисковую строку сервиса "Яндекс"  среди результатов поиска была обнаружена гиперссылка на страницу интернет-сайта ответчика  https://radugavkusaufa.ru.

В данном случае сходное с товарным знаком истца обозначение использовалось в качестве ключевого слова для поиска информации в сети "Интернет", что по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы.

При этом на сайте ответчика https://radugavkusaufa.ru, посредством которого осуществляется его деятельность, отсутствует упоминание обозначения «FARFOR».

В судебном заседании представитель истца также подтвердил данное обстоятельство. По мнению  истца,  данная контекстная реклама является актом  недобросовестной  конкуренции со стороны ответчика, использование ответчиком,  как  рекламодателем товарного знака истца в качестве ключевого слова для рекламы собственного товара вводит потребителя в заблуждение.

Как разъяснено в пункте 172 Постановления N 10, использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции.

Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

Однако само по себе включение обозначения, совпадающего с товарным знаком либо с фирменным наименованием хозяйствующего субъекта-конкурента, при оформлении контекстной рекламы не может рассматриваться как использование средства индивидуализации в смысле положений ГК РФ, поскольку данное действие не направлено на индивидуализацию собственных товаров (услуг).

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров.

По смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09 по делу N А45-15761/2008-8/270.

В случае, если в результате использования в качестве ключевых слов товарных знаков, фирменных наименований либо коммерческих обозначений, помимо сайта правообладателя, пользователю демонстрируются ссылки контекстной рекламы, прямо указывающие на то, что объектом рекламирования являются товары/услуги иного лица, нежели правообладатель обозначения, введенного пользователем в строку поиска, и указанная ссылка ведет на сайт иного хозяйствующего субъекта-конкурента данного правообладателя, такие действия не влекут смешения указанных лиц либо их товаров.

Возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо на сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации. Например, к этому может приводить последовательное перечисление в тексте рекламного объявления двух фирменных наименований либо коммерческих обозначений (правообладателя и предполагаемого нарушителя) без уточнения о том, что это различные организации, реализующие одни и те же товары (услуги), особенно в случае, если указанные обозначения имеют общие элементы.

Суд  считает  необходимым  отметить,   что ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих, при этом потребителю не известны настройки выданных результатов поиска. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Таким образом, по общему правилу, использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением. Если же товарный знак размещен в самом рекламном объявлении, то такое использование может быть признано нарушением исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Как уже было указано на сайте https://radugavkusaufa.ru  отсутствовали какие-либо сходные либо тождественные товарному знаку истца обозначения.

Вывод истца о том, что в рассматриваемом случае использование без согласия правообладателя товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, учитывая, что в самом объявлении товарный знак не используется, является нарушением исключительного права на этот товарный знак, следует признать ошибочным, основанным на неправильном применении нормы материального права.

Вместе с тем такое использование товарного знака может быть признано актом недобросовестной конкуренции при условии доказанности необходимой совокупности ее признаков.

С учетом изложенного,  суд  признает  доводы  истца необоснованными,  в связи с чем  исковые  требования   удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца  за  необоснованностью  заявленных  требований в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru  или Суда по интеллектуальным правам  http://ipc.arbitr.ru.

Судья Л.М. Тагирова