ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

«

Дело № А64-2059/2018

город Воронеж

04» июля 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2019 года  Постановление в полном объеме изготовлено 04 июля 2019 года  

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Ушаковой И.В., 

судей Кораблевой Г.Н.,  

 ФИО1, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,  

при участии:  

от индивидуального предпринимателя ФИО3:  представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в  материалах дела;  

от общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ»: представитель  не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах  дела;  

от индивидуального предпринимателя ФИО4:  представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в  материалах дела;  

от общества с ограниченной ответственностью «Лада-Маркет»:  представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в  материалах дела;  

от общества с ограниченной ответственностью «ДОРТРЕЙД»: представитель  не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах  дела;  

от общества с ограниченной ответственностью «Авента-Инфо»:  представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в  материалах дела;  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (ОГРН  1085053002495, ИНН 5053055450) на решение Арбитражного суда  Тамбовской области от 18.12.2018 по делу № А64-2059/2018 (судья Белоусов  И.И.) по иску общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ»  (ОГРН 1085053002495, ИНН 5053055450) к индивидуальному  предпринимателю Хлебникову Сергею Евгеньевичу (ОГРН  304682933000691, ИНН 682900001939) о взыскании 200 000 руб. 00 коп.,  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Лада-Маркет»  (ОГРН: 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью  «ДОРТРЕЙД», индивидуальный предприниматель ФИО4 (ОГРНИП 312505305500019, ИНН 

<

***>), общество с  ограниченной ответственностью «Авента-Инфо» (ОГРН1037702034480, ИНН  

<

***>),   

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (далее –  ООО «РУСМАШ», истец) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской  области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее - ИП ФИО3, ответчик) о взыскании 200 000 руб.  компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,  зарегистрированный под № 473042 (размещенный на упаковке товара  «Автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобиля ВАЗ»), 600  руб. - расходы по приобретению контрафактного товара, 27 руб. 50 коп. –  расходы по оплате почтовых услуг.  

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены  ООО «Лада-Маркет», ООО «ДОРТРЕЙД», ИП ФИО4, ООО «Авента-Инфо».  

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 18.12.2018 с ИП  ФИО3 в пользу ООО «РУСМАШ» взыскано 10 000 руб. -  компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,  зарегистрированный под № 473042 (размещенный на упаковке товара  «Автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобиля ВАЗ»), 600  руб. - расходы по приобретению контрафактного товара, 27 руб. – расходы  по оплате почтовых услуг и 350 руб. - судебные расходы по уплате  государственной пошлины. В остальной части исковых требований отказано,  судебные расходы отнесены на истца.  

Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его  незаконность и необоснованность, ООО «РУСМАШ» обратилось в суд  апелляционной инстанции с жалобой, в которой просило обжалуемое  решение отменить, принять по делу новый судебный акт, которым  удовлетворить заявленные исковые требования в полном объеме.  

Истец не согласен с решением Арбитражного суда Тамбовской области  в части изменения исковых требований истца, снижения размера заявленной  суммы компенсации и, как следствие, пропорционального взыскания  понесенных судебных издержек.  

По мнению заявителя апелляционной жалобы, арбитражный суд  первой инстанции необоснованно исключил из доказательств истца  лицензионный договор № 2 от 01.03.2016, являющийся обоснованием расчета  компенсации по иску.  

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы ИП ФИО4 в  представленном отзыве на апелляционную жалобу истца поддержал  правовую позицию истца в полном объеме.  

Рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось, сторонам  предлагалось представить в суд доказательства стоимости права  использования товарного знака № 473042.  

В настоящее судебное заседание суда апелляционной инстанции  стороны и третьи лица явку полномочных представителей не обеспечили.  

Через электронный сервис «Мой Арбитр» от ИП ФИО3  поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие  ответчика.  

Учитывая наличие в материалах дела доказательств надлежащего  извещения указанных лиц о месте и времени судебного заседания,  апелляционная жалоба была рассмотрена в отсутствие их представителей в  порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  пункта 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от  17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального  закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный  процессуальный кодекс Российской Федерации».  

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев  дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва  на нее, считает необходимым решение суда первой инстанции оставить без  изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Из материалов дела усматривается, что ООО «РУСМАШ» является  обладателем исключительных прав на товарный знак представляющий из  себя словесно-графическое обозначение «РУСМАШ»: свидетельство  Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и  товарным знакам на товарный знак № 473042 (Класс МКТУ 12).  

29.09.2016 в магазине «Автозапчасти», расположенном по адресу:  Тамбовская обл., пос. Строитель, Цнинский сельсовет, ул. Придорожная, д.  25Б, в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ИП  ФИО3, представителем истца приобретен у ответчика товар  «Автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобиля ВАЗ»  упаковка которого содержит изображение сходное до степени смешения с  

принадлежащим истцу товарным знаком № 473042 (словестно-графическое  обозначение «РУСМАШ»).  

В подтверждение факта розничной продажи ответчиком указанного  товара истцом представлены товарный чек от 29.06.2016 (содержащий  идентификационные реквизиты ответчика с указанием: наименование товара  – «натяжитель цепи 2101/автомат/«ПИЛОТ», кол-во – 1 шт., цена – «600,00».,  сумма – «600,00»); кассовый чек на сумму 600 руб. (содержащий  идентификационные реквизиты ответчика); видеозапись.  

Факт розничной продажи указанного товара ответчиком не отрицается.  

На упаковке товара «Автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для  автомобиля ВАЗ» так же была размещена имитация «специального  защитного стикера», изготавливаемого ООО «Авента-Инфо» по  заключенному с ООО «РУСМАШ» договору № Д/08/АИ-11 от 22.09.2011 и  предоставляющего потребителям возможность осуществлять проверку  подлинности выпущенной в обращение продукции путем направления  запроса («CMC») и получения ответа от операторов сотовой связи.  

Согласно представленным ООО «Авента-Инфо» сведениям «о  проверке кода 105577223512082, содержащегося на приобретенной у  ответчика упаковке товара «Автоматический натяжитель цепи «PILOT»  производства ООО«РУСМАШ»: «На основании сведений, содержащихся в  Базе данных Системы бренд-контроля «DAT» запрос проверки кода  105577223512082 путем отправки SMS на номер 3888, на который был  получен ответ: «Код проверялся 392 раза! ВНИМАНИЕ! ПОДДЕЛКА!», был  осуществлен 02.11.2016, в 19:05:44 часов по московскому времени с номера  телефона 

<

***>. Информация подтверждается скриншотом из  электронного журнала проверок Системы бренд-контроля «DAT».  

Полагая, что ИП ФИО3 нарушены исключительные права  истца на указанный товарный знак, определив размер компенсации в  соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ  на основании лицензионного договора от 01.03.2016 № 2 (далее - договор от  01.03.2016 № 2), заключенного с ИП ФИО4, которому истцом была  предоставлена неисключительная лицензия использования товарного знака  по свидетельству Российской Федерации № 473042 в отношении товаров 12- го класса МКТУ на срок до 13.09.2021 на территории Российской Федерации  (зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности  26.05.2016 за № РД0198781), ООО «РУСМАШ» обратилось в арбитражный  суд с рассматриваемыми требованиями.  

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого  зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право использования товарного знака в соответствии со  статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом  (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может  распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе  использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным  

знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых  товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате  такого использования возникнет вероятность смешения.  

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин  или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации  (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство  по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на  результат интеллектуальной деятельности или на средство  индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса РФ), если нормами ГК  РФ не предусмотрено иное.  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без  согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных  настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование  способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое  использование осуществляется без согласия правообладателя, является  незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом,  другими законами, за исключением случаев, когда использование результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами  иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим  Кодексом.  

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце 2 пункта 59  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса  Российской Федерации» (далее - постановление от 23.04.2019 № 10),  компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при  этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их  размер.  

Представленными истцом в материалы дела доказательствами  подтверждается факт реализации ответчиком товара «Автоматический  натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобиля ВАЗ» упаковка которого  содержит изображение сходное до степени смешения с принадлежащим  истцу товарным знаком № 473042 (словестно-графическое обозначение  «РУСМАШ»)- без приобретения ответчиком в установленном законом  порядке прав на использование данного товарного знака.  

Доказательств наличия у ответчика права на использование товарного  знака, зарегистрированного под № 473042, не представлено.  

Таким образом, нарушение ответчиком принадлежащих истцу  исключительных прав на товарный знак в форме распространения товара  доказано и не опровергнуто ответчиком.  

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, сводятся к несогласию  заявителя с порядком определения и размером компенсации, присужденной  судом первой инстанции за допущенное ответчиком нарушение  исключительного права на упомянутый товарный знак.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ  товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены  товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение,  являются контрафактными.  

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ  правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом  Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право  выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от  нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.  

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель  вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в  подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, а также до  вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы  компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не  изменяются.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной  практики по делам, связанным с разрешением споров о защите  интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при определении размера  подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе  изменять вид компенсации, избранный правообладателем.  

Аналогичная позиция изложена в пункте 59 постановления от  23.04.2019 № 10, согласно которому при заявлении требований о взыскании  компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета  суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301,  подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах  1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а  также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета  суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не  изменяются.  

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы  компенсации.  

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации,  изложенной в пункте 47 указанного Обзора, суд определяет размер  компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами  доказательств.  

Следовательно, в рассматриваемом случае при определении размера  компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515  Гражданского кодекса РФ необходимо установить по какой цене обычно  истцом предоставляется право использования товарного знака, и исходя из  

двукратного размера стоимости такого использования, определить размер  компенсации.  

Как установлено судом, истец в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи  1515 Гражданского кодекса РФ в обоснование заявленных требований  представил заключенный между ним и третьим лицом лицензионный  договор № 2 от 01.03.2016, по которому истец предоставил третьему лицу -  ФИО4 на срок до 13.09.2021 неисключительную лицензию на  территории Российской Федерации на использование товарных знаков по  свидетельствам № 473042 (зарегистрирован 17.10.2012) и № 561554  (зарегистрирован 11.01.2016) в отношении всех товаров 12 класса МКТУ  (пункты 1.2, 2.1, 10.3).  

Согласно пунктам 3.1 – 3.3 договора лицензиат обязуется использовать  товарный знак лицензиара на согласованных сторонами образцах товара  лицензиата; лицензиат обязан обеспечить соответствие качества  изготавливаемых товаров, на которых он помещает лицензионный товарный  знак, требованиям к качеству, устанавливаемых Техническими регламентами  на изготавливаемые товары и всем требованиям государственных органов  Российской Федерации; качество товаров, изготавливаемых лицензиатом,  должна быть не ниже качества товаров лицензиара. Согласно пункту 3.9  договора лицензиат вправе наносить товарный знак на производимые и  реализуемые лицензиатом рекламные материалы и материалы  информационного характера, связанные с реализуемым лицензиатом  товаром.  

Из материалов дела следует, что суд первой инстанции, критически  оценив лицензионный договор от 01.03.2016 № 2, пришел к выводу о том, что  данный договор не является надлежащим доказательством стоимости права  использования упомянутого товарного знака ввиду того, что заключен между  аффилированными лицами, в связи с чем самостоятельно изменил порядок  определения размера компенсации.  

Согласно разъяснениям, данным в пункте 73 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении  части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»  использование результатов интеллектуальной деятельности и средств  индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например,  выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства,  производство товаров с нанесением товарного знака по договору с  правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и  не требует заключения лицензионного договора.  

Поскольку истцом не был доказан факт использования спорного  товарного знака в рамках представленного в материалы дела лицензионного  договора от 01.03.2016 № 2 и не опровергнут факт аффилированности его  сторон, равно как и не представлены иные лицензионные договоры, которые  бы подтверждали стоимость использования спорного товарного знака, либо  

доказывали бы среднерыночную стоимость использования подобных  товарных знаков, стоимость использования товарного знака применительно к  предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ истцом  не доказана.  

По мнению судебной коллегии, заключение лицензионного договора   № 2 от 01.03.2016 безотносительно факта его государственной регистрации  сам по себе в отсутствие доказательств его исполнения не может  подтверждать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за правомерное использование товарного знака.  

В силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  РФ в рассматриваемом споре бремя доказывания соответствия  взыскиваемого размера компенсации стоимости права использования  товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых  обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного  знака, возлагается на истца.  

Вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ бесспорных доказательств,  которые бы подтверждали стоимость права использования товарного знака  для целей применения положений пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, истцом не  представлено.  

Представленный истцом в материалы дела и приобщенный судебной  коллегией в порядке статей 15, 268 АПК РФ отчет об оценке № 18И-11/184А  от 04.12.2018, таким доказательством не является.  

Оценивая указанный отчет об оценке № 18И-11/184А от 04.12.2018 на  предмет его относимости, допустимости, достоверности, суд апелляционной  инстанции соглашается позицией ответчика, изложенной в приобщенных к  материалам дела письменных пояснениях, критически оценивая  представленный отчет.  

При этом, судебной коллегией учтено, что все сведения и данные, на  основании которых производились расчеты, были предоставлены заказчиком  ООО «РУСМАШ», исследование на предмет соответствия бухгалтерских  документов их правильности и действительности экспертом-оценщиком не  проводились.  

С учетом изложенного, судебная коллегия апелляционного суда не  может принять в качестве доказательства, обосновывающего размер  компенсации, предъявленной ко взысканию, отчет об оценке № 18И-11/184А  от 04.12.2018. Иных доказательств истцом в материалы дела не представлено,  ходатайств о проведении по делу судебной экспертизы не заявлено (статьи 9,  65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).  

Вместе с тем доказанность факта нарушения ответчиком  принадлежащего истцу исключительного права является достаточным  основанием для присуждения ему компенсации, которая была определена в  минимальном размере.  

Довод ООО «РУСМАШ» о том, что вышеназванный лицензионный  договор не был признан недействительным или незаключенным и,  

следовательно, подтверждает действительную стоимость использования  права, не может быть признан обоснованным, поскольку реализация и  защита исключительного права на товарный знак предполагает его реальное  использование в целях индивидуализации товаров, работ и услуг при  осуществлении предпринимательской деятельности.  

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного  Суда Российской Федерации от 20.01.2016 по делу № 310-ЭС15-12683.  

Вопреки содержащимся в апелляционной жалобе доводам общества,  суд первой инстанции при определении размера компенсации учел характер  допущенного нарушения, степень вины нарушителя, оценил представленные  истцом и ответчиком доказательства в обоснование разумного и  справедливого размера компенсации по правилам статьи 71 АПК РФ в их  совокупности и взаимной связи, принял во внимание срок и характер  использования ответчиком спорного товарного знака, необходимость  восстановления имущественного положения правообладателя этого  товарного знака и сохранения баланса прав и законных интересов сторон, с  учетом принципов разумности и обоснованности, а также соразмерности  компенсации последствиям нарушения, пришел к выводу о необходимости  снижения размера компенсации до 10 000 руб.  

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия не усматривает  оснований для переоценки выводов суда области в части определения  размера компенсации.  

Апелляционный суд принимает во внимание сложившуюся  правоприменительную практику по делам со схожими фактическими  обстоятельствами, в которых исковые требования общества с учетом  аналогичной доказательственной базы удовлетворены судами частично в  размере 10 000 руб. (определение Верховного Суда Российской Федерации от  15.11.2018 № 308-ЭС18-18884; постановления Суда по Интеллектуальным  правам от 20.03.2019 по делу № А32-12961/2016, от 29.04.2019 по делу   № А53-12723/2018).  

Нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в  силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ  безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено  не было.  

При таких обстоятельствах, решение Арбитражного суда Тамбовской  области от 18.12.2018 следует оставить без изменения, а апелляционную  жалобу - без удовлетворения.  

Расходы по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной  жалобы, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, относятся на ее заявителя и возврату либо возмещению не  подлежат.  

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Тамбовской области от 18.12.2018 по делу   № А64-2059/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества  с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может  быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок  через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Председательствующий судья И.В. Ушакова 

Судьи Г.Н. Кораблева  

ФИО1