ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула                                                                                                        Дело № А54-3645/2016

20АП-2748/2019

20АП-2870/2019

Резолютивная часть постановления объявлена     08.07.2019 

Постановление изготовлено в полном объеме      15.07.2019

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего  судьи Тучковой О.Г., судей Волковой Ю.А., Сентюриной И.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, при участии от общества с ограниченной ответственностью «Европа» –  ФИО2 (доверенность от 03.04.2019 № 1), от общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Наследие» – ФИО3 (паспорт, приказ от 21.03.2016), рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ставропольского края апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Европа» и общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Наследие» на решение  Арбитражного суда  Рязанской области от 04.03.2019  по делу №  А54-3645/2016 (судья Медведева О.М.),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" (

<

...>; ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Европа" (

<

...>; ОГРН 

<

***>) о признании использования словесного обозначения "Наследие" нарушением исключительных прав на товарный знак "Наследие квартал на Преображенской" по свидетельству Российской Федерации № 540326 и товарный знак "Наследие" по свидетельству Российской Федерации № 540327; о запрете использовать словесное обозначение "Наследие" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, в рекламе, на вывесках, а также в сети Интернет; о понуждении удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "Наследие", в том числе с документации, рекламы, вывесок; о понуждении опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодичном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность"; о взыскании компенсации за нарушение права на товарные знаки "Наследие на Преображенской" и "Наследие" в размере 6 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 02.12.2016 по делу №А54-3645/2016, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017, использование словесного обозначения "Наследие" обществом "Европа" признано нарушением исключительных прав Юридического агентства "Наследие" на товарный знак "Наследие квартал на Преображенской" по свидетельству Российской Федерации № 5403263 и товарный знак "Наследие" по свидетельству Российской Федерации № 540327; обществу "Европа" запрещено использовать словесное обозначение "Наследие" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, рекламе, на вывесках, а также в сети "Интернет"; суд обязал общество "Европа" удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 540326 и № 540327 словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "Наследие", в том числе с документации, рекламы, вывесок, и опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность"; с общества "Европа" в пользу агентства взысканы компенсация в размере 500 000 рублей и расходы по оплате услуг эксперта в размере 1 666 руб. 67 коп.; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 решение Арбитражного суда Рязанской области от 02.12.2016 по делу № А54-3645/2016 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу №А54-3645/2016 (с учетом определения об исправлении опечатки от 26.12.2017) суд признал использование словесного обозначения "Наследие" ООО "Европа" нарушением исключительных прав ООО Юридическое агентство "Наследие" на товарный знак "Наследие квартал на Преображенской" по свидетельству № 540326 и товарный знак "Наследие" по свидетельству № 540327; запретил ООО "Европа" использовать словесное обозначение "Наследие"; обязал ООО "Европа" удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам №540326 и №540327 словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "Наследие"; обязать ООО "Европа" опубликовать решение суда в журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность". 

В удовлетворении иска в остальной части отказано.

С ООО "Европа" в пользу ООО Юридическое агентство "Наследие" взысканы расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 16 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 12 000 руб., расходы по оплате апелляционной жалобы в сумме 1200 руб. 

Суд 28.12.2017 вынес решение о взыскании с ООО "Европа" в доход федерального бюджета Российской Федерации расходов по оплате государственной пошлины в сумме 12 000 руб.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2018 решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2018 решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2018 по делу №А54-3645/2016 отменены в части отказа во взыскании компенсации. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

Решением суда от 04.03.2019 исковые требования удовлетворены частично.                     С ООО "Европа" в пользу ООО Юридическое агентство "Наследие" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в сумме 800 000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 53 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы 3 000 руб. В остальной части требования отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец и ответчик обратились в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами. В апелляционной жалобе ООО Юридическое агентство "Наследие" просит решение суда от 04.03.2019 отменить, принять по делу новый судебный акт. В апелляционной жалобе ООО "Европа" просит изменить обжалуемое решение в части снижения размера компенсации до 300 000, исходя из стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, дополнений к ним, заслушав пояснения представителей сторон, явившихся в судебное заседание, Двадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, ООО Юридическое агентство "Наследие" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "Наследие квартал на Преображенской" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 540326 с датой приоритета от 11.06.2013, срок действия регистрации до 11.06.2023, заявка                     № 2013719556, в отношении товаров (услуг) 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л.д. 29-30).

Также ООО Юридическое агентство "Наследие" является правообладателем товарного знака "Наследие" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания)               № 540327 с датой приоритета от 28.11.2013, срок действия регистрации до 28.11.2023, заявка № 2013741176, в отношении товаров (услуг) 36 класса Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л.д. 31).

Истцу 02.06.2016 стало известно об использовании ответчиком словесного элемента "Наследие", тождественного товарному знаку "Наследие" и сходного до степени смешения с товарным знаком "Наследие квартал на Преображенской", при строительстве жилого комплекса "Наследие" путем размещения на официальном сайте ответчика www.nasledie.marmax.ru и на рекламных конструкции информации, предназначенной для неопределенного круга лиц, о жилом комплексе "Наследие". Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра электронного документа от 02.06.2016 (т. 1 л.д. 35-53), фотографиями (т. 2, л.д. 76).

Истец направил ответчику претензию с требование о выплате компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащих истцу, в размере                        6 000 000 руб.

В ответ на указанную претензию ответчик направил истцу письмо от 17.06.2016             № 19 (т. 1 л.д. 58-59), в котором указал на недоказанность факта нарушения ответчиком прав истца, в связи с этим требования о выплате компенсации ответчик считает незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком словесного элемента "Наследие" в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 540326, 540327, истец обратился в арбитражный суд с иском.

Поскольку решение Арбитражного суда Рязанской области было направлено судом кассационной инстанции на новое рассмотрение только в части взыскания компенсации, суд первой инстанции рассмотрел только исковые требования в указанной части.

Вынося обжалуемый судебный акт, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

Правоотношения истца и ответчика, связанные с защитой исключительных прав, регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим   закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности ООО Юридическое агентство "Наследие" исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) "Наследие квартал на Преображенской" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 540326 с датой приоритета от 11.06.2013, срок действия регистрации до 11.06.2023, заявка № 2013719556, в отношении товаров (услуг) 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг, а также права на товарный знак "Наследие" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 540327 с датой приоритета от 28.11.2013, срок действия регистрации до 28.11.2023, заявка № 2013741176, в отношении товаров (услуг) 36 класса Международной классификации товаров и услуг подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

Незаконное использование ответчиком при строительстве жилого комплекса "Наследие" словесного элемента "Наследие" в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 540326, 540327, правообладателем которых является ООО Юридическое агентство "Наследие", подтверждается материалами дела, а именно, протоколом осмотра электронного документа от 02.06.2016 (т. 1 л.д.35- 53), фотографиями (т. 2 л.д. 76), проектной декларацией, адвокатским запросом от 14.11.2017 №1114/17, ответом от 16.11.2017, договорами на размещение рекламы (т. 5, л.д. 22-64), фото рекламных материалов и иными доказательствами.

Доказательств, подтверждающих передачу истцом ответчику исключительных права на использование спорных товарных знаков, в материалы дела не представлено.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу № А54-3645/2016 установлено, что словесное обозначение "Наследие", используемое ответчиком при строительстве жилого комплекса "Наследие", является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 540327, № 540326.

В силу пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Ответчик не представил доказательств, опровергающих факт совершения им действий, нарушающих исключительные права истца, равно как и доказательств, подтверждающих наличие у него права на использование спорных товарных знаков, принадлежащих истцу.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся  в  пункте 43.4  постановления N 5/29, правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в полномочия суда, с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров (либо права использования) и (или) тех количественных показателей, из которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

Обращаясь с требованием о взыскании компенсации, истец сослался на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и определил размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 6 000 000 рублей (двойная стоимость права использования товарного знака по лицензионному соглашению от 01.07.2015 о предоставлении исключительного права на товарный знак "Наследие квартал на Преображенской", заключенному истцом с открытым акционерным обществом "ИРТ").

В пункте 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что лицензионный договор может предусматривать: предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

В силу пункта 2 статьи 1236 ГК РФ если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной). В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов (пункт 3 статьи 1236 ГК РФ).

В пункте 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Судом установлено, что условия указанного лицензионного соглашения предусматривают, наряду с исключительной лицензией, предоставление неисключительной лицензии на части территории Российской Федерации, в том числе - на территории Рязанской области.

Проанализировав условия заключенного лицензионного соглашения от 01.07.2015, с учетом положений статей 421, 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимая во внимание указание Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 21.06.2018 по настоящему делу, суд области пришел к верному выводу о том, что указанное соглашение является смешанным договором, которым предусмотрена исключительная лицензия на использование товарного знака "Наследие квартал на Преображенской" на территории г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и простая (неисключительная) лицензия на остальной территории Российской Федерации, в том числе в г. Рязани и Рязанской области.

Довод ответчика о том, что товарный знак, указанный в лицензионном соглашении "Наследие квартал на Преображенской" и обозначение "Наследие", используемое ООО "Европа", совпадают лишь одним словом, судом области обоснованно отклонено, поскольку не может повлиять на такой критерий, как цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, так как товарный знак № 540326 "Наследие квартал на Преображенской" и обозначение "Наследие" являются семантически сходными до степени смешения. Данное обстоятельство подтверждено представленными в дело доказательствами и решением суда по рассматриваемому делу.

В качестве доказательства, подтверждающего рыночную стоимость прав использования исключительного права на товарные знаки с общим охраняемым элементов - "Наследие", на основе простой (неисключительной) лицензии, истцом представлен отчет №10-04-2018 от 16.04.2018, выполненный ООО Центр профессиональной оценки "Актив". По итогам проведенной оценки оценщик               ФИО4 пришла к выводу, что рыночная стоимость прав использования исключительного права на товарные знаки с общим охраняемым элементом - "Наследие", на основе простой (неисключительной) лицензии в год составляет с учетом округления (без учета НДС) 1 075 000 руб.

Ответчик, в свою очередь, представил консультационное заключение №09-17/02з от 18.09.2017, подготовленное ООО "Оценка и экспертиза". Исследование проводилось с целью ответа на вопрос: "Определить рыночную стоимость права пользования товарным знаком (знаком обслуживания) "Наследие. Квартал на Преображенской" по свидетельству № 540326 для целей установления размера лицензионного вознаграждения с учетом имеющегося лицензионного договора на использование товарного знака. Стоимость права пользования определяется на текущую дату, в отношении объекта: строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Согласно выводам данного заключения, рыночная стоимость права пользования товарным знаком (знаком обслуживания) "Наследие. Квартал на Преображенской" по  свидетельству №540326  для  целей  установления   размера  лицензионного вознаграждения с учетом имеющегося лицензионного договора на использование товарного знака. Стоимость права пользования определяется на текущую дату, в отношении объекта: строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, по состоянию на 15.09.2017 года составляет (с учетом округления до целых): 436 023 руб.

Оценив и проанализировав представленные сторонами заключения в подтверждение рыночной стоимости прав использования исключительного права на товарные знаки истца, суд области пришел к обоснованному выводу о том, что в данном случае необходимо руководствоваться отчетом от 16.04.2018 № 10-04-2018, поскольку объектом его оценки были, в том числе, спорные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 540326 и № 540327. Консультационное заключение от 18.09.2017 № 09-17/02з, представленное ответчиком, выполнено в отношении определения рыночной стоимости права пользования только одним товарным знаком -№540326, в связи с этим оно не может быть принято судом в качестве надлежащего и допустимого доказательства по заявленным требованиям. Более того, в указанном заключении имеется привязка к конкретному объекту - жилому дому, что в рассматриваемом случае не допустимо.

Поскольку при обращении с иском ООО Юридическое агентство "Наследие" избрало вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Ответчиком заявлено о снижении размера компенсации. При снижении компенсации ООО "Европа" просило учесть географические критерии и экономическую специфику субъектов, в которых истцом предоставлена исключительная лицензия по соглашению от 01.07.2015. Кроме того, ответчик отмечает, что строительство ООО "Европа" жилого комплекса не могло повлечь существенных убытков для правообладателя; нарушение не носило грубый характер; ответчиком ранее не совершалось действий, направленных на нарушение исключительных прав истца.

Рассмотрев доводы ответчика, суд области пришел к верному выводу о наличии оснований для уменьшения размера компенсации ввиду отсутствия в материалах дела доказательств причинения истцу вероятных убытков, указанное обстоятельсво является одним из критериев, влияющих на определение размера компенсации (пункт 43.3 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Реализация судом установленного законом права на уменьшение заявленного к взысканию размера компенсации исходя из принципов ее разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения должна соотноситься с необходимостью обеспечения восстановления имущественного положения правообладателя, то есть с необходимостью приведения правообладателя в такое имущественное положение, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно; организационно-правовая форма нарушителя, его имущественное положение, основные виды осуществляемой им деятельности и степень их доходности не могут быть приняты судом во внимание в целях оценки фактических обстоятельств на предмет наличия оснований для уменьшения заявленной ко взысканию суммы компенсации; в этих целях значимыми могут быть признаны исключительно обстоятельства, характеризующие имевшее место событие нарушения исключительных прав правообладателя и наступившие (либо вероятные) последствия такого нарушения.

Апелляционная коллегия соглашается с выводом суда области о том, что избранный истцом вид компенсации не ограничивает право суда снижать размер компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса, поскольку согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Пунктом 4 статьи 1515 Кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), ввиду чего выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).

Компенсация по своей правовой природе должна носить компенсационный характер и быть направлена не столько на наказание правонарушителя, сколько на восстановление нарушенного права правообладателя.

С учетом степени вины ответчика, характера и последствий нарушения, отсутствия доказательств и расчетов убытков истца вследствие действий ответчика, принимая во внимание, что ответчиком ранее не совершалось действий, направленных на нарушение исключительных прав истца, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов, которые бы не возникли у правообладателя при отсутствии нарушения, суд области правомерно снизил размер компенсации до 800 000 руб.

Таким образом, исковые требования в части взыскания компенсации удовлетворены в сумме 800 000 руб., в удовлетворении остальной части требований обоснованно отказано.

В апелляционной жалобе ООО «Европа» возражает против размера взысканной компенсации. Полагает его завышенным с учетом того, что истец не доказал наличие каких-либо убытков в результате неправомерного использования товарного знака ответчиком, в материалах дела отсутствуют доказательства признака неоднократности совершенного правонарушения со стороны ответчика. Полагает, что отчет об оценке, представленный истцом не может иметь доказательственного значения и быть положен в основу судебного решения, поскольку содержит фактические ошибки. Считает, что суд неправомерно руководствовался при вынесении судебного акта отчетом истца. В обоснование своей правовой позиции ссылается на положения постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № А08-8185/2016 от 12.12.2017. По мнению ООО «Европа», суд первой инстанции не принял во внимание обстоятельство деятельности сторон в разных регионах Российской Федерации. Считает расчет истца в 6 000 000 руб. чрезмерным, а стоимость использования спорного товарного знака – завышенной и несоответствующей рынку, ссылаясь на судебную практику. Согласно представленному контррасчету полагает адекватной совершенному правонарушению компенсацию в размере 300 000 руб. По мнению апеллянта, в данном деле присутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления № 28 основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела – одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

В апелляционной жалобе ООО Юридическое агентство "Наследие" возражает против уменьшения размера взысканной компенсации с 6 000 000 руб. до 800 000 руб. По мнению апеллянта, согласившись с доводами истца в обжалуемом акте, суд первой инстанции фактически подтвердил правомерность требуемой истцом компенсации. Полагает, что ответчиком не было представлено доказательств необходимости снижения размера компенсации, а также доказательств прекращения использования словесного обозначения «Наследие» в своей деятельности. Считает, что суд первой инстанции необоснованно ссылается на степень вины ответчика, характер и последствия нарушения. Поддерживает ранее заявленные требования о взыскании компенсации в размере 6 000 000 руб.

Доводы апелляционных жалоб судом апелляционной инстанции отклоняются как необоснованные, направленные на немотивированное несогласие с выводами суда области, основанными на нормах действующего законодательства  и обстоятельствах дела.

Суд первой инстанции обосновано руководствовался отчетом от 16.04.2018 №10-04-2018, поскольку объектом его оценки были, в том числе, спорные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №540326 и №540327.

Судом первой инстанции правомерно установлено, что условия указанного лицензионного соглашения от 01.07.2015 предусматривают, наряду с исключительной лицензией, предоставление неисключительной лицензии на части территории Российской Федерации, в том числе - на территории Рязанской области. Проанализировав условия заключенного лицензионного соглашения от 01.07.2015, с учетом положений статей 421, 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимая во внимание указание Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 21.06.2018 по настоящему делу, суд пришел к верному выводу о том, что указанное соглашение является смешанным договором, которым предусмотрена исключительная лицензия на использование товарного знака "Наследие квартал на Преображенской" на территории г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и простая (неисключительная) лицензия - на остальной территории Российской Федерации, в том числе в г. Рязани и Рязанской области.

Лицензионным соглашением от 01.07.2015 установлена оплата в размере                  1 000 000 (одного миллиона) рублей в год. Согласно отчету от 16.04.2018 №10-04-2018 рыночная стоимость прав использования исключительного права на товарные знаки с общим охраняемым элементом - «Наследие» на основе простой (неисключительной) лицензии составляет 1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) рублей.

При этом указанный отчет содержит следующее допущение: «Поскольку объекты интеллектуальной собственности объединены общим охраняемым элементом -«Наследие», то стоимость прав использования, на условиях простой неисключительной лицензии, установлена как для одного знака, так и для нескольких (в рамках одной лицензии) и является одинаковой в связи с общим охраняемым элементом (п. 10, стр. 8).

В связи с этим, довод ООО «Европа» о том, что принадлежность средств индивидуализации одному правообладателю является условием для снижения размера компенсации (со ссылкой на постановление Конституционного Суда от 13.12.2016                          № 28-П) является необоснованным. Истец не увеличивал размер требуемой компенсации в зависимости от количества товарных знаков, права на использование которых были нарушены.

Относительно возможности снижения размера требуемой компенсации суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии в рассматриваемом споре оснований для снижения размера компенсации до 300 000 руб..

Доводы апелляционных жалоб не опровергают правомерность и обоснованность выводов суда первой инстанции, в связи с этим не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.03.2019 по делу № А54-3645/2016 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

         Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам               в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                                                                                  О.Г. Тучкова

Судьи                                                                                                                 Ю.А. Волкова      

                                                                                                                            И.Г. Сентюрина