Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-208938/16-51-2098

город Москва

12 апреля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 марта 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 12 апреля 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛТРИ" (190020, 

<

...>, ЛИТ.М, ПОМ.13Н, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации 20.03.2001)

к 1) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТО.НИК" (194044, 

<

...>, ЛИТЕР.Л, ПОМ.1-Н, КОМН.125, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации 15.11.2005) 

2) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО-ФАРМ" (117246, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации 15.10.2003)

о запрете ответчикам использовать обозначение "КОНЦЕПТ", "МИКС" сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри, о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 631940 с ответчика №1, о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 665642 с ответчика №1

при участии:

от истца: ФИО2 по дов. от 11.11.2016.Родионов М.Ю. по дов. от 11.11.2016

от ответчика: ООО «ОРТО НИК»: ФИО3 по дов. от 09.11.2018

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "МАЛТРИ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ОРТО.НИК" (ответчик 1) и обществу с ограниченной ответственностью "НЕО-ФАРМ" (ответчик 2) о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, Истец производит и продает ортопедические изделия для российского рынка с 2003 года. 

С 2005 года в линейку продукции истца входят ортопедические стельки под обозначением со словесными элементами "ORTO CONCEPT" и "ORTO Mix". Это подтверждается регистрационным удостоверением, выданным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и таможенной декларацией от 2005 года.

Ортопедические стельки истца приобрели репутацию на рынке ортопедических изделий и с момента выхода ортопедических стелек под обозначением "ORTO CONCEPT" до 18.09.2018 было продано 493 174 пар стелек на общую сумму 277 023 850, 31 рублей и ортопедических стелек "ORTO Mix" - 301 712 пар стелек на общую сумму 230 724 949, 06 рублей, что для специализированного рынка ортопедических изделий является значительным (приложение 2).

Обозначения  и   зарегистрированы на имя истца в качестве товарных знаков: 

•по свидетельству Российской Федерации №631940, дата регистрации - 09.10.2017, дата приоритета 20.01.2017;

•по свидетельству Российской Федерации №665642, дата регистрации - 03.08.2018, дата приоритета - 27.04.2018.

Товары, для которых товарные знаки истца зарегистрированы – стельки ортопедические 10 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Свидетельства на указанные товарные знаки прилагаются к исковому заявлению (приложение 3). 

Ответчик 1 производит и вводит в гражданский оборот на территории РФ аналогичную продукцию – ортопедические стельки - и использует для индивидуализации этих товаров обозначение со словесным элементом "КОНЦЕПТ" и "МИКС". Данное обстоятельно подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 25.08.2018, зарегистрированным в реестре под номером 77/374-н/77-2018-1-419 (приложение 4). Из протокола следует, что нотариусом была приобретена продукция ответчика 1 - стельки ортопедические - под обозначениями "КОНЦЕПТ" и "МИКС". На обратной стороне упаковки указана информация об ответчике 1 как об изготовителе указанных товаров.

Кроме того, информация о товарах ответчика - ортопедических стельках "КОНЦЕПТ" и "МИКС" представлена на интернет-сайте с доменным именем ortonik.ru (приложение 5),  администратором которого является ответчик 1, что подтверждается ответом регистратора доменных имен АО "РСИЦ" (RUcenter) №772-С от 28.02.2018 (приложение 6). В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 №2011-18/81, администратор домена (пользователь, на имя которого зарегистрирован домен) как лицо, заключившее договор о регистрации домена, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. Именно это лицо несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

Ответчик 2 осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами и медицинскими изделиями через сеть аптек "НеоФарм", которые находятся, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. В одной из аптек ответчика 2 были приобретены стельки ответчика 1, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В силу статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак осуществляется для индивидуализации товаров путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как указано в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 №482, далее – Правила) и в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, далее – Методические рекомендации), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункты 41 и 3 соответственно).

Согласно пункту 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В Методических рекомендациях также указано на то, что формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения; общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Элементы "CONCEPT" и "MIX" в товарных знаках истца и используемые ответчиком 1 слова "КОНЦЕПТ" и "МИКС" являются сильными, несмотря на использование вместе с ними иных элементов. Эти обозначения «называют» товар.

По графическому критерию товарные знаки истца сходны с обозначениями ответчика 1 в силу использования стандартного шрифта, заглавных букв, практически совпадающих по количеству. Кроме того, при сравнении словесных товарных знаков графический критерий имеет вспомогательное значение, поскольку при воспроизведении на слух (например, в радиорекламе) потребитель не может отличить графику, но может сопоставить фонетику и семантику.

Фонетически товарные знаки истца и используемые ответчиком 1 обозначения имеют крайне высокое сходство: все они звучат как "концепт" и "микс".

Сравниваемые элементы обладают идентичной семантикой: "КОНЦЕПТ" является транслитерацией слова "CONCEPT", а "МИКС" транслитерацией слова "MIX" и его точным переводом с разных языков на русский. Следовательно, в сравниваемые обозначения заложена одна и та же семантика.

Слова "CONCEPT" и "MIX", которым фонетически и семантически тождественны используемые ответчиками обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИКС", входят в состав товарного знака истца в качестве охраняемых элементов, при этом одним из признаков сходства является вхождение одного обозначения в другое (пункт 42 Правил, пункты 4.2.1.1-4.2.1.2 Методических рекомендаций).

Таким образом, используемые ответчиками обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИКС" имеют единое смысловое и звуковое значение с товарными знаками истца, а также обладают высоким сходством графическому критерию. В связи с этим упомянутые обозначения ассоциируются с упомянутыми товарными знаками истца в целом, а значит, сравниваемые обозначения сходны до степени смешения.

Обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИКС" используются ответчиками в отношении товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца

Товарные знаки истца зарегистрированы и фактически используются для ортопедических стелек. Ответчик 1 также использует обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИКС" только для ортопедических стелек. 

Таким образом, сравниваемые обозначения используются для идентичных товаров, которые имеют одно и то же назначение, а значит, ориентированы на одних и тех же потребителей, представлены в одних и тех же магазинах. При этом правовая охрана товарных знаков истца действует именно в отношении товаров - стелек ортопедических, относящихся к 10 классу МКТУ.

Кроме того, необходимо обратить внимание также на то обстоятельство, что ортопедические стельки ответчика 1, маркируемые обозначениями "КОНЦЕПТ" и "МИКС", по медицинским показаниям полностью соответствуют разновидностям идентичных товаров истца, реализуемых под товарными знаками "ORTO CONCEPT" и "ORTO MIX, а именно, предназначены для применения при плоскостопии (стельки "КОНЦЕПТ") и для профилактики при интенсивных нагрузках, в т. ч. спортивных занятиях (стельки "МИКС").  Данное обстоятельство, по нашему мнению, дополнительно усиливает опасность смешения продукции истца и ответчика 1. 

В результате использования ответчиком 1 ключевых элементов в товарных знаках истца "КОНЦЕПТ" и "МИКС" для стелек потребители могут быть ведены в заблуждение относительно изготовителя товара

Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №3691/2006 указано, что для признания сходства достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя.

Как отмечено в пункте 3 Методических рекомендаций, при идентичности товаров, а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения сходных обозначений, используемых для индивидуализации товаров. 

Риск смешения усиливается следующими обстоятельствами:

1)товары истца и ответчика 1 представлены в одних и тех же магазинах и регионах;

2)товары истца и ответчика 1 относятся к одной ценовой категории;

3)товары истца давно присутствуют на рынке и за это время приобрели репутацию среди потребителей;

4)иные производители ортопедических стелек кроме ответчика 1 не используют обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИКС".

Суд считает, что используемые ответчиком обозначения являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца по звуковому, визуальному и смысловому признаку. Доказательств обратного ответчиками в материалы дела не представлено.

Судом отклоняются довод ответчика 1 о том, что слова "МИКС" и "КОНЦЕПТ" описательные, поэтому соответствующие части товарных знаков не должны охраняться. В подтверждение этого ответчик 1 ссылается на то, что истец называл спорные товарные знаки описательными в ходе экспертизы при регистрации товарных знаков. Этот довод ответчика 1 не соответствуют материалам дела. Из ответа на запрос экспертизы следует, что истец не считает слова "ORTO" и "MIX" описательными, поскольку они не содержат какой-либо характеристики товара. 

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1386 ГК РФ, описательным элементам не предоставляется правовая охрана, но они могут быть включены в товарный знак как неохраняемые. Неохраняемые элементы указываются в графе 526 реестра товарных знаков в соответствии с Приложением N 2 к Положению об официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров", утв. приказом Роспатента от 08.11.2016 N 176 "Об утверждении Положения об официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров". В реестре товарных знаков не указано, что в состав товарных знаков № 631940 и 665642 включены неохраняемые элементы. 

В графе 540 реестра товарных знаков приводится воспроизведение товарного знака, как указано в Приложении N 2 к Положению об официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров", утв. приказом Роспатента от 08.11.2016 N 176 "Об утверждении Положения об официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров". В данном случае в реестре указано  и  . 

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Таким образом, все элементы товарных знаков истца, являются охраняемыми.

Ответчик 1 указывает на то, что элементы "MIX" и "CONCEPT" товарных знаков истца являются описательными. Таким образом, ответчик 1, по сути, оспаривает наличие правовой охраны у этих слов, то есть оспаривает действие товарных знаков в этой части.

С учетом изложенного суд считает возможным удовлетворить требование истца о запрете ответчикам использовать обозначение "КОНЦЕПТ", "МИКС" сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри при изготовлении, рекламировании, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 10 Международной классификации товаров и услуг – стельки ортопедические.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 1 компенсации в размере 2 000 000 руб.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак. По смыслу данной нормы в случае нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой исключительного права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 43.3 Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ № 5/29 от 26.03.2009 разъяснено, что суд при рассмотрении дел о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного соответствующей статьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец требует компенсации ответчиком нарушенного права в размере 1 000 000 руб. за каждый товарный знак, однако, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным уменьшить сумму компенсации до 500 000 руб. за каждый товарный знак.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 106, 110, 123, 167-170, 176 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Запретить ООО "Орто.Ник"  использовать обозначение "КОНЦЕПТ", сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри"  по свидетельству Российской Федерации №631940, при изготовлении, рекламировании, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 10 Международной классификации товаров и услуг – стельки ортопедические.

Запретить ООО "Орто.Ник"  использовать обозначение "МИКС", сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри" по свидетельству Российской Федерации №665642, при изготовлении, рекламировании, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 10 Международной классификации товаров и услуг – стельки ортопедические. 

Запретить ООО "НЕО-ФАРМ"  использовать обозначение "КОНЦЕПТ", сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри" по свидетельству Российской Федерации №631940, при предложении к продаже товаров 10 Международной классификации товаров и услуг – стельки ортопедические. 

Запретить ООО "НЕО-ФАРМ"  использовать обозначение "МИКС", сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри"  по свидетельству Российской Федерации №665642, при предложении к продаже товаров 10 Международной классификации товаров и услуг – стельки ортопедические. 

Взыскать с ООО « НЕО-ФАРМ» в пользу ООО «МАЛТРИ» расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 руб.

Взыскать с ООО «ОРТО.НИК.» в пользу ООО «МАЛТРИ» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак № 631940 в размере 500 000 руб.10 коп., за нарушение исключительного права на товарный знак № 665642 в размере 500 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 35 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:    В. И. Крикунова