№ 09АП-64950/2023

Дело № А40-234211/22

г. Москва

29 ноября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 21 ноября 2023 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 29 ноября 2023 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.В. Валюшкиной, 

судей Б.В. Стешана, Е.А. Ким,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Д. Лященко, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Любовь и сладости" и «Карт Бланш Гритингс Лимитед» (CARTE BLANCHE GREETINGS LIMITED) на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.08.2023 по делу № А40-234211/22,

принятое по иску Carte blanche greetings limited к Обществу с ограниченной ответственностью "Любовь и сладости" о взыскании денежных средств,

третье лицо: Стив Морт-Хилл,

при участии в судебном заседании представителей

истца: ФИО1 по доверенности от 10.02.2022,

ответчика: ФИО2 по доверенности от 20.12.2021, 

 

у с т а н о в и л:

Carte Blanche Greetings Limited (Карт Бланш Гритингс Лимитед) обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Любовь и сладости» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на персонаж ФИО3 (Tatty Teddy Me to you) в размере 2 430 208 руб., расходов на нотариальные действия в размере 48 000 руб.

            Решением арбитражного суда от 11.08.2023 исковое заявление удовлетворено в части взыскания с ответчика компенсации в сумме 243 020,80 руб., судебных издержек 4 800 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано. 

            Истец и ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, в порядке ст. 257 АПК РФ в установленный законом срок обратились в арбитражный суд с апелляционными жалобами. 

            В судебном заседании представитель истца по делу поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям, просил решение суда изменить в части размера компенсации, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика, представил в материалы дела отзыв. 

            В судебном заседании представитель ответчика по делу поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям, просил решение суда отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы истца, представил в материалы дела отзыв.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о производстве по апелляционной жалобе путем размещения определения суда в сети Интернет и направления почтовой корреспонденции.

            Заслушав представителей участвующих в деле лиц, исследовав в полном объеме и оценив в совокупности документы, имеющиеся в материалах дела, доводы апелляционных жалоб и отзывов, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения суда. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем исключительного права на персонаж ФИО3 (Tatty Teddy Me to you). Право истца на персонажа подтверждается: аффидевитом ФИО4 с нотариальным переводом и аффидевитом Стива Морт-Хилла с приложением и переводом.

Как стало известно истцу, общество с ограниченной ответственностью «Любовь и сладости» производит, предлагает к продаже через свой сайт https://loveandsweets.ru/, а также реализует кондитерскую продукцию с использованием персонажа ФИО3 (Tatty Teddy Me to you).

Нарушения исключительного права осуществлялись ответчиком по следующим ссылкам:

- https://loveandsweets.ru/catalog/tortik-milyy-mishka/ (стр. 51, 53, 54, 82 нотариального протокола от 27.07.2021);

- https://loveandsweets.ru/catalog/tort-serebryanyy-s-minutkoy/(стр. 41, 43 нотариального протокола от 27.07.2021).

Указанные обстоятельства подтверждаются нотариальным протоколом осмотра веб-сайта https://loveandsweets.ru/от 27.07.2021; нотариальным протоколом совершения нотариального действия по осмотру реализованной ответчиком продукции от 02.08.2021; скриншотами интернет страниц сайта https://loveandsweets.ru/ от 14.09.2021; видеозаписью осмотра интернет страниц сайта https://loveandsweets.ru/ от 14.09.2021; скриншотами аккаунта «love_and_sweets» в «Instagram» от 28.12.2021; скриншотом страниц от 24.11.2021; фотографиями заказанного торта от 05.10.2021; скриншотами страниц от 18.08.2022; вещественным доказательством, полученным в ходе оформления заказа на сайте https://loveandsweets.ru/.

В процессе нотариального осмотра веб-сайта от 27.07.2021 произведен заказ продукции https://loveandsweets.ru/catalog/tortik-milyy-mishka/, 02.08.2021 заказанная продукция доставлена нотариусу, вследствие чего составлен протокол совершения нотариального действия по осмотру реализованной ответчиком продукции.

В результате совершенных действий, истцом получен экземпляр спорного товара с использованием персонажа, кроме того, на упаковке продукции расположен логотип ответчика «Любовь и сладости» как компании, ответственной за производство.

Совершая указанные действия, ответчик допустил нарушения исключительного права истца, выразившиеся в производстве, предложении к продаже и реализации спорного товара с использованием персонажа. Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав.

В связи с указанным, истец полагает возможным оценить размер компенсации за данные нарушения в размере 2 430 208 руб., исходя из двукратной стоимости права в размере 20 000 долларов США по курсу 60,7552 руб.

Неисполнение ответчиком досудебной претензии послужило поводом для обращения истцом в суд с заявленными требованиями.

При рассмотрении дела суд первой инстанции установил, что ответчик не представил суду достаточных и допустимых доказательств соблюдения авторского законодательства. Ответчик допустил нарушение исключительных прав истца в форме производства с целью введения в гражданский оборот, предложения к продаже и продажи кондитерских изделий, содержащих воспроизведение персонажа Tatty Teddy, а также доведение указанных кондитерских изделий до всеобщего сведения в сети Интернет.

Согласно статье 5 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1224 о присоединении к названной Конвенции), Всемирной конвенцией об авторском праве (заключена в Женеве 06.09.1952, вступила в действие для СССР 27.05.1973), участниками которой являются Российская Федерации, Великобритания, и статье 1256 ГК РФ произведениям, созданным в Великобритании, предоставляется такой же режим правовой охраны, как и российским объектам авторского права.

ФИО5 Уиллиса содержит иллюстрации персонажей произведения изобразительного искусства – медвежонка Ми Ту Ю и персонажей Блю Ноуз Френдс, руководство по использованию корпоративного стиля. В соответствии с п. 3 аффидевита компания является единственным всемирным владельцем всех авторских прав, распространяющихся на все последующие рисунки, иллюстрации, игрушки, сувениры и персонажи медвежонка Ми Ту Ю (серый медвежонок с синим носом и заплаткой) и персонажи Блю Ноуз Френдс. Компания владеет и контролирует все исключительные права на рисунки, иллюстрации, игрушки, сувениры и персонажи медвежонка Ми Ту Ю и персонажи Блю Ноуз Френдс по всему миру, вне зависимости от размера, одежды, фона, поз, формы выражения и т.д.

Владельцем исключительных прав на существующие рисунки, иллюстрации и персонажи является компания.

Трудовым договором, заключенным между компанией Карт Бланш Гритингс Лимитед и художником Стивом Морт-Хиллом, предусмотрено, что все исключительные права на иллюстрации медвежонка Tatty Teddy, созданные работником в рамках исполнения трудовых обязанностей, принадлежат работодателю. В соответствии с параграфом 17 Договора все авторские права на изображения и дизайн мишек «Ми ту ю», созданные с 27.11.2000 по настоящее время принадлежат компании Карт Бланш Гритингс Лтд.

Поскольку Стив Морт-Хилл указан на экземпляре книги «Удивительная история Тэтти Тедди»/«Серый мишка с голубым носом» в качестве автора иллюстраций к этому литературному произведению, он признается автором изображения рассматриваемого персонажа, пока не доказано иное (п.1 ст.15 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, заключенной 09.09.1886), а потому доказательства передачи этим лицом истцу прав на изображенный персонаж (на основании заключенного трудового договора) сами по себе являются достаточными для подтверждения исключительных прав истца.

Суд первой инстанции отклонил довод ответчика о том, что истцом не определен объект интеллектуальной собственности.

Истцом указано, что ответчику вменяется нарушение исключительных прав на персонажа произведения изобразительного искусства. 

В соответствии с п. 7 ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

Согласно п. 82 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» с учетом пункта 3 статьи 1259 ГК РФ, согласно которому охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др. Не любое действующее лицо произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 ГК РФ.

В аффидевите ФИО4 в рамках руководства по использованию корпоративного стиля представлено описание персонажа. Согласно описанию на стр. 54 Руководств уникальными особенностями медвежонка «Тэтти Тедди» являются овальный нос, густая короткая шерсть, маленькие близко посаженные глазки, пропорции и характерное расположение его черт, брюшко и типичная сидячая поза, квадратная заплатка на правой части головы с характерными стежками, овальные заплатки на задних (нижних) лапах с характерными стежками. Соответственно персонаж обладает индивидуализирующими признаками и является охраноспособным.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что фигурка, размещенная на кондитерском изделии ответчика, воспроизводит все основные черты персонажа, наделяющие его различительной способностью: округлая голова медведя с густой короткой шерстью с двумя ушами в верхней части головы, две овальных лапы, овальная морда, овальный нос на морде, два маленьких близко посаженных глаза над мордой, квадратная заплатка на правой части головы с характерными стежками, овальные заплатки на задних (нижних) лапах с 8 характерными стежками, квадратная заплатка на правой стороне туловища с характерными стежками.

Таким образом, изображение, воплощенное в реализованном ответчиком товаре, является производным произведением, созданным путем переработки персонажа произведения (части произведения).

Учитывая изложенное, суд первой инстанции счел доказанным наличие (обладание) соответствующих исключительных авторских прав на рассматриваемое произведение, а также факт их нарушения ответчиком.

Разрешая вопрос о компенсации, суд первой инстанции пришел к выводу о чрезмерности предъявленной истцом суммы, судом также дана оценка представленным истцом лицензионным договорам и сделан вывод о том, что лицензионный договор, заключенный в отношении использования совокупности объектов, не может подтверждать обоснованность компенсации за использование одного персонажа, как в рассматриваемом случае.

В связи с изложенным, суд для целей снижения компенсации принял во внимание количество видов кондитерских изделий, производимых ответчиком, количество видов лицензионных изделий, долю ежемесячного вознаграждения, приходящегося на категорию лицензируемых объектов, а также продолжительность вменяемого ответчику объема использования в 24 месяца, и счел обоснованной компенсацию в сумме 243 020,80 рублей. Судом также присуждены судебные издержки в сумме 4 800 руб.

В обоснование апелляционной жалобы истец указывает, что суд неправильно применил положения п.5 ст. 1235, п. 3 ст. 1301, разделив паушальный платеж на количество категорий товаров; судом допущены ошибки при расчете компенсации по избранной им формуле.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что суд ошибочно счел доказанным факт наличия у истца исключительного права на объекты, не относящиеся к предмету спора, основываясь на недостаточных и неотносимых доказательствах; суд рассмотрел спор по иным основаниям и предмету, нежели указанные истцом в исковом заявлении, поскольку разрешил вопрос о наличии у истца исключительного права не на спорный персонаж, а на иные произведения (иллюстрации), существующие в объективной форме изображений; представленные истцом аффидевиты являются неотносимыми к предмету спора доказательствами, поскольку содержат сведения о создании и распоряжении исключительными правами на иные объекты авторского права (изображения), нежели персонаж произведения «Удивительная история Тэтти Тедди» /«Серый мишка с голубым носом», являющегося, как установлено судом, литературным произведением (текстом); вывод суда о том, что истец приобрел исключительные права на изображение персонажа у третьего лица по трудовому договору, не является достаточным для вывода о наличии у истца исключительного права на сам персонаж как часть литературного произведения, поскольку по смыслу пп.1, 7 ст. 1259 ГК РФ персонаж и его изображение признаются различными, самостоятельными объектами авторского права; в отсутствие доказательств наличия у истца исключительного права на персонаж, в защиту которого подан иск по данному делу, у суда отсутствовали основания для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации, с учетом того, что данный способ защиты согласно ст.ст. 1254,1301 ГК РФ применяется только для защиты прав правообладателя или исключительного лицензиата.

Суд отклоняет приведенные доводы апелляционных жалоб, поскольку они направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, оснований для которой суд апелляционной инстанции не усматривает. 

Вопреки доводам ответчика, судом первой инстанции установлено наличие прав на объект, на защиту которого направлены исковые требования. 

Предметом исковых требований является персонаж – медвежонок Tatty Teddy. В обоснование наличия исключительных прав на спорный персонаж истец в материалы дела представил:

аффидевит Стива Морт-Хилла (Steve Mort-Hill) от 26.02.2015 (Приложение №2 к иску), в котором содержится экземпляр литературного произведения «Удивительная история Тэтти Тедди»/«Серый мишка с голубым носом». На обложке книги, являющейся неотъемлемой частью аффидевита, указано, что автором иллюстраций является Стив Морт-Хилл. Действующее законодательство предусматривает возникновение презумпции авторства в случае, если лицо указано в качестве автора на экземпляре произведения. Согласно условиям трудового договора, все исключительные права переданы Компании; 

аффидевит ФИО4 (John Antony Willis), согласно которому «компания является единственным всемирным владельцем всех авторских прав, распространяющихся на все последующие рисунки, иллюстрации, игрушки, сувениры и персонажи медвежонка Ми Ту Ю (серый медвежонок с синим носом и заплаткой) и персонажи Блю Ноуз Френдс. Компания владеет и контролирует все исключительные права на рисунки, иллюстрации, игрушки, сувениры и персонажи медвежонка Ми Ту Ю и персонажи Блю Ноуз Френдс по всему миру, вне зависимости от размера, одежды, фона, поз, формы выражения и т.д.». Владельцем исключительных прав на существующие рисунки, иллюстрации и персонажи является Компания («г-н Пейн переуступил нам в дальнейшем все свои права, включая авторские права на все сопутствующие работы» стр. 58 аффидевита).

Из представленных документов следует, что истец является единственным законным владельцем всех исключительных прав на медвежонка Tatty Teddy и его дальнейшие интерпретации.

Более того, факт принадлежности истцу авторских прав на спорный персонаж был предметом рассмотрения в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, которыми установлено, что представленные аффидевиты подтверждают наличие прав у истца на персонаж.

По инициативе ответчика к участию в деле было привлечено третье лицо – автор Стив Морт-Хилл, от которого получено и представлено в материалы дела письменное мнение по иску. Стив Морт-Хилл своим письмом подтверждает, что в рамках исполнения трудовых обязанностей все исключительные права переданы компании истца. Автором также изложено мнение по существу нарушения: «мишки на тортах, предлагаемых к продаже на сайте ответчика, являются ближайшей копией и воспроизведением медвежонка Татти Тэдди… Все существенные черты, формирующие образ медвежонка Татти Тэдди, сохранены, в том числе заплатка под ухом, точное количество стежков (8), голубой нос, черные близко посаженные глаза, заплатка над лапой на теле мишки.

Таким образом, представленными в материалы дела документами опровергаются доводы ответчика о том, что истец не представил надлежащих доказательств правообладания спорным персонажем и нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Вопреки доводам апелляционной жалобы истца о размере компенсации, суд первой инстанции проанализировал лицензионные договоры и пришел к обоснованному выводу о том, что указанная в них стоимость передачи прав не может служить основанием для расчета компенсации за допущенное ответчиком нарушение в отношении одного персонажа.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. 

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации. 

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства. 

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Суд первой инстанции при определении размера компенсации руководствовался приведенными разъяснениями высшей судебной инстанции и для целей снижения компенсации принял во внимание количество видов кондитерских изделий, производимых ответчиком, количество видов лицензионных изделий, долю ежемесячного вознаграждения, приходящегося на категорию лицензируемых объектов, а также продолжительность вменяемого ответчику объема использования в 24 месяца.

Суд апелляционной инстанции не усматривает противоречий в выводах суда первой инстанции и ошибок при расчете компенсации.

При таких обстоятельствах, оснований для переоценки выводов относительно присужденного судом размера компенсации суд апелляционной инстанции не усматривает.

            Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, нарушений норм материального и процессуального права, в том числе на основании ч. 4 ст. 270 АПК РФ, не выявлено, в связи с чем апелляционные жалобы по изложенным в них доводам удовлетворению не подлежат.

            В связи с отказом в удовлетворении апелляционных жалоб судебные расходы по уплате государственной пошлины при их подаче в силу ст. 110 АПК РФ относятся на заявителей. 

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд     

 

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2023 по делу № А40-234211/22 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья                                                                          В.В. Валюшкина

 

Судьи:                                                                                                                              Б.В. Стешан

 

                                                                                                                     Е.А. Ким