ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А82-8969/2022

г. Киров

26 декабря 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 декабря 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Овечкиной Е.А.,

судейМалых Е.Г., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

при участии в судебном заседании посредством веб-конференции представителей:

от истца – ФИО3 по доверенности от  04.05.2023 № 039/73/2023-ДОВ, 

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 13.03.2023,

от третьего лица (ФИО5) - ФИО4 по доверенности от 13.09.2023 №  76 АБ 2150198,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой»

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 28.09.2023 по делу № А82-8969/2022

по исковому заявлению акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Лакокраска-Я» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третьи лица: ФИО5, общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Спецэмаль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Спецэмаль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 500 000 рублей 00 копеек,

установил:

акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» (далее – истец, правообладатель, заявитель, податель жалобы, Институт, АО «НИКИМТ-Атомстрой») обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Лакокраска-Я» (далее – ответчик, Общество, ООО «Лакокраска-Я») о взыскании 500 000 рублей 00 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» № 439290 в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также расходов по уплате государственной пошлины.

Требования иска основаны на положениях 1229, 1233, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), разъяснениях пункта 55, 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) и мотивированы неправомерным использованием товарного знака истца ответчиком.

В деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, участвуют  ФИО5 (далее – ФИО5), общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Спецэмаль» (далее – ООО «НПФ «Спецэмаль»), общество с ограниченной ответственностью «Спецэмаль» (далее – ООО «Спецэмаль»; далее также – третьи лица).

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 19.11.2022, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 31.01.2023, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2023 решение Арбитражного суда Ярославской области от 19.11.2022 по делу № А82-8969/2022 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31.01.2023 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 28.09.2023 исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу правообладателя взыскано 100 000 рублей 00 копеек компенсации, а также 2 600 рублей 00 копеек в возмещение расходов по уплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что размещенная на сайте ответчика информация вызывает ложное представление о производителе товара. Истец разрешение на использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» для целей коммерческого предложения товара к реализации не давал, использование ответчиком товарного знака истца является нарушением исключительным прав истца на товарный знак. При определении размера компенсации суд первой инстанции учел, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принял решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Приняв во внимание, что ответчик добровольно прекратил использование спорного товарного знака истца, характер допущенного нарушения, учтя, что нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер, в отсутствие доказательств причинения значительных убытков истцу, а также тот факт, что заявленный размер компенсации не должен служить неосновательным обогащением истца за счет ответчика, суд первой инстанции посчитал соразмерной допущенному нарушению прав истца компенсацию в размере 100 000 рублей 00 копеек.

АО «НИКИМТ-Атомстрой» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой и дополнением к ней, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей 00 копеек.

Податель жалобы не согласен с размером взысканной компенсации, полагает, что суд первой инстанции не учел длительность использования ответчиком товарного знака (не менее 7 месяцев), что ответчик не прекратил нарушение прав истца добровольно; по аналогичным делам суды взыскивали в с ответчиков пользу истца 200 000 рублей 00 копеек компенсации. Отмечает, что на странице 4, 5 решения арбитражный суд неправильно указал словесное обозначение товарного знака. 

ООО «Лакокраска-Я» и ФИО5 в отзыве на апелляционную жалобу ссылаются на то, что Общество представило документы в подтверждение факта наличия у ответчика легально введенного в оборот товара на момент обнаружения истцом размещения на сайте Общества товарного знака истца. Указали, что картинка товара носила декоративный характер; что ответчик не производит лакокрасочные изделия. Ответчик просит уменьшить размер компенсации, а также поддерживает ранее изложенную позицию относительно незаконности использования товарного знака.

Подробнее позиции участников процесса изложены письменно.

ООО «НПФ «Спецэмаль», ООО «Спецэмаль» отзывы на апелляционную жалобу не представили.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 09.11.2023 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10.11.2023 в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны и третьи лица надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

В судебном заседании представители участников спора поддержали свои позиции, изложенные в письменном виде, ответили на вопросы суда и друг друга.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ судебное заседание апелляционного суда рассмотрено в отсутствие представителей ООО «НПФ «Спецэмаль», ООО «Спецэмаль».

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ, а также с учетом разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции».

Как следует из материалов дела, АО «НИКИМТ-Атомстрой» по свидетельству от 16.06.2011 является правообладателем товарного знака № 439290 «ЭПОФЕНИПЛЕН».

ОООО «НПФ «Спецэмаль» на основании лицензионного договора от 07.11.2012 № 80974-12 обладало неисключительной лицензией на право использования товарного знака № 439290 на срок до 23.09.2020 на территории Российской Федерации (государственная регистрация договора 15.08.2013 РД0129214).

Общество с ограниченной ответственностью «Аргоф+» (далее – ООО «Аргоф+») обладает неисключительной лицензией на право использования товарного знака № 439290 на срок до 23.09.2030 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров (государственная регистрация 08.02.2021 РД0354117).

В ходе мониторинга сайта ООО «Лакокраска-Я» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» правообладателем обнаружено, что на странице https://www.lakokraska-ya.ru/emal-ep-5285 размещена информация о продукции: эмаль ЭП-5285 «ЭПОФЕНИПЛЕН», содержащая указание на товарный знак.

На указанной странице было указано, что товар «эмаль ЭП-5285 ТУ 95-2184-90 обладает способностью к дезактивации. Приставка к слову ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН это торговая марка, присвоенная АО «НИКИМТ-Атомстрой», что подтверждается заключением о радстойкости. Если у краски ЭП производитель указывает другие технические условия, то эмаль ЭПОФЕНИПЛЕН называться не может».

АО «НИКИМТ-Атомстрой» в претензии от 15.03.2022 № /35/2023-ПРЕТ потребовало от ООО «Лакокраска-Я» прекратить незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, этикетки, упаковку товара, на которых размещен незаконно используемый товарный знак, а также выплатить 500 000 рублей компенсации 00 копеек за незаконное использование товарного знака. 

Письмом от 06.04.2022 исх. № 32/04 ООО «Лакокраска-Я» отклонило требования претензии, отметив, что с целью минования дальнейших ложных восприятий неопределенным кругом лиц Общество полностью исключило отражение товарного знака на своем сайте. 

Неисполнение требований претензии послужило основанием для обращения АО «НИКИМТ-Атомстрой» с иском в суд.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей участников процесса, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В силу статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Подателем жалобы оспаривает только размер компенсации.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В судебном заседании суда первой инстанции представитель истца пояснил, что требование заявлено по подпункту 1 пункту 4 статьи 1515 ГК РФ, а сведения по лицензионному договору приведены им в целом для ориентира.

Как отмечено в пункте 61 Постановление № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно условиям лицензионного договора от 15.12.2012 №  80999-12 закрытое акционерное общество «ПФК Спектр» получило право использовать товарный знак № 439290 в объеме классов МКТУ и перечня товаров и/или услуг: 01 - вещества химические для изготовления красок; 02 - краски, олифы, лаки, защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, красящие вещества; 35 - реклама; 40 - обработка материалов. Лицензиат также имел право применять товарный знак как на товаре и его упаковке, так и на сопроводительной и деловой документации, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Учитывая короткий период времени использования товарного знака, а также, что ответчиком предпринимались попытки прекратить использование знака, так товарный знак был удален из описания ссылки и из текста статьи, но не замечен на изображении, принимая во внимание отсутствие сведений об убытках истца, и реальную реализацию введенных в оборот товаров истца, но негодным способом предложения к продаже, суд апелляционной инстанции не находит оснований не согласиться с размером компенсации, определенным судом первой инстанции.

Оснований для еще большего снижения ее размера апелляционная инстанция также не усматривает.

Ссылки сторон на иные судебные акты по аналогичным делам, не имеют правового значения, поскольку размер компенсации определяется судом в каждом конкретном случае применительно к фактическим обстоятельствам дела.

Ссылка истца на ошибочное указание судом первой инстанции на страницах 4, 5 обжалуемого решения словесного обозначения «ЛАКОКРАСКА-Я», апелляционным судом отклоняется, поскольку такое указание не является ошибочным, на изображении товара, как видно на скриншоте сайта (т.1, л.д.17, 33) действительно размещено указанное судом первой инстанции словесное обозначение.

Именно данное обстоятельство не позволяет, вопреки мнению ответчика, прийти к выводу об исчерпании права истцом, поскольку товар на сайте позиционируется производимым непосредственно ООО «Лакокраска-Я», что предполагается при размещении на самом товаре словесного обозначения «ЛАКОКРАСКА-Я» наряду с указанием товарного знака истца.

Ответчик считает, что в состав продукции наименование (товарный знак) не входило. Между тем на изображении товара указано «ЭМАЛЬ «ЭПОФЕНИПЛЕН». Доводы о том, что изображение выполняло исключительно декоративную функцию, не может быть признано обоснованным, так как для выполнения таких задач не требуется указание на дизайне тары чьих-либо товарных знаков. Словесное обозначение ответчика, размещенное на сайте, имеет приписку «производство и реализация лакокрасочных материалов». Таким образом, допуская размещение на сайте в предложении к продаже товара товарного знака, принадлежащего истцу, ответчик формировал ложное представление о том, что является изготовителем товара. 

Довод ответчика о том, что на скриншоте отражен поисковый запрос, апелляционным судом не принимается. Словосочетания «Эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН купить краску по ТУ 95-2184-90 белую, цветную по оптом от 1 кг от производителя» (скриншот от 11.03.2022), «эмаль ЭП-5285 купить оптом от производителя» (скриншот от 19.05.2022) являются кратким описанием ссылки, которые могут быть добавлены только владельцем сайта путем редактирования HTML с добавлением соответствующих атрибутов.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда Ярославской области по приведенным участниками спора доводам.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. 

Истец заявил о зачете государственной пошлины, возвращенной по делу № А53-2321/2023 в размере 3 300 рублей 60 копеек, уплаченной по платежным поручениям от 29.12.2022 № 41681, от 30.05.2022 № 16689, в счет уплаты государственной пошлины за рассмотрение настоящей апелляционной жалобы.

Оригиналы платежных поручений представлены с заявлением от 29.11.2023.

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ярославской области от 28.09.2023 по делу № А82-8969/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» – без удовлетворения.

Произвести зачет государственной пошлины в размере 3 000 рублей, ранее уплаченной акционерным обществом «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» по платежным поручениям от 29.12.2022 № 41681, от 30.05.2022 № 16689 и присужденной к возврату постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда  от 30 мая 2023 года по делу № А53-2321/2023, в счет уплаты государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» по делу № А82-8969/2022.

Возвратить акционерному обществу «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 300 рублей 60 копеек, уплаченных по платежному поручению от 29.12.2022 № 41681.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                      

Е.А. Овечкина

Судьи         

ФИО6

ФИО1