АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А03-18676/2021

г. Барнаул

11 июля 2023 года

Резолютивная часть решения изготовлена 04 июля 2023 года. Полный текст решения изготовлен 11 июля 2023 года.

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи и системы веб-конференции, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению   

общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск,

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 319774600536931, ИНН: 

<

***>), г. Москва,

к обществу с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Красноярск,

о запрете использования обозначений, сходных с товарным знаком (знаком обслуживания) «Утилитсервис» № 618756, любым образом в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ, указанным при регистрации товарного знака, о взыскании 1 801 400 руб. задолженности, в том числе 100 000 руб. компенсации за допущенное нарушение прав на товарный знак, 1 701 400 руб. роялти-платежа от выручки за 2019, 2020 годы по лицензионному договору № 0305/РФ от 03.05.2018, 

при участии в судебном заседании:

от истца – представитель ФИО3 по доверенности от 06.08.2021, 

от ответчиков – представитель ФИО4 по доверенности от 29.10.2021, ФИО2, 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик 1) и к обществу с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – ответчик 2) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о запрете использования обозначений, сходных с товарным знаком (знаком обслуживания) «Утилитсервис» № 618756, любым образом в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ, указанным при регистрации товарного знака, о взыскании 1 801 400 руб. задолженности, в том числе 100 000 руб. компенсации за допущенное нарушение прав на товарный знак, 1 701 400 руб. роялти-платежа от выручки за 2019, 2020 годы по лицензионному договору № 0305/РФ от 03.05.2018.

Исковые требования обоснованы статьями 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав на товарный знак, принадлежащий истцу.

В последствии, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации уточнил требования и просил взыскать с ответчика ФИО2 200 000 руб., с общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 4 409 400 руб. От требований о запрете использования обозначений, сходных с товарным знаком (знаком обслуживания) «Утилитсервис» № 618756 отказался.   

Ответчики в отзыве на исковое заявление и пояснениях против удовлетворения исковых требований возражали, поскольку истцом не представлено доказательств использования словесного обозначения «Утилитсервис» сходного с указанным товарным знаком истца.

Выслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

07 августа 2017 года истец подал заявку № 2016734672 с приоритетом 19.09.2016 на регистрацию словесного обозначения «Утилитсервис» в качестве товарного знака (знака обслуживания) и 05.06.2017 данный товарный знак был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности под номером № 618756 на имя правообладателя в отношении услуг 40 класса МКТУ «уничтожение мусора и отходов» (далее – товарный знак).

03 мая 2018 года между ООО «Утилитсервис», г. Бийск (лицензиар) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (лицензиат) заключен лицензионный договор № 0305/РФ, по условиям которого лицензиар обязался предоставить лицензиату за вознаграждение и на указанный в договоре срок право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау), при помощи которого лицензиат намерен извлекать прибыль в сфере обезвреживания медицинских отходов классов АБВГ и промышленных отходов  1-4 классов опасности, используя принадлежащие лицензиару исключительные права, являющиеся предметом настоящего договора.

В силу пункта 2.2 в состав секрета производства (ноу-хау), передаваемого в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора, входят в том числе:

2.2.1. основополагающие закономерности и факторы ведения бизнеса по франшизе «Утилитсервис»;

2.2.2. организация, управление бизнесом по франшизе «Утилитсервис»;

2.2.3. методы и технологии оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельности по франшизе «Утилитсервис»;

Согласно пункту 2.3 договора в рамках переданного секрета производства (ноу-хау) лицензиаром, в счет цены договора осуществляется оказание сопутствующих услуг лицензиату, направленных на максимально эффективное использование секрета производства (ноу-хау) лицензиатом, включающее:

2.3.1 обучение лицензиата в течение 5 рабочих дней дистанционно, либо по месту нахождения лицензиара;

2.3.2. Информационные блоки: история компании, ценности, миссия, цели, задачи, знакомство с коллективом, этапы запуска бизнеса по франшизе, терминология, HR, продукт, маркетинг, продажи, финансы и бухгалтерия;

2.3.3 Методы и технологии оказания услуг;

2.3.4 комплексная консультативная и документарная помощь в оформлении разрешительной документации (а именно предоставление проектов документов, необходимых для оформления разрешительной документации и содействие в работе с контролирующими органами);

2.3.5 рекомендуемый список необходимого оборудования с описанием минимально необходимых технических данных. По желанию лицензиат может выбрать оборудование с более высокими техническим характеристиками;

2.3.6. критерии по отбору помещения для офиса и производственной площадки, консультации по поиску места и согласование;

2.3.7. право использования обозначения «Утилитсервис» в предпринимательской деятельности лицензиата;

2.3.8 руководство по использованию фирменного стиля и требования относительно использования товарных знаков и обозначений.

Согласно пункту 2.9 лицензия по настоящему договору выдается лицензиату на открытие 1 (одного) предприятия «Утилитсервис» на территории. В случае, если лицензиат пожелает открыть по настоящей лицензии более 1 (одного) предприятия, стороны договорились заключить об этом отдельный договор, либо дополнительное соглашение к настоящему договору.

В силу пункта 3.2.1 договора лицензиар обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения настоящего договора передать лицензиату техническую и коммерческую документацию, а также иную информацию, составляющую секрет производства (ноу-хау), которая необходима лицензиату для осуществления прав, предоставляемых ему по настоящему договору, в том числе, но не ограничиваясь, программным обеспечением в целях оказания сопутствующих услуг, предусмотренных настоящим договором.

Согласно пункту 4.1.1. договора размер паушального взноса составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

В силу пункта 4.1.3 договора размер ежемесячного роялти – платежа составляет 10 (пятнадцать) % от выручки (с шестого месяца старта работ). Под стартом работ следует понимать начало поступлений денежных средств на расчетный счет лицензиата от заказчиков.

Согласно пункту 8.1 договора настоящий договор заключен на срок, предусмотренный в п.2.5 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2.5 лицензия (ноу-хау) выдается (предоставляется) лицензиату сроком на 5 (пять) лет.

 03.05.2018 между истцом и ответчиком 1 был заключен лицензионный договор № 0305/РФ. В рамках этого договора ответчиком 1 было создано юридическое лицо ответчик 2 с фирменным наименованием общество с ограниченной ответственностью «Утилитсервис», тождественным с товарным знаком истца «Утилитсервис» № 618756 (далее – товарный знак). Фирменное наименование ответчика 2 было изменено 05.08.2022 на общество с ограниченной ответственностью «Утилизация Отходов», поскольку по решению суда от 20.12.2022 по делу № А03 - 17258/2021 вышеуказанный договор был расторгнут, истец уточнил свои исковые требования в части размеров сумм компенсации за продолжающееся незаконное использование ответчиками товарного знака истца и отказался от требований в части запрета использования товарного знака ответчиками. 

Однако после отказа от требований истца в части запрета использования товарного знака выяснилось, что ответчики изменили доменное имя своего сайта на обозначение «utilizserice.ru», которое также по общему восприятию с точки зрения среднего рядового российского потребителя является сходным до степени смешения с товарным знаком.

Так, ответчик 2 активно использовал товарный знак истца «Утилитсервис» № 618756, в том числе на сайте «https://utilizserice.ru/» со сходным с товарным знаком доменным именем (см.: https://utilizserice.ru/), что сами ответчики подтвердили в отзыве на уточненное исковое заявление от 15.06.2023.

Вместе с тем, в отзыве от 15.06.2023 ответчики подтвердили, что за право пользования товарным знаком оплатили только паушальный взнос без оплаты роялти платежей, в размере 10% от выручки, предусмотренная пунктом 4.1.3 договора.

Исходя из вышеизложенного взыскание с ответчика 2 в пользу Истца компенсации за нарушение исключительных прав на Товарный знак «Утилитсервис» № 618756 истец произвел из расчета в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Таким образом, с учетом затяжного и злостного характера нарушения, умышленного и недобросовестного характера действий ответчиков по использованию товарного знака истца «Утилитсервис» № 618756, исчисленный истцом размер компенсации в сумме 4 409 400 руб. с ответчика 2, за нарушение исключительного права на товарный знак истца «Утилитсервис» № 618756 представляется разумным и справедливым, сможет обеспечить превентивную и восстановительную функции.

Являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от ответчик требовалось при данных обстоятельствах, ответчик мог и должен был своевременно принимать меры по прекращению использования товарного знака после того как получил от истца уведомление о расторжении договора в крайнем случае после принятия судом решения суда от 20.12.2022 по делу №А03-17258/2021, в соответствии с которым договор был расторгнут и уже на крайний случай после того как было принято решение суда апелляционной инстанции от 06.04.2023 по делу № А03-17258/2021. 

С 2021 года ответчик 2 понимал, что истец явно был против использования ответчиками товарного знака, выразив однозначный запрет использования товарного знака за пределами договора.

Действуя добросовестно ответчик должен был прекратить любое использование товарного знака за пределами действия договора. 

При этом довод ответчиков, что они не знали, что истец против использования товарного знака, в том числе в сети интернет и в домене официального сайта ответчика 2, в адресе электронной почте ответчика 2 и т.п., не соответствует действительности, поскольку ответчики ещё в досудебной претензии видели требования истца.

Также со ссылкой на запрет использования в домене ответчика 2 был приобщен ответ на Адвокатский запрос исх. № 241-ю/2022 от 21.04.2022.

Также со ссылкой на запрет использования товарного знака в сети интернет истец приобщил протокол осмотра доказательств нотариусом от 21.02.2022, в котором зафиксировано использование товарного знака ответчиком 2.

Довод ответчиков о том, что они удалили информацию с использованием товарного знака противоречит приложенным к отзыву от 15.06.2023 документам по сайту ответчика 2, а также протоколом осмотра доказательств нотариусом от 25.05.2023, которые  указывает на то обстоятельство, что ответчик 2 использует товарный знак истца.

У ответчиков имелись все технические возможности для исполнения всех требований истца и законодательства по запрету использования товарного знака без разрешения правообладателя, однако ответчики в нарушение прав и интересов истца продолжили использовать товарный знак. 

Таким образом, с учетом затяжного, злостного характера нарушения, умышленного и недобросовестного характера действий по продолжающемуся использованию товарного знака истца с целью обеспечения продвижении своих услуг на рынке и получения коммерческой выгоды, в том числе через глобальную сеть интернет со сходным обозначением, в связи с упорным нежеланием пресечь такую незаконную деятельность, размер компенсации заявленный истцом представляется разумным и справедливым, сможет обеспечить превентивную и восстановительную функции. 

Помимо статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, такие действия ответчика нарушают и ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, запрещающей все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятий или продукции. 

Претензии, направленные в адрес ответчиков оставлены без удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи). 

Согласно статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. 

Абзац 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом, ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Предъявляя исковые требования о взыскании денежной компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав, истец должен был доказать суду наличие соответствующих исключительных прав у правообладателя, факт их нарушения действиями ответчика, а также обосновать размер компенсации.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. 

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Истцом представлены доказательства того, что он является правообладателем исключительных прав, а ответчик 2 своими действиями нарушил исключительные права, принадлежащие истцу. 

В рассматриваемом случае размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак определен истцом с ответчика 2 в размере 4 409 400 руб.

Требование истца о взыскании компенсации с ответчика 1 суд считает не подлежащим удовлетворению, поскольку ответчик 1 не использовал незаконно товарный знак.  

Исследовав материалы дела,  и с учетом разъяснений п.п. 62, 64 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10,  суд пришел к выводу, что с учетом характера и последствий нарушения прав истца, всех вышеперечисленных обстоятельств, возможного размера убытков истца вследствие действий ответчика, цены товара, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд находит возможным взыскать с ответчика 2 сумму компенсации в размере 4 409 400 руб.

Данная    сумма   будет   достаточной   для   того,  чтобы   возместить  возможные материальные потери истца вследствие однократного нарушения его исключительных прав ответчиком, а также достаточной для того, чтобы ответчик впредь не нарушал исключительные права истца.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 1 ст. 112 АПК РФ).    

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

отказ от требований о запрете использования обозначений, сходных с товарным знаком (знаком обслуживания) «Утилитсервис» № 618756 принять, прекратить производство по делу в отношении указанных требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 4 409 400 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 36 014 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части, в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 9 033 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                 В.Н. Прохоров