Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-318676/18-134-2494

г. Москва

30 августа 2019 года.

Резолютивная часть решения изготовлена 05 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 30 августа 2019 года. 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чечет Ю.М.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

закрытого акционерного общества «Полимер» (144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 5, ОГРН: 1025007116045)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» (107140 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА КРАСНОПРУДНАЯ ДОМ 12/1СТРОЕНИЕ 1 ЭТ/ПОМ/КОМ 3/15,17/4А, ОГРН: 1067746353730, дата присвоения ОГРН: 09.03.2006, ИНН: 7708592533)

о защите исключительных прав на полезную модель;

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Триэс», Акимов В.П.;

при участии в судебном заседании:

от истца: Ломский С.М. по дов. от 26.09.2019 № 07/26-09; 

от ответчика: Гринкевич А.П. по дов. от 20.03.2019, Михеевский А.И. (паспорт, решение № 5/19 от 20.03.2019), Кудаков А.Д. (паспорт, доверенность № б/н от 28.05.2019); 

от третьего лица ООО «Триэс» - Кривошеев А.Ф. (паспорт, доверенность № б/н от 06.05.2019), Хубларян М.Т. (паспорт, доверенность №б/н от 06.05.2019); 

от третьего лица (Акимова В.П.) – не явился, извещен надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Полимер» (далее также – истец, ЗАО «Полимер») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» (далее также – ответчик, ООО «Перспектива») с требованиями:

- признать полезную модель «Упругая нашпальная прокладка (варианты)», охраняемую патентом № 150662, зависимой от полезной модели «Упругая нашпальная прокладка», защищенной патентом № 104560 ст. 1358.1. ГК РФ; 

- запретить использовать полезную модель «Упругая нашпальная прокладка (варианты)», охраняемую патентом № 150662, являющуюся зависимой от полезной модели «Упругая нашпальная прокладка», защищенной патентом № 104560 без разрешения правообладателя патента на полезную модель № 104560.

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст.ст. 1080, 1225, 1229, 1250, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В обоснование заявленных требований истец указывает на то, что ответчик без согласия правообладателя осуществляет незаконное использование полезной модели «Упругая нашпальная прокладка», правообладателем которой является истец по патенту № 104560.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Триэс», Акимов В.П.

Третье лицо (Акимов В.П.), извещенное надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилось, дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ.  

Ответчик исковые требования не признал согласно доводам, изложенным в отзыве на иск, письменных пояснениях.

В судебное заседание явились представители истца, ответчика и третьего лица (ООО «Триэс»). 

В судебном заседании представителем истца заявлено ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы, в удовлетворении которого судом отказано протокольным определением от 05.08.2019 ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ст. 82 АПК РФ, поскольку суд считает, что дело может быть рассмотрено без назначения экспертизы по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении и письменных пояснениях.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал согласно доводам, изложенным в отзыве на иск и письменных пояснениях.

Представитель третьего лица (ООО «Триэс») дал пояснения согласно представленному письменному отзыву, поддерживал позицию ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к следующим выводам. 

В обоснование заявленных требований истец указывает следующее.

Истец является обладателем исключительного права на полезную модель «Упругая нашпальная прокладка» по патенту Российской Федерации № 104560 (дата приоритета 26.08.2010). 

Формула полезной модели:

«1. Упругая нашпальная прокладка, выполненная с отверстием для прохода крепежного элемента рельсового скрепления и отбортовкой, отличающаяся тем, что отверстие выполнено универсальной формы для прохода шурупа и закладного болта.

2. Упругая нашпальная прокладка по п. 1, отличающаяся тем, что отверстие выполнено прямоугольным.

3. Упругая нашпальная прокладка по п. 2, отличающаяся тем, что отверстие выполнено с шириной, равной 20-50 мм, и с длиной, равной 40-60 мм».

Ответчик является обладателем исключительного права на полезную модель «Упругая нашпальная прокладка (варианты)» по патенту Российской Федерации № 150662 (дата приоритета 23.07.2014). 

Формула полезной модели:

«1. Упругая нашпальная прокладка, состоящая из плоской и наклонной боковой частей, на плоской части которой выполнено отверстие, при этом толщины плоской и наклонной боковой частей имеют одинаковую величину, отличающаяся тем, что углы плоской части выполнены скругленными по радиусу, плоская и наклонная части прокладки по всему периметру выполнены скругленными по радиусу, отверстие имеет форму головки болта для рельсового скрепления, при этом углы отверстия выполнены скругленными по радиусу, а ширина отверстия немногим более ширины головки болта для рельсового скрепления.

2. Упругая нашпальная прокладка по п. 1, отличающаяся тем, что радиус скругления углов плоской поверхности прокладки всегда меньше половины ее ширины.

3. Упругая нашпальная прокладка, состоящая из плоской и наклонной боковой частей, на плоской части которой выполнено отверстие, при этом толщины плоской и наклонной боковой частей имеют разную величину, отличающаяся тем, что углы плоской части выполнены скругленными по радиусу, плоская и наклонная части прокладки по всему периметру выполнены скругленными по радиусу, отверстие имеет форму головки болта для рельсового скрепления, при этом углы отверстия выполнены скругленными по радиусу, а ширина отверстия немногим более ширины головки болта для рельсового скрепления, причем длина плоской части прокладки, имеющая одинаковую толщину, составляет не менее 4/5 общей длины прокладки.

4. Упругая нашпальная прокладка по п. 3, отличающаяся тем, что радиус скругления углов плоской поверхности прокладки всегда меньше половины ее ширины».

На основании данного патента, ответчик производит и реализует на территории Российской Федерации изделия «Прокладка упругая», «Прокладка упругая ЖБР», которые впоследствии, в том числе, направляет «Горновскому заводу спецжелезобетона» для использования (применения) при производстве и ремонте железнодорожных путей, что подтверждается: ответом на запрос о предоставлении документации; транспортной накладной от 16.04.2018; паспортом качества № 053 от 09.04.2018 для Прокладки упругой II ТС-002; паспортом качества № 053 от 09.04.2018 для Прокладки упругой II ТС-003.

Согласно экспертному заключению от 28.01.2017, составленному Моховым Евгением Валерьевичем, в полезной модели «Упругая нашпальная прокладка (варианты) по патенту Российской Федерации № 150662 использована полезная модель «Упругая нашпальная прокладка») по патенту № 104560, при этом полезная модель «Упругая нашпальная прокладка (варианты)» по патенту № 150662 является зависимой от полезной модели «Упругая нашпальная прокладка» по патенту № 104560.

При этом, патентообладатель (истец) не давал какого-либо разрешения ответчику на использование исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий ЗАО «Полимер», в том числе в изделиях, которые производятся ООО «Перспектива» и предлагаются к продаже, реализуются ответчиком,  а также хранятся с этой целью на территории Российской Федерации.

По утверждению истца, производство и реализация изделий с применением технологии описанной в патенте на полезную модель № 104560, в соответствии с ч. 2 ст. 1358 ГК, признается использованием полезной модели.

Досудебные претензии истца о прекращении незаконного использования оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения.

Полагая, что ответчиком нарушаются исключительные права истца на полезную модель истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно ч. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, при этом он может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно абз. 2 и 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами (ст. 1345 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно статье 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В соответствии с ч. 1 ст.1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

В силу положений п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса российской Федерации. 

Если в спорном продукте отсутствует хотя бы один признак из приведенных в независимом пункте формулы, то отсутствует факт использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право на полезную модель.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, изложенных сторонами объяснений, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Так, по утверждению истца, ЗАО «Полимер» является обладателем исключительного права на полезную модель «Упругая нашпальная прокладка» по патенту Российской Федерации № 104560 (дата приоритета 26.08.2010). 

Вместе с тем, данное утверждение истца не соответствует действительности, поскольку патентообладателем полезной модели по патенту Российской Федерации № 104560 является физическое лицо Акимов Владимир Павлович, который одновременно является Генеральным директором и учредителем истца, ЗАО «Полимер».

Как следует из патента № 104560 между Акимовым В.П. и ЗАО «Полимер» был заключен лицензионный договор, дата и номер государственной регистрации договора: 26.03.2012 № РД0096640.

15.11.2016 в данный договор были внесены изменения, дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор: 15.11.2016 № РД 210287 изменен вид лицензии на исключительную. Лицензиат вправе без согласия лицензиара заключать сублицензионные договоры.

Вместе стем, ООО «Перспектива» является обладателем исключительных прав на полезную модель по патенту № 150662 «Упругая нашпальная прокладка (варианты)». Исключительные права на полезную модель № 150662 «Упругая нашпальная прокладка (варианты)» перешли к ООО «Перспектива» от ООО «Триэс» по договору об отчуждении исключительного права на полезные модели от 19.07.2017, дата государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права 07.12.2017 № РД0238890.

Как следует из материалов дела, Акимов В.П. обратился в Савеловский районный суд города Москвы с иском к ООО «Триэс» о защите исключительного права на полезную модель по патенту № 104560. В обоснование заявленных исковых требований Акимов В.П. указывал, что он является правообладателем патента РФ № 104560 на полезную модель «Упругая нашпальная прокладка» с началом срок действия 26.08.2010, при этом ООО «Триэс» незаконно использует полезную модель истца при производстве и реализации изделий «Упругая нашпальная прокладка» по патенту № 150662 с применением технологии описанной в патенте на полезную модель № 104560.

Решением Савеловского районного суда города Москвы от 11.05.2016 по делу № 2-2353/2016, оставленным без изменения апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.12.2016, в удовлетворении исковых требований Акимова В.П. к ООО «Триэс» отказано.

Кассационным определением Московского городского суда от 07.08.2017 в порядке главы 41 ГПК РФ в передаче кассационной жалобы истца Акимова В.П. на решение Савеловского районного суда города Москвы от 11.05.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 06.03.2017 по гражданскому делу № 2-2253/16 по иску Акимова В.П. к ООО «Триэс» о защите исключительного права на полезную модель для рассмотрения в судебном заседании Президиума Московского городского суда - отказано.

В рамках рассмотрения дела № 2-2353/2016, судами общей юрисдикции было установлено следующее.

Так, в рамках рассмотрения указанного дела, в судебном заседании была допрошена в качестве специалиста Полякова Н.В., подписавшая заключение, представленное в материалы дела стороной ответчика, и, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, которая пояснила, что экспертиза проводилась по изделию «Упругая нашпальная прокладка», произведенной ответчиком,и полезной модели истца «Упругая нашпальная прокладка», в результате анализа эесперт пришла к выводу, что два признака полезной модели истца из четырех в изделии ответчика не использованы.

Суд указал в решении, что он доверяет показаниям специалиста, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются с материалами гражданского дела.

Таким образом, вступившим в законную силу судебным актом установлен факт того, что два признака полезной модели истца из четырех в изделии ответчика не использованы.

Кроме того, суд указал, что довод истца о том, что ответчик использует полезную модель «Упругая нашпальная прокладка» по патенту № 104560, правообладателем которого является истец, суд находит несостоятельным.

Судом также было установлено, что патент ответчика соответствует требованиям закона, на момент рассмотрения дела не оспорен.

Суд пришел к выводу, что требования истца о том, что ответчиком осуществлялся выпуск изделий с использованием патента № 104560 правообладателем которого он является, несостоятельны и опровергаются всеми перечисленными выше доказательствами по делу.

При принятии апелляционного определения от 20.12.2016 Судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда была установлено, что у Акимова В.П. имеются исключительные права на полезную модель № 104560 «Упругая нашпальная прокладка», с датой приоритета полезной модели 26.08.2010.

Ответчик также обладает исключительными правами на полезную модель № 150662 «Упругая нашпальная прокладка (Варианты)», с датой приоритета полезной модели 23.07.2014.

В качестве обоснования заявленных требований истец ссылался на то, что полезная модель № 104560 «Упругая нашпальная прокладка» использована в продукции «Прокладка упругая ЖБР», изготавливаемой ООО «Триэс».

При принятии вышеназванного апелляционного определения судебная коллегия дала оценку результатам проведенной по делу судебной патентно-технической экспертизы, проведенной экспертом Моховым Е.В. Судебная коллегия указала, что. исходя из смысла вопроса, предметом экспертного исследования должен быть спорный продукт «прокладка упругая ЖБР». Данный продукт экспертом не исследовался.  При проведении исследования эксперт исходил из предположения того, что продукт (в настоящем «Прокладка упругая ЖБР») выполнен согласно патенту на полезную модель № 150662 и произвел сравнительный анализ признаков независимых пунктов формулы патента истца с признаками независимого пункта формулы патента ответчика.

Между тем оспаривание патента ответчика на полезную модель предметом спора не являлось.

В связи с тем, что экспертное заключение АНО «ЛСЭО» не отвечало на вопрос: был ли использован патент ответчика в продукции (изделии) «прокладка упругая ЖБР», либо данное изделие изготовлено на основании патента истца, а оспаривание патента ответчика предметом спора не является, указанное экспертное заключение, что следует из апелляционного определения суда, не было принято судебной коллегией в качестве достоверного доказательства по делу. Кроме того, судебная коллегия отметила, что при проведении исследования эксперт исходил из предположения того, что продукт выполнен согласно патенту на полезную модель № 150662, то есть основывал свои выводы на предположении, что недопустимо с позиции ст. 8 ФЗ от 31.05.2001 №73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда при рассмотрении апелляционной жалобы Акимова В.П. пришла к выводу, что Судебная патентно-техническая экспертиза, которую провел эксперт Мохов, является недостоверным доказательством. При принятии апелляционного определения Судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда результатам проведенной по делу судебной патентно-технической экспертизы, проведенной экспертом Моховым Е.В., была дана надлежащая оценка, суд ее результаты отклонил, экспертизу признал ненадлежащим доказательством.

При этом, в апелляционном определении от 06.03.2017 судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, отклонила доводы истца о недостоверности заключения эксперта Поляковой Н.В.

Судом принято в качестве надлежащего доказательства экспертное заключение, составленное экспертом Поляковой Н.В. Так, суд указал, что доверяет показаниям специалиста, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуется с материалами гражданского дела. Суд доверяет также представленному суду стороной ответчика экспертному заключению, выводы на поставленный вопрос которых ясны и понятны. Суд также отмечал, что исследование проведено экспертом, имеющим свидетельство патентного поверенного от 12.10.1993 за № 42, а также сертификат соответствия № 7М799, подтверждающий ее соответствующую квалификацию в области патентного права и имеющей стаж работы по специальности 36 лет (текст решения см. Т. 1 л.д. 95-97).

Также, при принятии указанного апелляционного определения судебная коллегия исходила из того, что статья 1358.1 ГК РФ введена в действие с 01.10.2014, в связи с чем, нормы указанной статьи не подлежат применению к патентам на полезные модели, правовая охрана которым предоставлена до указанной даты.

Поскольку правовая охрана по патенту № 150662 «Упругая нашпальная прокладка (Варианты)» предоставлена до 01.10.2014, то ст. 1358.1 ГК РФ к правоотношениям сторон не применима.

Поскольку не доказано, что изделие «прокладка упругая ЖБР» изготовлено на основании патента истца, принимая во внимание, что правомерность выданного ответчику патента в установленном порядке не оспорена, Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда пришла к выводу, что основания для удовлетворения требований истца о запрете ответчику изготовления «прокладки упругой ЖБР» отсутствуют.

При принятии решения по делу суд пришел к выводу, что требования истца о том, что ответчиком осуществлялся выпуск изделий с использованием патента №104560 правообладателем которого он является, несостоятельны и опровергаются всеми перечисленными выше доказательствами по делу.

В соответствии с п. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Таким образом, суд приходит к выводу, что обстоятельства, связанные с использованием/неиспользованием ООО  «Триэс» полезной модели по патенту № 104560 «Упругая нашпальная прокладка» в продукции «Прокладка упругая ЖБР», изготавливаемой ООО «Триэс» и имеющие существенное значение были предметом исследования вышеуказанного дела, установлены вступившим в законную силу решением суда и не подлежат доказыванию вновь.  

Кроме того, судами общей юрисдикции в рамках рассмотрения дела № 2-2353/2016 также были исследованы все обстоятельства, на которые ссылался истец, в том числе ссылается истец в настоящем деле, в обоснование использования полезной модели по патенту № 104560.

Как в рамках  вышеназванного дела, рассмотренного Савеловским районным судом города Москвы, патентообладателем Акимовым В.П. с требованиями к ООО «Триэс», так и в настоящем деле истец с требованиями к ООО «Перспектива» ссылаются на одни и те же обстоятельства, которые, по мнению истцов, являются конкретным примером неправомерными действиями ответчиков.

Так, конкретным примером неправомерных действий ответчиков, по мнению истцов, в обоих рассматриваемых случаях является изготовление ООО «Триэс» и ООО «Полимер», патентообладателями патента РФ № 150662, одних и тех же изделий - «Прокладка упругая ЖБР» и «Прокладка упругая» и их отправка одному и тому же предприятию ОАО «БЭТ» для использования и применения при производстве и ремонте железнодорожных путей.

В подтверждение своей позиции по делу истец представляет одни и те же доказательства, транспортные накладные и иные документы, которые им были получены от ОАО «БЭТ».

При этом контрольную закупку изделий, которые изготавливались ранее ООО «Триэс» и в настоящее время изготавливаются ООО «Полимер», истец не производил. Образцы изделий, которые были поставлены ответчиком на Горновский завод спецжелезобетона - филиал «БЭТ» по транспортной накладной от 16.04.2018г. №26-тр у истца отсутствуют.

Тот факт, что в настоящем деле истцом выступает ЗАО «Полимер», а не Акимов В.П., не изменяет обстоятельства, установленные судами в рамках рассмотрения вышеназванного дела, а именно: два признака полезной модели по патенту № 104560 из четырех признаков изделия «Упругая прокладка нашпальная» по патенту 150662, изготавливаемых ООО «Триэс», не используются. 

Из материалов дела следует, что патентообладатель Акимов В.П. по лицензионному договору от 26.03.2012 № РД 0096640 с изменениями от 15.11.2016 РД 0210287 передал исключительные права ЗАО «Полимер» - истцу по настоящему делу.

Из выписки из ЕГРЮЛ от 22.04.2019 следует, что Акимов Владимир Павлович является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ЗАО «Полимер».  Из выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 22.04.2019  также следует, что Акимов Владимир Павлович является учредителем ЗАО № «Полимер» с долей участия 52,5 % размера уставного капитала. Поэтому истец ЗАО «Полимер», обладая исключительными правами на полезную модель является полностью зависимым (аффилированным) от физического лица Акимова В.П.

Ответчик и третье лицо подтвердили, что изделия, которые ранее производились ООО «Триэс» «Упругая прокладка нашпальная» и которые в настоящее время производятся ООО «Перспектива» (Упругая нашпальная прокладка) на основании договора об отчуждении исключительного права на полезные модели от 19.07.2017, дата государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права 07.12.2017 № РД0238890, являются одними и теми же изделиями.

В рамках рассмотрения вышеназванного дела и в материалы настоящего дела ответчиком представлены товарные накладные, из которых следует, что изделия Упругая нашпальная прокладка, которые изготавливались ООО «Триэс» и изготавливаются в настоящее время ООО «Перспектива» поставляются одному и тому же предприятию - ОАО «БЭТ».

В заявленном ходатайстве о назначении по настоящему делу судебной эксперты ЗАО «Полимер» просит арбитражный суд поставить перед экспертом те же вопросы, что были поставлены перед экспертами в рамках рассмотрения дела № 2-2353/2016: содержат ли изделия Прокладка упругая II ТС-002 и Прокладка упругая II ТС-003 каждый признак независимого пункта формулы патента № 104560, на которые от эксперта получен ответ и принят во внимание при принятии решения Савеловским районным судом города Москвы.

Как уже было указано выше, в рамках вышеназванного дела суд пришел к выводу, что, ответчик не использует в изделии Прокладка упругая II ТС-002 и Прокладка упругая II ТС-003 полезную модель истца по патенту РФ № 104560 и не нарушает его права на полезную модель. 

Таким образом, заявляя ходатайство о назначении судебной экспертизы по настоящему делу, истец просит поставить перед экспертом вопросы, которые направлены на исследование и на установление обстоятельств, которые ранее были исследованы и установлены вступившем в законную силу решением Савеловского районного суда города Москвы от 11.05.2019 по делу № 02-2253/2016.

В пункте 4 Постановления № 10 и Постановлении № 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" Пленумы Верховного Суда РФ и ВАС РФ разъяснили, что по смыслу частей 2, 3 статьи 61 ГПК РФ или частей 2, 3 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

В соответствии с положениями ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Таким образом, судом с учетом вышеуказанных фактических обстоятельств не усматривается оснований для назначения соответствующей судебной экспертизы.

Учитывая изложенное, в рамках настоящего дела суд пришел к выводу, что, ответчик не использует в изделии Прокладка упругая II ТС-002 и Прокладка упругая II ТС-003 полезную модель истца по патенту РФ № 104560 и не нарушает его права на полезную модель. 

Между тем, как следует из материалов дела, в рамках настоящего спора истцом заявлены иные требования, а именно заявитель просит признать факт зависимости патента на полезную модель № 150662 от патента на полезную модель № 104560 в порядке ст. 1358.1 ГК РФ, в том числе также ссылаясь на результаты рассмотрения гражданского дела № 2-2253/16, оценка которым судом дана выше. 

Наряду с изложенным в отношении доводов истца о наличии зависимости патента на полезную модель от патента на полезную, применительно к нормам ст. 1358.1 ГК РФ, суд также считает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

При этом два патента с эквивалентным признаками могут рассматриваться между собой как разные (другие), и к ним применимы нормы ст. 1358.1 ГК РФ, но только в отношении изобретений, а не полезных моделей, так как в соответствии с п. 3 ст. 1358 новой редакции ГК РФ использование полезной модели устанавливается только в отношении признаков, указанных в независимом пункте формулы полезной модели без возможности применения доктрины эквивалентов.

Также необходимо отметить, что принудительное лицензирование допускается лишь в случае получения зависимого патента на изобретение (но не полезную модель или промышленный образец).

Требование признать полезную модель «Упругая нашпальная прокладка (варианты)», охраняемую патентом №150662, зависимой от полезной модели «Упругая нашпальная прокладка», защищенной патентом №104560 ст. 1358.1 ГК РФ подлежит отклонению в силу того, что избранный истцом способ защиты права не предусмотрен законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обращение в арбитражный суд должно быть обусловлено необходимостью защиты нарушенных прав и иметь своей целью их восстановление.

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными способами, предусмотренными в законе.

Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения. В тех случаях, когда закон предусматривает для конкретного правоотношения определенный способ защиты, то лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться именно этим способом защиты.

Согласно пункту 1 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 1 ст. 1252 ГК РФ определено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1)о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2)о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3)о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4)об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчик}", продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Таким образом, закон не предусматривает такой способ защиты исключительного права на полезную модель, как признание зависимой одной полезной модели от другой.

Кроме того, зависимость одной полезной модели от другой сама по себе является фактом, который подлежит доказыванию. С наличием этого факта (наличие зависимости) ст. 1358.1 ГК РФ связывает правовые последствия нарушения исключительного права истца разрешать использовать полезную модель в изделиях третьих лиц.

Поэтому требование признать полезную модель «Упругая нашпальная прокладка (варианты)», охраняемую патентом № 150662, зависимой от полезной модели «Упругая нашпальная прокладка», защищенной патентом №104560 ст. 1358.1 ГК РФ является установлением факта, поэтому не является способом защиты и, следовательно, подлежит отклонению. 

В соответствии с п. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Под заинтересованным лицом понимается лицо, утверждающее о нарушении либо оспаривании его прав и законных интересов.

Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом и должен действительно привести к восстановлению нарушенного материального права или к реальной защите законного интереса.

При этом, избранный истцом способ защиты должен быть соразмерен нарушению и не должен выходить за пределы, необходимые для его применения.

Согласно ч. ч. 2, 3 ст. 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, организации и граждане вправе обратиться в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов других лиц в случаях, предусмотренных положениями Кодекса и другими федеральными законами, с обязательным указанием на то, в чем заключается нарушение публичных интересов или прав и (или) законных интересов других лиц, послужившее основанием для обращения в арбитражный суд.

Судом установлено, что заявителем избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не соответствует основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Судом рассмотрены все доводы истца и представленные им доказательства, однако ни одно из не них не содержит однозначного свидетельства нарушения прав истца и использования ответчиком полезной модели по патенту.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Таким образом, истец не представил достаточных и достоверных доказательств в подтверждение своей правовой позиции.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о добросовестности действий  ответчика и недоказанности истцом факта нарушения ответчиком его прав на спорную полезную модель.

Принимая во внимание изложенное, а также приведенные нормы права в их совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных истцом требований.

Судебные расходы по оплате государственной пошлине, распределяются по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Е.В. Титова