Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-192179/17-105-1334

23 апреля 2018года

город Москва

Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2018 года.

Решение в полном объеме изготовлено 23 апреля 2018  года.

Арбитражный суд в составе судьи 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) 

истец:  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (123995, 

<

...> ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата регистрации 05.02.2003)

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" (620017, 

<

...> , ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата регистрации 15.05.2009)

Третьи лица: Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

О взыскании 75 000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора№1-01-11-00204 от 04.04.2011г.

при участии представителей: 

от истца- ФИО1 дов. от 04.07.2017г. 

от ответчика - ФИО2 дов. от 01.01.2018г. 

от третьих лиц- не явились , извещены,

У С Т А Н О В И Л:

ФГБУ «ФАПРИД» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО «УРАЛТРАНСМАШ» (далее – ответчик) о взыскании штрафа в размере 75 000 руб. за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора № 1-01-11-00204 от 04.04.2011 года, об обязании АО «УРАЛТРАНСМАШ» предоставить отчетную документацию на IV квартал 2016 года, I, II квартал 2017 года по лицензионному договору № 1-01-11-00204 от 04.04.2011 года.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Исковые требования мотивированы статьями 309, 310, 330, 1235, 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представитель истца поддержал исковые требования, изложил доводы, указанные в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебном заседании по иску возражал, представил отзыв на исковое заявление.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, в материалах дела имеются документы, подтверждающие надлежащее извещение третьих лиц о времени и месте судебного разбирательства. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие представителя третьих лиц  в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ.

Суд, выслушав представителя истца и ответчика, исследовав материалы дела и оценив в совокупности представленные доказательства, пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ «ФАПРИД» (лицензиар) и АО «УРАЛТРАНСМАШ» (лицензиат)  заключен лицензионный договор от 04.04.2011 № 1-01-11-00204 о предоставлении ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее -РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

Согласно статьям 309, 310, 314, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации договорные обязательства должны исполняться надлежащим образом 5 соответствии с условиями этих обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства, а также от договора и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ лицензиат обязан предоставлять лицензиару отчеты об использовании РИД.

Согласно п.9.1 лицензионного договора лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет лицензиару отчетную документацию.

Под «Отчетной документацией» согласно п. 1.9 Лицензионного договора понимается: отчет о выполнении Лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 Лицензионного договора в соответствии со ст. 1237; выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по договору комиссии; копия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту; копии изменений (дополнительных соглашений) к Контракту, Договору комиссии.

Под «Отчетным периодом» согласно п. 1.8 Лицензионного договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия Лицензионного договора.

Таким образом, обязанность предоставить отчетную документацию возникает у Предприятия в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом. Крайняя дата предоставления отчетной документации за IV квартал 2016 года - 31 января 2017 года, I квартал 2017 года - 30 апреля 2017 года, II квартал 2017 года - 30 июля 2017 года.

Согласно п. 1.9 лицензионного договора в отчетной документации отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию).

Согласно п.7.3 лицензионного договора лицензионный платеж перечисляется лицензиатом на счет лицензиара пропорциональными платежами по отношению к средствам, поступающим на счет лицензиата, в течение 30 дней с дат поступления соответствующих средств.

Таким образом, предоставление отчетной документации необходимо пля правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

Несмотря на данные правовые нормы гражданского законодательства и условия лицензионного договора, предприятием допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору.

В соответствии с разделом 9 лицензионного договора, лицензиат выплачивает лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за нарушение пункта 9.1 лицензионного договора, а именно о представлении лицензиару отчетной документации в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ штрафом признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. По требованию об уплате штрафа кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Предприятием не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за IV квартал 2016 года, I, II кварталы 2017 года в течение 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом (п. 9.1 лицензионного договора), тем самым предприятие нарушило условия лицензионного договора и п.1 ст. 1237 ГК РФ. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что предприятие обязано оплатить в доход федерального бюджета штраф в размере 75 000 руб.

В соответствии с п. 12.1 лицензионного договора ФГБУ «ФАПРИД» в адрес предприятия направлена претензия от 30.08.2017 № 1842/8-3-АН с требованием предоставить отчетную документацию за IV кварталы 2016, I, II кварталы 2017 и оплатить штраф в размере 75 000 руб. Ответ на претензию в адрес ФГБУ «ФАПРИД» не поступал, отчетная документация предприятием не предоставлена, штраф не оплачен.

По мнению истца, Предприятие обязано предоставить отчетную документацию за IV квартал 2016, I, II кварталы 2017 по лицензионному договору и выплатить штраф в размере 75 000 руб. за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора.

Суд приходит к выводу о том, что у ответчика отсутствует обязанность по предоставлению отчетности, поскольку действие договора окончено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или   такое средство   по   своему   усмотрению   любым   не   противоречащим   закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

В силу пункта 1 статьи 1233 названного кодекса правообладатель может распорядиться, принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно пункту 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420-453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Исходя из положений статей 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным этим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В соответствии с пунктом 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если Кодексом не предусмотрено иное.

В лицензионном договоре от 04.04.2011 № 1-01-11-00204 срок действия договора не определен, следовательно, в соответствии с законодательством РФ, он считается заключенным на срок 5 лет, то есть по 03.04.2016.

Кроме того, пунктом 3 статьи 1237 Гражданского кодекса РФ содержит положение о том, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами  прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Таким образом, из взаимосвязи норм статьи 1235, 1237 следует, что по окончании (прекращении) действия договора использование результата интеллектуальной деятельности (РИД) не допускается.

Поскольку действие договора окончено 03.04.2016, использование результата интеллектуальной деятельности не производится, следовательно, прекращена и обязанность по предоставлению отчетности по использованию РИД.

Кроме того, РИД не используется с 2015 года.

Поскольку предмет лицензионного договора и другие его условия связаны с условиями контракта, вывод о прекращении либо о наличии обязательств по лицензионному договору подлежит установлению с учетом обстоятельств исполнения указанного контракта. Закон не связывает наличие обязанности лицензиата представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с иными обстоятельствами, в том числе с такими, как незавершенность расчетов за период действия договора.

Согласно п. 1.1. лицензионного договора результаты интеллектуальной деятельности - технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения ОКР по созданию 152мм самоходной гаубицы «Мста-С» (шифр «Мста-С»), ОКР по модернизации 152мм самоходной гаубицы «Мста-С» (шифр «Мста-СМ»), ОКР по созданию тренажера расчетов 152мм самоходных гаубиц «Мста-С» (шифр «Бункеровка»), содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации.

В соответствии с п. п. 1.2., 1.5. - 1.8. договора, определяющими основные термины (с последующими изменениями): «продукция» - 152мм самоходной гаубицы «Мста-С», с автоматизированными системами управления наведением и огнем АСУНО (изделие 2С19М1), тренажеры самоходной гаубицы «Мста-С» (изделие 2X51) и запасные части к тренажерам; «экспортер» - ФГУП «Рособоронэкспорт»; «договор комиссии» - дополнения от 14.10.2009 № 886206121701-914134, от 20.11.2009 № 886206121701-914989, от 25.06.2010 № 886206121701-012424, от 30.11.2010 № 886206121701-013556, от 28.02.2011 № 886206121701-110593 к договору комиссии от 11.03.2009 № Р/886206121701-814011; «государственный заказчик» - Министерство обороны РФ. Территория - Боливарианская Республика Венесуэла.

С целью исполнения контрактных обязательств с Республикой Азербайджан, возникших после заключения указанного лицензионного договора, АО «Уралтрансмаш», также добросовестно исполнил требования правовых актов и обратился в ФГБУ «ФАПРИД» для урегулирования вопросов правовой защиты государственных интересов при экспорте продукции военного назначения в Республику Азербайджан.

Получив новые обращения АО «Уралтрансмаш», ФГБУ «ФАПРИД» пришел к выводу об использовании при производстве продукции, подлежащей поставке в Республику Азербайджан, результатов интеллектуальной деятельности права на которые принадлежат Российской Федерации, ранее предоставленных АО «Уралтрансмаш» на основании лицензионного договора № 1-01-11-00204 от 04 апреля 2011 года, и принял решение о том, что выдача заключения об урегулировании вопросов правовой защиты государственных интересов при исполнении контрактных обязательств с Республикой Азербайджан возможна только после заключения АО «Уралтрансмаш» дополнительных соглашений к указанному лицензионному договору.

В соответствии с дополнительным соглашением от 8 апреля 2013 года № 5 в п. 1.2., лицензионного договора № 1-01-11-00204 от 4 апреля-2011 г. понятие «Продукция, работы, услуги» дополнено - «три комплекта ЗИП групповых (1:6) и один комплект ЗИП ремонтный (1:18) к 152 мм самоходным гаубицам «Мста-С» с автоматизированной системой управления наведением и огнем АСУНО (индекс 2С19М1)»; в п. 1.4 лицензионного договора понятие «Контракт» дополнено - «Контракт от 28.04.2012 № P/103106122231/AZ/AI-004, заключенный с Министерством обороны Республики Азербайджан»; в п. 1.6. договора понятие «Договор комиссии» дополнено - «Дополнение от 29.06.2012 г. № 103106122231-1212223 к Договору комиссии от 25.01.2012 г. № Р/103106122231-116225, заключенному лицензиатом и Экспортером»; в п. 1.11 договора понятие «Территория» дополнено - «Территория Республики Азербайджан».

В соответствии с дополнительным соглашением от 8 апреля 2013 года № 6 в п. 1.6. лицензионного договора понятие «Договор комиссии» дополнено - «Дополнение от 29.06.2012 г.. № 103106122231-1212119 к Договору комиссии от 25.01.2012 г. № Р/103106122231-116225, заключенному лицензиатом и Экспортером».

В соответствии с дополнительным соглашением от 17 июня 2013 года № 7 в п. 1.2. лицензионного договора понятие «Продукция, работы, услуги» дополнено - «оказание услуг по подготовке специалистов эксплуатации, техническому обслуживанию, войсковому ремонту и применению 152 мм самоходных гаубиц «Мста-С» (изделие 2X51)»; в п. 1.4 лицензионного договора понятие «Контракт» дополнено - «Контракт от 28.04.2012 № Р/103104032538/AZ/AI-010, заключенный с Министерством обороны Республики Азербайджан»; в п. 1.6. договора понятие «Договор комиссии» дополнено -«Дополнение от 29.06.2012 г. № 103104032538-1212191 к Договору комиссии от 28.02.2012 г. № Р/10310403222538-116268, заключенному лицензиатом и Экспортером».

Все вышеуказанные обязательства по поставке продукции, по поставке комплектующих, запасных частей и подготовке специалистов были полностью выполнены АО «Уралтрансмаш» в 2011-2015 г.г, что подтверждают следующие документы: по договору комиссии, предусматривающий поставку продукции на территорию Боливарианской Республики Венесуэла: акт окончательной приемки имущества № 1 от 21.06.2011; акт окончательной приемки имущества № 01 от 29.11.2012; акт окончательной приемки имущества № 01 от 27.12.2012; акт окончательной приемки имущества № 1 от 04.09.2013; 

по договору комиссии, предусматривающий поставку продукции на территориюРеспублики Азербайджан: акт от 22.05.2013 окончательной приема-сдачи имущества, поставленного по контракту № P/103106122231/AZ/AI-004 от 28.04.2012 (Изделие 2С19М1 - ДС № 6); акт от 06.09.2014 окончательной приема-сдачи имущества, поставленного по контракту № Р/103106122231/AZ/AI-004 от 28.04.2012 (Тренажер - ДС № 6); акт от 26.10.2014 окончательной приема-сдачи имущества, поставленного по контракту № Р/103106122231 /AZ/AI-004 от 28.04.2012 (Изделие 2С19М1 - ДС № 6); акт от 22.01.2015 окончательной приема-сдачи имущества, поставленного по контракту № Р/103106122231/AZ/AI-004 от 28.04.2012 (ЗИП-ДС № 5); акт об оказании услуг по подготовке специалистов от 26.10.2014 (ДС № 7).

Таким образом, после 2015 года ответчик РИД не использовал, в связи с чем в силу положений пункта 1 ст. 1237 ГК РФ обязанность по предоставлению отчетной документации прекращена. Доказательств, свидетельствующих  об использовании ответчиком РИД после 2015 года, в материалах дела не имеется.

В совокупности изложенных обстоятельств, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 691 руб.  в соответствии со ст. 110 АПК РФ подлежат взысканию с истца.

На основании изложенного, ст.ст. 309, 310, 1235, 1237 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 176, 181 АПК РФ, арбитражный суд        

РЕШИЛ:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

ФИО3