Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-123218/2018

15 октября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2020 года. Полный текст решения изготовлен 15 октября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области                                в составе: 

судьи Рагузиной П.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО «Плекс» (ОГРН: 

<

***>)

ответчик: ООО «О`КЕЙ» (ОГРН: 1027810304950)

третьи лица: 1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ); 2. ООО «Хенкель Рус» (ОГРН: 

<

***>)

при участии

от истца: ФИО2 (удостоверение № 135113)

от ответчика: ФИО3 (доверенность от 01.01.2019)

от третьих лиц: 1. не явился (извещен), 2. ФИО4 (доверенность от 25.06.2020)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Плекс» (далее – ООО «Плекс») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ» (далее – ООО «О`КЕЙ») со следующими требованиями: 

- запретить ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками «Русалочка» (№510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и «Русалочка baby» (№ 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) без согласия истца;

 - обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, маркированные обозначением, тождественным и (или) сходным до степени смешения с товарными знаками «Русалочка» (№ 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и «Русалочка baby» (№ 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности и общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус» (далее – ООО «Хенкель Рус»).

В судебном заседании 15.05.2019 истец под роспись представителя в протоколе судебного заседания отказался от требования об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, маркированные обозначением, тождественным и (или) сходным до степени смешения с товарными знаками «Русалочка» (№ 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и «Русалочка baby» (№ 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

При таком положении производство по делу следует прекратить в части требований об обязании ООО «О`КЕЙ» изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, маркированные обозначением, тождественным и (или) сходным до степени смешения с товарными знаками «Русалочка» (№ 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и «Русалочка baby» (№ 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

В судебном заседании от 10.07.2019 представитель истца заявил об уточнении исковых требований, попросил:

- запретить ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками «Русалочка» (№ 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и «Русалочка baby» (№ 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) в отношении товаров, однородных товарам 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей; относящиеся к категории парфюмерно-косметических) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарными знаками, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории РФ товаров, маркированных указанными товарными знаками;

- обязать ответчика в течение тридцати дней со дня вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании – каталоге товаров ООО «О`КЕЙ» с указанием действительного правообладателя ООО «Плекс».

Уточнение исковых требований принято судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В процессе рассмотрения спора было заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до разрешения дела № СИП-529/2019.

Определением от 10.07.2019 производство по делу № А56-123218/2018 приостановлено до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-529/2019.

Распоряжением заместителя Председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.10.2019 на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящее дело передано в производство судьи Рагузиной П.Н. 

Определением от 11.03.2020 производство по делу возобновлено.

Лица, участвующие в деле, поддерживали свои позиции по делу, представляли дополнительные устные и письменные пояснения.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

Истец является обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак:

по свидетельству РФ № 498001 (правовая охрана предоставлена 17.10.2013, дата приоритета 23.08.2012, в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе, мыла; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности;

а также является правообладателем исключительных прав на товарный знак:

по свидетельству РФ № 510740, приоритет: 23.01.2013, дата государственной регистрации: 10.04.2014, в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе, мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических.

Истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд, считая, что ответчик нарушает его права при использовании обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца при введении в гражданский оборот товаров в силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец просил запретить ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками «Русалочка» (№ 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и «Русалочка baby» (№ 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) в отношении товаров, однородных товарам 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей; относящиеся к категории парфюмерно-косметических) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарными знаками, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории РФ товаров, маркированных указанными товарными знаками; а также обязать ответчика в течение тридцати дней со дня вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании – каталоге товаров ООО «О`КЕЙ» с указанием действительного правообладателя ООО «Плекс».

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 того же Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренн^гх Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Обращаясь с настоящим иском в суд, истец указал, что в ходе мониторинга товаров, реализуемых товарными предприятиями, истцом было выявлено предложение к продаже и продажа товаров, маркированных, по мнению истца, обозначениями, сходными до степени смешения и (или) тождественными с товарными знаками истца,  а именно был реализован детский гель для душа Fa Kids Русалочка, что 29.03.2017 в гипермаркете «О`КЕЙ» представителем истца был приобретен гель для душа Fa Kids Русалочка, на лицевой и оборотной стороне которого указана маркировка Fa Kids Детский Гель для душа § Шампунь Русалочка. Согласно информации для потребителя, расположенной на этикетке обратной стороны упаковки, товар, приобретенный у ответчика, произведен под контролем ООО «Хенкель Рус».

В подтверждении факта продажи в материалы дела истцом представлены кассовый чек от 29.03.2017 и фотография товара.

Истец направил ответчику претензию.

Истец также утверждал, что после выявления факта предложения к продаже и продажи геля для душа Fa Kids Русалочка и направления ответчику претензии истец выявил повторный факт нарушения его прав, предоставляя кассовые чеки от 11.06.2018 и от 15.06.2018. В данных кассовых чеках в качестве наименования проданного товара указано «Гель для душа Fa Ki».

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

При рассмотрении настоящего спора суд приходит к следующим выводам.

Товарные знаки истца подлежат сравнению с этикетками продукции ООО «Хенкель Рус», находившимися в обращении на момент предъявления иска. 

С иском в суд истец обратился 05.10.2018.

В материалы дела представлена служебная записка руководителя группы маркетинга ООО «Хенкель Рус» от 02.07.2019, содержащая сведения об этикетках шампуня для девочек производства ООО «Хенкель Рус» и периодах изготовления продукции с каждой этикеткой, которая использовалась с 18.09.2018 по 02.07.2019, и предыдущая этикетка, которая использовалась с 26.05.2018 по 17.09.2018.

Как усматривается из материалов дела и установлено арбитражным судом, истец не доказал суду, что на момент предъявления иска в суд в гражданском обороте находилась продукция третьего лица, содержащая слова «Русалочка» или какие-либо иные общие с товарными знаками истца элементы.

Как пояснило ООО «Хенкель Рус», истец представил в суд образец продукции, производившейся третьим лицом до 25.05.2018, то есть снятой с производства более чем за 4 месяца до предъявления иска, и не доказал, что именно такую продукцию продолжал продавать ответчик на дату предъявления иска в суд. 

Из представленных ответчиком документов и доказательств у суда нет оснований полагать, что такую продукцию продолжает вводить в гражданский оборот и продавать ответчик в настоящее время (тем более, как пояснило ООО «Хенкель Рус», чем через два года после снятия товара с производства).

Также суд обращает внимание на то, что в маркировке всех детских шампуней FA Kids третьего лица ведущую роль играет обозначение «Fa» концерна Хенкель, которое является известным брендом средств личной гигиены и ухода за телом, в числе которых шампуни, дезодоранты, гели для душа, пены для ванн, кусковое, жидкое и пенное мыло. Вся продукция линейки «Fа» выдержана в едином стиле. Доминирующим элементом упаковки любого товара данной серии, в том числе шампуня FA Kids для девочек, является обозначение, выполненное в оригинальной графической манере крупным шрифтом синего цвета.

Товарные знаки № 531776, № 717618, № 717619 зарегистрированы надлежащим образом на имя производителя товара в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, им также предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

В целом обозначение на продукции третьего лица являлось комбинированным, а не словесным.

Истцом не представлены какие-либо доказательства введения потребителя в заблуждение относительно владельца товарного знака или производителя товара.

Судебная практика ориентирует на то, чтобы необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара, руководствоваться общим восприятием.

Требование истца о запрете ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками «Русалочка» (№ 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и «Русалочка baby» (№ 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) в отношении товаров, однородных товарам 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей; относящиеся к категории парфюмерно-косметических) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарными знаками, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории РФ товаров, маркированных указанными товарными знаками, не подлежит удовлетворению, поскольку требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10).

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. 

Однако такие доказательства суду истцом не предоставлены и из материалов дела не следуют, в том числе с учетом доказательств ответчика и третьего лица.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. С учетом данной нормы для реализации способов защиты пресекательного характера необходимо установить наличие действий, которые совершаются лицом, к которому предъявлено требование, либо определить, какие именно необходимые приготовления к этим действия лицо совершает. 

Данный способ защиты права предусмотрен в отношении длящегося на момент обращения истца в суд правонарушения.

Доказательства, свидетельствующие об использовании ответчиком спорных обозначений как на момент обращения с иском в суд, так и в настоящее время, истцом суду не представлены.

Суду не представлены доказательства наличия действительной угрозы совершения таких действий, в том числе сделанных к ним приготовлений. Презумпция совершения в будущем повторного правонарушения гражданским законодательством не установлена.

Судебное решение, запрещающее неопределенные действия в будущем (неограниченном времени), не будет соответствовать критерию исполнимости, поскольку в нарушение требований статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такой запрет не может быть приведен в исполнение без обращения с самостоятельными исковыми требованиями о защите исключительного права, в ходе рассмотрения которых необходимо будет доказывать факт нарушения.

Учитывая изложенное, суд приходит к вывод об отсутствии предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ оснований для удовлетворения требования истца о запрещении ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками «Русалочка» (№ 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и «Русалочка baby» (№ 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) в отношении товаров, однородных товарам 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей; относящиеся к категории парфюмерно-косметических) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарными знаками, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории РФ товаров, маркированных указанными товарными знаками.

Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности продолжения правонарушения, обстоятельства нарушения прав истца в прошедший период времени не относятся к предмету доказывания с учетом заявленных в иске требований.

Также не подлежат удовлетворению требования истца об обязании ответчика в течение тридцати дней со дня вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании – каталоге товаров ООО «О`КЕЙ» с указанием действительного правообладателя ООО «Плекс».

Согласно пункту 58 Постановления № 10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца и возражения ответчика по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

Как следует из представленных истцом в материалы дела распечаток каталога, ответчик не размещал в каталоге товаров ООО «О`КЕЙ» товары с обозначениями, содержащими обозначения, сходные с товарными знаками истца. Наименование «Русалочка» на спорном товаре в каталоге ответчика нет.

По правилам статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности; каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив собранные по делу доказательства в соответствии со статьями 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по своему внутреннему убеждению, с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, арбитражный суд приходит к выводам об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Руководствуясь статьями 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

В иске о запрещении обществу с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ» совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками «Русалочка» (№ 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и «Русалочка baby» (№ 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) в отношении товаров, однородных товарам 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей; относящиеся к категории парфюмерно-косметических) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарными знаками, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории РФ товаров, маркированных указанными товарными знаками; об обязании общества с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ» в течение тридцати дней со дня вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании – каталоге товаров общества с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ» с указанием действительного правообладателя - общества с ограниченной ответственностью «Плекс» отказать.

Прекратить производство по делу в части требований об обязании общества с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ» изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, маркированные обозначением, тождественным и (или) сходным до степени смешения с товарными знаками «Русалочка» (№ 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и «Русалочка baby» (№ 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Плекс» из федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 06.06.2019 № 97.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Рагузина П.Н.