АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

26 октября 2020 года

Дело №

А55-7616/2020

Арбитражный суд Самарской области

в составе

ФИО1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2

рассмотрев в судебном заседании  19 октября 2020 года дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Эмэлджи Аутдор"  

От  26 марта 2020 года   № 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "КомТраст-Авто"  

о взыскании 600 000 руб. и прекращении использования  товарного знака

при участии в заседании

от истца – не явился, извещен

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности 15.01.2020

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Эмэлджи Аутдор" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "КомТраст-Авто" об обязании ответчика прекратить использование в хозяйственном обороте товаров, маркированных обозначениями, включающими изобразительный элемент 4х4, а также сходные с ним до степени смешения обозначения, в отношении товаров и услуг 16, 19, 35 классов МКТУ и однородных с ними товаров и услуг, в частности на сайте, указанном в иске.

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте заседания суда извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

Ответчик иск не признал в возражениях на исковое заявление.

Изучив материалы дела, а также доводы, изложенные в исковом заявлении и отзыве на иск, заслушав объяснения представителя ответчика, суд считает  требования истца не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, правообладателем исключительного права на изобразительный товарный знак № 654683

является ООО "ЭмЭлДжи Аутдор» ИНН 

<

***> (номер государственной регистрации: 654683, номер заявки: 2017728839, дата истечения срока действия исключительного права: 17.07.2027, приоритет: 17.07.2017, дата подачи заявки: 17.07.2017, дата государственной регистрации: 03.05.2018, дата публикации: 03.05.2018). Правовая охрана предоставлена данному товарному знаку в отношении товаров и услуг по классам 16 (Бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские), 19 (Материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; памятники неметаллические) и 35 (Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная) Международной классификации товаров и услуг.

В обоснование исковых требований истец указал, что им на сайте https:// chevrolet.avtofan.ru/chevrolet-niva/photo//, администратором которого является Обществу с ограниченной ответственностью "КомТраст-Авто", обнаружено и зафиксировано нарушение ответчиком исключительных прав на изобразительный товарный знак №654683, правообладателем которого является ООО «ЭмЭлДжи Аутдор».

Истцом было осуществлено нотариальное заверение тех страниц сайта ответчика, на которых им обнаружено нарушение прав на указанный товарный знак, а также составлен нотариальный протокол осмотра этих страниц. На указанном сайте компании Ответчика, а именно на странице https://chevrolet- niva.ru/dealerships/, указанного сайта, предлагается для обзора посетителям список дилеров компании на территории Российской Федерации, в том числе использующих для идентификации элемент, сходный до степени смешения с товарным знаком № 654683. А именно, на активных ссылках, отсылающих посетителей сайта на страницу, содержащую информацию о том или ином дилере, имеется изображение, содержащее элемент, сходный до степени смешения с изобразительным товарным знаком № 654683, принадлежащим ООО «ЭмЭлДжи Аутдор».

Сходство до степени смешения сравниваемых обозначений - представленного на сайте ответчика и обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака № 654683, - установлено истцом по признаку графического сходства доминирующего элемента (п. 43,44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482), кроме того, деятельность, позиционированная на вышеуказанном сайте, маркирована обозначением «NIVA» в сочетании с элементом, сходным до степени смешения с товарным знаком № 654683, и является однородной товарам 16 и услугам 35 классов этого товарного знака.

Поскольку договоры на реализацию, предложение к продаже товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака № 654683, рекламу этих товаров и услуг с ответчиком истец не заключал и не давал согласие на оповещение потребителей о товарах, маркированных изобразительным обозначением и иных товаров, маркированных обозначением, включающим изобразительный элемент 4х4, действия ответчика, по мнению истца, следует квалифицировать как нарушение исключительных прав на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг. 

Названные обстоятельства послужили основанием для предъявления требований согласно п.п. 3, 4 ст. 1515, п. 3 ст. 1484 ГК РФ об обязании ответчика прекратить использование в хозяйственном обороте товаров, маркированных обозначениями, включающими изобразительный элемент, а также сходные, считает истец, с ним до степени смешения обозначения, в отношении товаров и услуг 16, 19, 35 классов МКТУ и однородных с ними товаров и услуг, в частности на сайте, а также о взыскании компенсации в сумме 600 000 руб. за нарушение исключительных прав.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Вместе с тем, исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Для взыскания с ответчика компенсации истцу необходимо доказать, что ответчик использует товарный знак № 654683 одним либо несколькими способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. 

Однако, как следует из материалов дела, доказательств использования ответчиком в своей деятельности обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца при размещении информации на сайте ответчика о выпускаемой продукции (автомобилях Chevrolet NIVA), услугах по их ремонту и обслуживанию в материалах дела не имеется.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 157 постановления N 10, в соответствии с которыми употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Использование словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях и не является нарушением драв на товарный знак при соблюдении следующих условий: такое обозначение используется (1) не для целей индивидуализации конкретного товара (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ); (2) в словарном значении; (3) в письменных публикациях или устной речи, (4) не создает вероятность смешения и, как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между этими субъектами.

Информация о производимых или реализуемых товарах, размещенная на официальном сайте производителя или продавца данных товаров, а также на страницах производителя или продавца данных товаров в социальных сетях в Интернете рекламой не является, поскольку указанные сведения предназначены для информирования посетителей сайта или соответствующей страницы в социальной сети об ассортименте товаров, условиях их приобретения, ценах и скидках, правилах пользования, также не является рекламой информация о хозяйственной деятельности компании, акциях и мероприятиях, проводимых данной компанией, и т.п. Данный подход соответствует позиции, изложенной в Письме ФАС России от 21.12.2018 N АК/105192/18 "Об информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: www.avito.ru, www.voula.ru .

Согласно сведениям из ЕГРИП в отношении ООО "ЭмЭлДжи Аутдор» основным видом деятельности общества является: «деятельность рекламная», также в выписке обозначено 156 дополнительных видов деятельности. 

Согласно сведениям из ЕГРИП в отношении ООО "КомТраст-Авто" основным видом деятельности является «торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах» и др. виды деятельности, связанные с реализацией транспортных средств.

На основе анализа видов деятельности истца и ответчика суд установил, что виды деятельности ООО "ЭмЭлДжи Аутдор» и ООО "КомТраст-Авто" не совпадают.

Суд также учитывает, что данное обозначение (изображение) закреплено как в научной литературе в области автомобильной промышленности и транспортного машиностроения, общедоступных источниках, а также в т.ч. международных стандартах как обозначение (изображение) колесной формулы и использовано ответчиком в целях информирования посетителей сайта о выпускаемой продукции (автомобилях Chevrolet NIVA), услугах по их ремонту и обслуживанию, но не как товарный знак истца, в связи с чем смешение товаров истца и ответчика в данном случае невозможно, а доказательств других способов использования товарного знака суду представлено не было.

Данные выводы согласуются с правовой позицией, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2019 N С01-826/2019 по делу N А65-1102/2019, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 N С01-852/2019 по делу N А40-266746/2018.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака. 

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца. 

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано. 

Материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что истец с даты регистрации товарного знака N 654683 (с 03.05.2018) в отношении товаров и услуг 16, 19, 35 класса МКТУ и до настоящего времени является производителем или лицом, осуществляющим оборот указанных товаров и оказания услуг с использованием товарного знака. 

Основным видом деятельности истца является рекламная деятельность (73.1). При этом истец при осуществлении своей деятельности для индивидуализации оказываемых услуг товарный знак N 654683 с момент регистрации товарного знака не использует, соответствующих доказательств использования материалы дела не содержат. 

Поскольку истцом не представлены доказательства, подтверждающие использование товарного знака с даты регистрации и до принятия судебного акта, то истец злоупотребляет своим правом, поскольку целью регистрации товарного знака N 654683 являлось не его использование самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь для запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, что является основанием для отказа в защите принадлежащего ему права.

Истец не доказал обстоятельства, на которые ссылался как на основание своего иска, в удовлетворении его требований следует отказать.

Расходы по государственной пошлине согласно ч.1 ст.110 АПК РФ относятся на истца, взысканию не подлежат.

Руководствуясь ст. 167-171, 180, 181, ч. 1 ст. 259, ч.3 ст.319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

ФИО1