АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А39-11069/2021

город Саранск28 июля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 июля 2022 года.

Решение в полном объеме изготовлено 28 июля 2022 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Бобкиной С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2

к индивидуальному предпринимателю ФИО3

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «КАПЛЯ» в сумме 500000 руб., обязании удаления информации с интернет сайта,

при участииот истца: ФИО4, представителя по доверенности от 06.10.2021 г.,от ответчика: ФИО5, представителя по доверенности от 22.11.2021 г.,

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2, истец) обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3, ответчик) с требованиями о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «КАПЛЯ» в сумме 500000 руб., обязании удаления информации с интернет сайта.

Представитель истца просил прекратить производство по требованию об обязании удаления информации с интернет сайта, в остальной части поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик возражал по обстоятельствам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак  по свидетельству РФ № 660055, Дата государственной регистрации: 18.06.2018, в отношении товаров следующих классов МКТУ: 06 - металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; колышки металлические; стержни металлические; комплекты дверные металлические; комплекты оконные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; коробки дверные металлические; рамы дверные металлические; кронштейны строительные металлические; консоли строительные металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; сваи шпунтовые металлические; теплицы переносные металлические; теплицы металлические; 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; арматура оконная неметаллическая; материалы строительные огнеупорные неметаллические; навесы неметаллические для строительства; покрытия кровельные неметаллические; полотна дверные неметаллические; сваи шпунтовые неметаллические; теплицы переносные неметаллические; теплицы неметаллические.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование исковых требований истец указал, что осуществляет предпринимательскую деятельность по изготовлению и реализации теплиц и парников из поликарбоната. Указанный товарный знак используется для индивидуализации реализуемых им товаров.

В октябре 2020 года ИП ФИО2 обнаружен факт незаконного использования товарного знака № 660055. В сети интернет по адресу сайта https://teplicу-р.ru (раздел «Теплицы»: https://teplicy-p.ru/teplicy; подраздел «Теплица капля 2,7x4м.»: https://teplicy-p.ru/teplicza-kaplya-2.7x4-m; «Теплица капля 2,7x6м.»: https://teplicy-p.ru/teplicza-kaplya-2.7x6-m; «Теплица капля 2,7x8м.»: https://teplicy-p.ru/teplicza-kaplya-2.7x8-m; «Теплица капля 2,7x10м».:  https://teplicy-p.ru/teplicza-kaplya-2.7x10-m; «Теплица капля 2,7x12м».: https://teplicy-p.ru/teplicza-kaplya-2.7x12-m) размещена реклама продукции, а именно теплиц из поликарбоната, с использованием товарного знака «КАПЛЯ», что подтверждается протоколом осмотра доказательств № 35/63-н/З5-2020-2-1613 от 12.11.2020 г.

Для наименования теплицы на интернет-сайте сайте https://teplicy-p.ru использовалось обозначение «Капля», которое является сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, что могло ввести потребителей в заблуждение относительно продавца и изготовителя продукции.

Согласно ответу на адвокатский запрос (исх. № 701-ю/2020 от 27.10.2020г.) администратором доменного имени (владельцем) интернет-сайта https://teplicy-p.ru является ФИО3.

Разрешение на использование спорного товарного знака ответчиком не получено, следовательно, использование обозначения осуществлено незаконно с нарушением исключительных прав истца. 

После установления факта незаконного использования товарного знака «КАПЛЯ» ИП ФИО2 в целях досудебного урегулирования разногласий в адрес ИП ФИО3 направлена претензия от 09.04.2021 г. с требованием о прекращении незаконного использования обозначения путем удаления его с сайта https://teplicy-p.ru, о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500000 руб. и возмещении расходов на оплату услуг нотариуса в размере 7216 руб. 67 коп. Данная претензия оставлена без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

На день рассмотрения спора истец на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказался от требования об обязании удаления информации с интернет сайта, поскольку ответчиком, информация о предложении к продаже товаров с обозначением «Капля», которое является сходным до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит ИП ФИО6, с сайта https://teplicу-р.ru удалена после обращения истца с иском в суд.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Принимая во внимание, что отказ от искового требования не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд принимает отказ истца от указанного требования.

На основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу по данному требованию прекращается.

Заслушав представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд считает требование истца подлежащими частичному удовлетворению в силу следующего.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (ч. 1). Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей (ч. 2). Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав (ч. 5).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт размещения на сайте https://teplicy-p.ru обозначения «капля» при предложении к продаже теплиц под поликарбонат подтверждается скриншотами от 28.10.2020, 30.10.2020, протоколом осмотра доказательств 35/63-н/З5-2020-2-1613 от 12.11.2020 г.

Руководствуясь положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, а также Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12, суд приходит к выводу о том, что товарный знак истца и спорное обозначение являются безусловно сходными по графическому, фонетическому и семантическим критериям.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Исходя из пункта 78 постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Факт использования спорного обозначения ответчик не оспаривает.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, не могут быть признаны судом обоснованными, поскольку товарному знаку истца по свидетельству РФ № 660055 предоставлена правовая охрана. Правовая охрана товарного знака не оспорена, не прекращена, соответственно истцу не может быть отказано в его защите.

Согласно пункту 154 постановления № 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Из материалов дела не усматривается, что обращаясь с настоящим иском, истец злоупотребляет правом, поскольку защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности путем подачи иска в арбитражный суд не может рассматриваться как злоупотребление правом, доказательства того, что истец действует исключительно с целью причинить вред ответчику, не представлены (статья 10 ГК РФ).

При этом согласно абзацу 3 пункта 52 постановления №10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Таким образом, доводы ответчика о том, что слово КАПЛЯ является общеупотребимым словом, о том, что спорный товарный знак не соответствует требованию различительной способности, отклоняются судом как противоречащие приведенному разъяснению высшей судебной инстанции. Проверка законности регистрации обозначения в качестве товарного знака осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности в административном (внесудебном) порядке.

Информация о теплицах «Капля» размещена ответчиком в сети Интернет, причем именно в предложении о продаже этих товаров, что охватывается соответствующими способами осуществления исключительного права на товарный знак, предусмотренными подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

С учетом этого, использование слова «капля» охватывается целями индивидуализации товара, а соответственно, не подпадает под разъяснение, содержащееся в пункте 157 постановления № 10.

Таким образом, разместив в сети Интернет по адресу сайта https://teplicу-р.ru предложения к продаже теплиц из поликарбоната, с использованием обозначения «Капля», которое является сходным до степени смешения с товарным знаком «КАПЛЯ», ответчиком нарушены исключительные права истца на товарный знак № 660055.

В силу пункта 59 постановления № 10 компенсация за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности либо средство индивидуализации подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рамках настоящего дела истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 500000 руб.

В пункте 61 постановления № 10 отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно разъяснениям, содержащимися в пункте 62 постановления №10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Кодекса). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом указано, что в целях обоснования соразмерности требуемой суммы компенсации осуществлена независимая оценка товарного знака «КАПЛЯ», что подтверждается отчетом № 328 по определению рыночной стоимости предоставления права использования товарного знака «КАПЛЯ», номер государственной регистрации № 660055. Согласно результату оценки, рыночная стоимость предоставления исключительного права использования товарного знака «КАПЛЯ» за 1 год составила 3982816 руб., а рыночная стоимость предоставления неисключительного права использования товарного знака «КАПЛЯ» за 1 год составила 2389690 руб. 

Таким образом, если применять результаты оценки предоставления права использования товарного знака «КАПЛЯ» в рассматриваемом случае, из расчета, что ответчик начал незаконно использовать обозначение в октябре 2020 года (скриншоты сайта ответчика от 28.10.2020, 30.10.2020) и исправил информацию на сайте https://teplicу-р.ru  в октябре 2021 года (доказательств подтверждающих точную дату и время устранения ответчиком не представлено), то срок незаконного использования составляет как минимум 12 месяцев. Стоимость исключительного права за 12 месяцев - 3982816 руб., неисключительного права за 12 месяцев - 2389690 руб. С учетом длительности незаконного использования обозначения ответчиком и данных о стоимости права использования товарного знака «КАПЛЯ», при правомерном использовании товарного знака ответчиком за указанный период истец мог бы получить от 2389690 руб. до 3982816 руб.

Возражая против заявленный суммы компенсации, в отзыве на исковое заявление ответчик указал, что ответчик не продал ни одного товара, маркированного спорным товарным знаком, и удалил со своего сайта https://teplicy-p.ru/ спорное обозначение. Кроме того, ранее ответчик не нарушал исключительных прав истца на товарный знак. Использование товарного знака истца ответчиком не носило грубый характер и не являлось существенной частью хозяйственной деятельности ответчика. Также ответчиком заявлено ходатайство о снижении суммы компенсации.

При определении размера компенсации суд учитывает, что истцом все необходимые для предъявления претензии доказательства зафиксированы не позднее 12 ноября 2020 года (ответ сетевого информационного центра о принадлежности домена от 27.10.2020; протокол осмотра доказательств составлен нотариусом 12.11.2020), однако, претензия в адрес ответчика направлена лишь 20 мая 2021 года.

Также судом учтено, что ответчиком ранее нарушались исключительные права истца (объекты авторского права – графические изображения теплицы «Народная усиленная», решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.09.2020 по делу №А39-3373/2020), что указывает на неоднократность нарушений ответчиком исключительных прав истца.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановление имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказание ответчика.

Оценив представленные в дело доказательства, исходя из фактических обстоятельств дела, а именно: характера допущенного ответчиком нарушения (неоднократность совершения ответчиком подобных правонарушений), степени вины ответчика, а также руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд считает необходимым уменьшить сумму компенсации, подлежащую выплате ответчиком в пользу истца, до суммы 250000 руб., поскольку указанная сумма компенсации является соразмерной допущенному правонарушению.

Оснований для применения в рассматриваемом дела правовой позиции, приведенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 28.10.2021 № 46-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница», не имеется, поскольку в данном случае компенсация заявлена истцом не в минимальном размере.

В рамках рассматриваемого спора истцом предъявлены к взысканию судебные расходы на оплату услуг нотариуса в сумме 7216 руб. 67 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 19000 руб.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела в суде, к которым относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Принимая во внимание доказанность факта несения заявленных судебных расходов истцом, на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, расходы на оплату услуг нотариуса в сумме 7216 руб. 67 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 19000 руб. относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

производство по делу № А39-11069/2021 по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 по требованию об обязании удаления информации с интернет сайта прекратить.

Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию в сумме 250000 руб., судебные расходы на оплату услуг нотариуса в сумме 7216 руб. 67 коп., на оплату государственной пошлины в сумме 19000 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяС.П. Бобкина