СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.i№fo@arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-10685/2022-ГК

г. Пермь

30 сентября 2022 года

Дело № А71-15/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 29 сентября 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 30 сентября 2022 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Назаровой В.Ю.

судей  Власовой О.Г., Гладких Д.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

при участии: от истца – ФИО2 (паспорт, доверенность от 01.11.2021), от ответчика – ФИО3 (паспорт, доверенность от 12.12.2019), от третьих лиц представители не явились, лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца, общества с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр «Лео Смарт», посредствам организации видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Удмуртской Республики на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24 июня 2022 года по делу № А71-15/2022

по иску общества с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр «Лео Смарт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Лео Смарт Авто» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третьи лица: ФИО4, ФИО5, 

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

                                               установил:

общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр «Лео Смарт» (истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Лео Смарт Авто» (ответчик) о взыскании 1000000 руб. компенсации за незаконной использование товарного знака. 

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24.06.2022 в удовлетворении иска отказано.

Истец, не согласившись с принятым решением, подал апелляционную жалобу, в доводах которой указал на то, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству. Анализируя положения п. 1 ст. 1235, п. 2 ст. 1235, п. 6 ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) отметил, что в силу прямого указания п. 6 ст. 1232 ГК РФ при отсутствии государственной регистрации предоставление права использования признается несостоявшимся. Соответственно, бездействие правообладателя не порождает право контрагента на использование товарного знака. В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры подлежат государственной регистрации. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации согласно пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 ГК РФ влечет недействительность договора. Кроме того, делая вывод о злоупотреблении правом со стороны истца, суд не учел положения п. 3 ст. 1232 ГК РФ. В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 1232 ГК РФ заявление о государственной регистрации может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. Следовательно, ответчик не был лишен возможности обратиться в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации и начать использование знака только после такой регистрации. В подобных обстоятельствах бездействие со стороны истца не создавало препятствий для государственной регистрации соглашения, вследствие чего не может считаться злоупотреблением правом. Таким образом, судом не применены положения п. 3 и п. 6 ст. 1232 ГК РФ, что привело к принятию необоснованного решения.

В судебном заседании представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Ответчик, находя решение суда законным и обоснованным, представил письменный отзыв. Доводы отзыва в полном объеме поддержаны представителем ответчика  в судебном заседании 29.09.2022.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, и верно установлено судом первой инстанции, истец – ООО «ТСЦ «Лео Смарт» является правообладателем исключительных прав на товарный знак №354118, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 01.07.2008  Приоритет товарного знака правообладателя установлен 09.03.2007, срок действия исключительного права продлен до 09.03.2027.

Товарный знак правообладателя относится к следующим классам МКТУ и перечню товаров и/или услуг: 35 - аренда площадей для размещения рекламы; интерактивная реклама в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), включая услуги оптово-розничной торговли, в частности автомобилями. 37 - восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек (ремонт); информация по вопросам ремонта; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств, включая автозаправочные станции; чистка транспортных средств. 39 - услуги автостоянок.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16.06.2021 по делу № А71-10669/2020 ООО ТСЦ «Лео Смарт» признано несостоятельным (банкротом). В отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО6. 

В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим истца выявлено, что указанный товарный знак использовался в своей деятельности ответчиком - ООО «Лео Смарт Авто». 

18.08.2021 конкурсным управляющим ООО ТСЦ «Лео Смарт» в адрес ООО «Лео Смарт Авто» направлена претензия № 56 с требованием прекратить использование изображения товарного знака, а также возместить правообладателю компенсацию за неправомерное использование товарного знака. ООО «Лео Смарт Авто» в адрес ООО ТСЦ «Лео Смарт» направлен ответ на претензию № 2508/2 от 28.08.2021, в котором последний сослался на пользование товарным знаком на законных основаниях в связи с заключением между ООО ТСЦ «Лео Смарт» и ООО «Лео Смарт Авто» соглашения от 21.08.2019 № 3 о сотрудничестве и совместной деятельности. 

Между тем, истец, полагая несоблюдении со стороны ответчика требования о государственной регистрации перехода исключительного права использования товарного знака в пользу ответчика, и, соответственно считая несостоявшимся указанный переход права пользования, обратился в суд с настоящим иском о взыскании 1000000 руб. компенсации за незаконной использование товарного знака. 

Суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения заявленного требования.

Изучив материалов дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав в судебном заседании пояснения представителей сторон, суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не установил.

Согласно положениям статьи 1225 ГК РФ приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки. В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства. В силу пункта 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Согласно пункту 3 статьи 1232 ГК РФ государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). 

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. 

Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права. 

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422). В пункте 1 статьи 425 ГК РФ указано, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 

Пунктом 3 статьи 433 ГК РФ установлено, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем составления с другими условиями и смысла договором в целом. 

Пунктом 1 статьи 432 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В силу пункта 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). В соответствии с пунктом 2 статьи 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). 

Таким образом, предметом договора коммерческой концессии является комплекс прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включающих в себя исключительное право.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 2 статьи 1028 ГК РФ). 

Согласно пункту 4 статьи 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII данного Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии. 

Отсутствие государственной регистрации не порождает тех последствий, которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте наличия обязательства.  Вместе с тем, такой договор уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между ними, а также может породить весь комплекс последствий, на которые он непосредственно направлен, после государственной регистрации тех правоотношений, которые подлежат государственной регистрации. 

Как следует из материалов настоящего дела, ответчик на основании Соглашения № 03 от 21.08.2019 имеет право использовать товарный знак №354118, принадлежащий истцу. Так, согласно Соглашению истец, в том числе, передал ответчику право использования товарного знака №354118.

При этом, вопреки доводам апелляционной жалобы, ответчик, предоставил доказательства добросовестного исполнения со своей стороны условий данного Соглашения, которые истцом в надлежащем порядке не оспорены. 

Кроме того, факт надлежащего исполнения ответчиком своей части Соглашения подтвержден в суде первой инстанции и бывшим руководителем истца - ФИО5

При этом, суд первой инстанции обоснованно установил, что истец по причинам независящим от ответчика, не произвел государственную регистрацию перехода исключительного права использования товарного знака в пользу ответчика. Именно недобросовестное бездействие истца послужило причиной не осуществления государственной регистрации перехода исключительного права использования товарного знака №354118. 

В пункте 37 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»" приведена правовая позиция, согласно которой предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ). 

В соответствии с п.1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Таким образом, обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ). 

Также необходимо отметить, что согласно буквальному толкованию данных норм регистрации подлежит именно сам факт предоставления права использования товарного знака, а не лицензионный договор.  Следовательно, если сам лицензионный договор заключен в письменной форме, как того требуют нормы п. 1 ст. 1490 ГК РФ, такой договор не является недействительным и порождает обязательственные правоотношения между его сторонами ( п. 37 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10). 

В связи с изложенным, в правоприменительной практике использование товарного знака по лицензионному договору, совершенному в надлежащей форме, но без регистрации предоставления права его использования, признается использованием его с согласия правообладателя и не может расцениваться как нарушение прав последнего.

Более того, отдельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований является то, что ответчик рекламировал товарный знак №354118 по поручению правообладателя. Так, в частности, истец в качестве доказательства обоснованности своих требований представил суду первой инстанции единственный факт размещения (демонстрации) рекламного видеоролика содержащего товарный знак №354118 на сайте ответчика. Иных доказательств использования (демонстрации) ответчиком товарного знака №354118 не представлено. 

При этом, как следует из материалов дела и пояснений ответчика (не опровергнутых истцом), данный видеоролик изготовлен правообладателем - бывшим руководителем истца для рекламы своего товарного знака №354118, поднятия его узнаваемости за счет мирового бренда и товарного знака VOLVO (право использования принадлежит ответчику), исключительно для привлечения новых клиентов для истца. Указанный видеоролик размещен на сайте ответчика по поручению руководителя истца в рамках оказания ответчиком истцу рекламных услуг. 

Изложенные факты подтверждаются письменными пояснениями третьего лица по данному делу (б/н от 18.04.2022 и б/н от 30.05.2022), а также объяснениями, данными в судебном заседании 31.05.2022 руководителем истца и правообладателем товарного знака №354118 (в период с июля 2019 года по июнь 2021 года) и до настоящего времени единственным учредителем истца - ФИО5 

Следовательно, товарный знак №354118, использовался по поручению и заданию правообладателя, что согласно п. 73 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.

Истцом не доказана заинтересованность ответчика в использовании товарного знака № 354118 для собственных нужд.

Из материалов дела следует, что ответчик является официальным дилером торгового бренда - марки Вольво в Удмуртии и согласно дилерскому договору обладает исключительным правом использования товарного знака «VOLVO» на территории Удмуртской Республики, следовательно, соблюдает корпоративные стандарты Вольво, в том числе касающиеся интеллектуальной собственности, заинтересован в продвижении бренда Вольво в Удмуртии. 

Ответчик указал на то, что не заинтересован в смешении товарного знака, продукции и услуг «Вольво» с товарным знаком истца, т.к. это может существенно обесценить представляемый ответчиком бренд VOLVO. 

Таким образом, от использования товарного знака №354118 совместно с товарным знаком и продукцией VOLVO, выгоду может получить только истец за счет распространения преимуществ, предоставляемых дилером VOLVO, на клиентов Истца.

Вывод суда первой инстанции о том, что поскольку истец, не исполнив свою обязанность по государственной регистрации факта предоставления ответчику по договору права использования товарного знака № 354118 потерял право на оспаривание заключенного с ответчиком соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности и последующему предъявлению ответчику требований о взыскании компенсации за использование товарного знака № 354118, верен и соответствует, как положениям действующего законодательства, так и материалам дела. 

Исходя из положений пунктов 3, 4 статьи 1, пунктами 1, 2 статьи 10 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что бездействие истца по инициации регистрации Роспатентом права на использование ответчиком товарного знака, с последующим предъявлением иска, являются недобросовестными и свидетельствуют о злоупотреблении правом. 

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не опровергают выводов суда первой инстанции по существу спора и не свидетельствуют о незаконности принятого судебного акта.

Нарушения прав ответчика судом не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта по доводам апелляционной жалобы не имеется.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы возлагаются на ее заявителя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 АПК РФ, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24 июня 2022 года по делу № А71-15/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу  - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики

Председательствующий

В.Ю. Назарова 

 

Судьи

О.Г. Власова 

 

Д.Ю. Гладких