АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-66316/2018

13 июня 2019 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 июня 2019 года

Полный текст решения изготовлен 13 июня 2019 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.Л. Зориной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.С. Каленюк, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-66316/2018 по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Русский фейерверк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о защите исключительных прав на товарный знак,

 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 16.11.2018г. №РФ/С-001,

от ответчика – ФИО3, ФИО4, представители по доверенности  от 26.05.2018г. №66АА4985299.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

 

ООО «Русский фейерверк» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1  о защите  исключительных прав на средство индивидуализации, в том числе о  взыскании компенсации в размере 5000000 руб. в отношении двух товарных знаков, а именно: товарный знак «Русский фейерверк» (свидетельство №27846),  товарный знак  «Русский фейерверк» (цветное изображение товарного знака), а также об обязании  удалить товарный знак «Русский фейерверк» и все сходные с ним до степени смешения обозначения с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчика, размещенных на сайте http://fire-franchise.ru/, об обязании прекратить оказание противоречащих закону услуг по продаже франшизы товарного знака  «Русский фейерверк».

Истец уточнил требования, указав, что просит взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на  товарный знак по свидетельству №27846.

Ответчик требования не признал, сославшись на несоблюдение претензионного порядка,  на отсутствие  надлежащих доказательств нарушения ответчиком  исключительных прав истца на товарные знаки, на то, что по свидетельству №27846 словосочетание «Русский фейерверк»  является не охраняемым элементом товарного знака, что права на товарный знак по свидетельству №685212 зарегистрирован лишь 30.11.2018г., после подачи иска.

Истец дополнительно представил письменные пояснения в обоснование суммы компенсации, копию свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №685212 («Русский фейерверк» - цветное изображение товарного знака)  и флэш-карту с видеоматериалами.

Доказательства приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

В судебном заседании 13.02.2019г. истец уточнил исковые требования,  просит взыскать заявленную сумму компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №685212,  сославшись на те же фактические обстоятельства в обоснование исковых требований. Уточнение исковых требований принято судом на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик исковые требования  не признал, ссылается на то, что словосочетание «Русский фейерверк» является неохраняемым  элементом товарного знака по свидетельству №685212, на недоказанность того факта, что индивидуальный предприниматель ФИО1 использует обозначение, сходное  с товарным знаком истца, кроме того, полагает, что использование спорного словосочетания разрешено истцом неопределенному кругу лиц. 

Определением суда истцу было предложено представить документы в подтверждение  принадлежности сайта ответчику (сведения об администраторе сайтов http://fire-franchise.ru/, http://rf-franchise.ru/ ).   

В судебном заседании 29.04.2019г. истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, указал, что требования заявлены в защиту  прав  в отношении двух товарных знаков, просит взыскать  компенсацию в сумме  2500000 руб. за нарушение его прав на каждый из товарных знаков. Ходатайство судом удовлетворено в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Кроме того, истец заявил отказ от истца части неимущественных исковых требований. Отказ судом принят.

Истец для приобщения к материалам  дела представил заключение специалиста в области патентоведческого исследования средств индивидуализации от 19.03.2019г. 

Определением от 30.04.2019г. в связи с противоречивостью представленных истцом и ответчиком сведений об администраторах сайтов суд истребовал от ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» сведения об администраторе (администраторах) сайтов http://fire-franchise.ru/, http://rf-franchise.ru/ за период  с 01.09.2017г. по настоящее время, а также пояснения о причинах  сообщения истцу и ответчику различных по содержанию сведений об администраторах сайтов. 

От  ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» 28.05.2019г. поступил ответ за запрос с указанием сведений об администраторах упомянутых сайтов.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд   

 

установил:

ООО «Русский фейерверк» принадлежат исключительные права на товарный знак «Русский фейерверк»  по свидетельству №27846  и на   товарный знак  «Русский фейерверк» (цветное изображение товарного знака) по свидетельству №685212.

Как следует из искового заявления и дополнений, истцом выявлены  факты незаконного  использования товарных знаков «Русский фейерверк»  по свидетельствам №№27846, 685212, выразившиеся  в предложении ответчиком продажи  франшизы на открытие фирменных магазинов  «Русский фейерверк», предложение размещено в сети Интернет на сайте http://rf-franchise.ru/  в 2017г. и на сайте  http://fire-franchise.ru/ в 2018г.  

В связи с отмеченными обстоятельствами истец обратился в суд с настоящим иском о защите исключительных прав на товарные знаки, в том числе о пресечении действий, нарушающих исключительные права, а также о взыскании денежной компенсации.

Впоследствии от требований неимущественного характера (об обязании  удалить товарный знак «Русский фейерверк» и все сходные с ним до степени смешения обозначения с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчика, размещенных на сайте http://fire-franchise.ru/, об обязании прекратить оказание противоречащих закону услуг по продаже франшизы товарного знака  «Русский фейерверк») истец отказался, отказ от иска в этой части судом принят на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, исковые требования рассматриваются судом в части взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на средства индивидуализации.

В соответствии со ст. ст. 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно свидетельству №2744846  истец является правообладателем в отношении товарного знака, включающего графический элемент и словосочетание «русский фейерверк», товарный знак зарегистрирован 08.09.2004г., дата приоритета  18.02.2004г. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении  товаров и услуг 13, 35, 39, 41  классов МКТУ, в том числе для  товаров 13 класса МКТУ словосочетание «русский фейерверк» является неохраняемым элементом.

Согласно свидетельству №685212 истцу принадлежат исключительные права на  товарный знак в цветном изображении  (цвета синий, желтый), также состоящий из графического элемента, словосочетания «русский фейерверк», размещенные в овале. Товарный знак зарегистрирован  30.11.2018г., дата приоритета 09.08.2017г. Регистрация товарного знака произведена в отношении товаров и услуг 13, 35 классов МКТУ, в том числе для  товаров 13 класса МКТУ словосочетание «русский фейерверк» также является неохраняемым элементом.  

В соответствии со ст. 1229 и ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом; никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. 

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Как следует из представленного истцом  нотариального протокола осмотра от 03.11.2017г., в сети Интернет на сайте http://rf-franchise.ru/   ответчиком предлагались услуги по продаже франшизы ООО «Русский фейерверк». На указанном сайте  размещено предложение по организации открытия фирменных магазинов истца, при этом использовано изображение, сходное до степени смешения с  товарным знаком, права на который принадлежат истцу по свидетельству №2744846, включая графический элемент, а также словосочетание «русский фейерверк».  Сходство до степени смешения  использованного ответчиком обозначения с товарным знаком истца  установлено по визуальному, фонетическому и семантическому признакам.

Согласно протоколу осмотра доказательств от 12.10.2018г.  в сети Интернет на сайте http://fire-franchise.ru/ ответчиком также  размещены предложения по продаже франшизы на открытие  фирменных магазинов «Русский фейерверк». Ответчик предлагал  организовать  процесс открытия торговых точек пиротехники, поставку товара и оформление открытых торговых точек  как фирменные  магазины «Русский фейерверк».  При этом  в предлагаемых  вариантах оформления торговых точек ответчиком использовано словосочетание «русский фейерверк», что свидетельствует о его сходстве до степени смешения с товарным знаком истца в части словесного элемента. Исключение из оформления графического элемента не влияет на восприятие обычным  покупателем спорного обозначения как обозначения, индивидуализирующего деятельность истца.

Возражения ответчика о том, что нарушением исключительных прав истца именно им материалами дела не доказано, судом отклоняются.

Согласно сведениям, представленным  ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»  (письмо от 28.05.2019г. №4334) администратором  доменных имен rf-franchise.ru и fire-franchise.ru в период с 03.11.2017г. по 25.04.2019г. являлся ФИО1 (ответчик по настоящему делу).

Ссылки ответчика на то, что он не размещал спорные материалы на сайтах, не является лицом, который, как следует из видеоролика,  лично предлагал услуги по продаже франшизы товарного знака и услуги по открытию фирменных магазинов, данное лицо ему неизвестно, не принимаются судом. Убедительных пояснений о том, кем и на каком основании спорные  материалы, в том числе видеоматериал, размещены на спорных сайтах, ответчиком не представлено. Ответчик является лицом, ответственным за наполнение контента сайтов, в отношении которых он осуществлял функции администратора.

Доводы ответчика о том, что доказательства, оформленные протоколом осмотра доказательств от 12.10.2018г., не являются подтверждением нарушения исключительных прав истца на товарный знак, поскольку словосочетание «русский фейерверк» является неохраняемым элементом, что прямо указано в свидетельстве №2744846, также отклоняется судом.

Как следует из  свидетельства №2744846, слова  «русский фейерверк» не является неохраняемым элементом товарного знака для товаров 13 класса МКТУ  (вещества взрывчатые (для фейерверков); взрыватели (для фейерверков); огни бенгальские (для фейерверков); петарды (для фейерверков); средства пиротехнические (для фейерверков) и т.п.); вместе с тем,  словесный элемент не лишен охраноспособности в отношении товаров и услуг иных классов МКТУ, в том числе  услуг 35 класса: демонстрация товаров, организация выставок, организация торговых ярмарок, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц)  и т.д. Предлагавшиеся ответчиком услуги по  организации  открытия торговых точек пиротехники, поставке товаров и оформлению открытых торговых точек в полной мере соответствуют услугам 35 класса МКТУ.

Ссылка ответчика на то, что,   использование товарного знака разрешено истцом неопределенному кругу лиц, что, по его мнению, подтверждено представленной аудиозаписью  разговора с представителями истца, основана на неверном толковании норм права и фактических обстоятельств. Действительно,  право использования  товарного знака может быть предоставлено любому лицу, что не оспаривается истцом, однако, такое использование осуществляется по согласованию с истцом и на определенных им условиях, что и предусмотрено правилами ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак подтверждено ответчиком в письме  от 04.12.2017г. 

Таким образом, факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству №2744846 подтвержден материалами дела.

Что касается ссылки истца на нарушение ответчиком исключительных прав на товарный   знак по свидетельству №685212, то суд отмечает следующее.

По свидетельству №685212 товарный знак «русский фейерверк» в цветном изображении (цвета синий, желтый), включающий  графический и словесный элементы, заключенные в овале, зарегистрирован   30.11.2018г., дата приоритета 09.08.2017г. 

Настоящее исковое заявление подано истцом в арбитражный суд 20.11.2018г., до момента регистрации указанного товарного знака. Документы, представленные истцом в подтверждение нарушения исключительных прав на товарные знаки, относятся к периоду до подачи иска, то есть к периоду ноябрь 2017г. – октябрь 2018г.

Согласно   ст. 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации  исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. В случае предоставления соответствующему обозначению правовой охраны, исключительное право на товарный знак действует с момента подачи заявки (дата приоритета) и подлежит защите.

Вместе с тем,  при соблюдении  должной осмотрительности и осторожности, хозяйствующие субъекты   не могут и не должны знать о наличии поданной в Роспатент заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, сходного  с используемым или обозначением, что исключает наличие в их действиях нарушения каких-либо прав подателя такой заявки.

Действия третьих лиц по использованию спорного обозначения до даты его государственной регистрации в качестве товарного знака не могут быть признаны нарушением исключительных прав на товарный знак, соответственно к таким лицам не могут быть применены предусмотренные законом меры ответственности

В данном случае истец,  требуя защиты прав на товарный знак по свидетельству №685212 в виде взыскания компенсации, ссылается на то, что на рынке  пиротехнических товаров  давно известен его  фирменный стиль – сине-желтая цветовая гамма, кроме того, ответчику было направлено требование о прекращении незаконного использования товарного знака и фирменного стиля, которым ответчик уведомлен о  подаче заявки  на регистрацию товарного знака в цветном изображении.

Вместе тем, данное требование направлено ответчику лишь 18.10.2018г. (почтовая квитанция и опись вложения); согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте ФГУП «Почта России» указанная почтовая корреспонденция  ответчиком не получена.

Как отмечалось выше, документы, представленные истцом в подтверждение нарушения его исключительных прав на средства индивидуализации, относятся к ноябрю 2017г. и октябрю 2018г. Исходя из данных сведений, в том числе и отраженных в переписке, зафиксированной при осмотре доказательств в соответствии с протоколом от 09.11.2018г., нет оснований полагать, что ответчик, имея сведения о подаче заявки на регистрацию товарного знака в цветном изображении, умышленно, осознавая противоправность своих действий,  использовал элементы данного товарного знака.

С учетом отмеченного, действия ответчика по использованию цветовой гаммы, присущей фирменному стилю истца, словосочетания «русский фейерверк» и графического элемента, не могут служить основанием для привлечения ответчика к ответственности в виде уплаты компенсации  на нарушение  исключительного права на товарный знак по свидетельству №685212, поскольку совершались до даты его регистрации. От иных требований по защите  исключительных прав  (требований неимущественного характера)  истец отказался, что отражено выше.

Таким образом, из материалов дела  установлено наличие оснований для привлечения ответчика к ответственности за нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству №2744846.

         Согласно п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации  в случаях, предусмотренных Гражданского кодекса Российской Федерации  для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, определенном  в сумме 5000000 руб., из расчета по 2500000 руб. за нарушение исключительных прав на каждый товарный знак.

Как отмечено выше, правомерным является требование о взыскании компенсации в отношении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №2744846.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае предъявленный к взысканию размер компенсации представляется недостаточно обоснованным.

Принимая во внимание предположительный характер указанного истцом размера  полученной ответчиком прибыли (более 29 млн. руб.), поскольку данный довод основан на сведениях, приведенных самим ответчиком в целях привлечения наибольшего количества партнеров для заключения договоров, отсутствие доказательств реального количества заключенных договоров, сезонный характер деятельности по  открытию магазинов, павильонов, иных торговых точек для реализации пиротехники, указанную в  приведенных материалах стоимость франшизы (от 99 до 199 тыс. руб.) суд полагает  соразмерной допущенному нарушению  исключительных прав на товарный знак по свидетельству №2744846 сумму компенсации, равную 900000 руб.

Истцом не представлено достаточных документальных обоснований предъявленного к взысканию размера компенсации. Приведенные им доводы и обстоятельства судом  учтены, что отмечено выше. Каких-либо обоснований значительности причиненных или предполагаемых  убытков в результате деятельности ответчика, из приведенных им доводов  не усматривается.

В связи с указанным исковые требования подлежат удовлетворению частично -  в сумме 900000 руб.

В части неимущественных требований производство по делу подлежит прекращению в связи с принятием отказа истца от иска в этой части (п. 4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч. 1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, при удовлетворении исковых требований частично, сумма государственной пошлины определяется пропорционально размеру удовлетворенных требований. Государственная пошлина в сумме 6000 руб. подлежит возвращению из федерального бюджета.

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ:

Исковые требования  удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Русский Фейерверк» компенсацию в сумме 900000 руб., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 8640 руб.

Во взыскании остальной суммы компенсации отказать.

В части требований об обязании удалить товарный знак «Русский фейерверк» и все сходные с ним до степени смешения обозначения с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, размещенных на сайте http://fire-franchise.ru/., и об обязании прекратить оказание услуг по продаже франшизы товарного знака «Русский фейерверк» производство по делу прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Русский Фейерверк» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 руб., уплаченную по платежному поручению от  30.11.2018г. №468. Оригинал платежного поручения возвратить истцу.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                                   Н.Л. Зорина