Д Е В Я Т Ы Й   А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й

С У Д

127994, г. Москва, ГСП -4,  проезд Соломенной сторожки, д. 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 09АП- 19994 /2017-ГК

город Москва

20 июня 2017 года

Дело № А40-47377/15

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июня 2017 года

Постановление изготовлено в полном объеме 20 июня 2017 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой,

судей В.Р. Валиева, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Акционерного общества "НПК "Уралвагонзавод" 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 февраля 2017 года

по делу № А40-47377/15, принятое судьей М.А. Ведерниковым 

по иску ФГБУ "ФАПРИД" 

к Акционерному обществу "НПК "Уралвагонзавод" 

по встречному иску Акционерного общества "НПК "Уралвагонзавод" 

к ФГБУ "ФАПРИД" 

о внесении изменений в лицензионный договор

третьи лица: МИНОБОРОНЫ РФ, МИНФИН РФ, Федеральная служба по военно- техническому сотрудничеству, ОАО «Рособоронэкспорт», Роспатент 

о взыскании задолженности и договорной неустойки 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 (по доверенности от 31.12.2016)

от ответчика: ФИО3 (по доверенности от 19.01.2017)

УСТАНОВИЛ:

ФГБУ «ФАПРИД» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского» о взыскании лицензионных платежей по лицензионному договору от 14.11.2011 № 1-01-12-00775 в размере эквивалентном 20 396 864,76 долл. США в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств, а также неустойки по состоянию на 05.11.2015 (включительно) по лицензионному договору от 14.11.2011 № 1-01-12-00775 в размере, эквивалентном 10 270 316,52 долл. США в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

АО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского» заявлено встречное исковое заявление о внесении изменений в лицензионный договор от 14 ноября 2011 года № 1-01-11-00775, заключенный между ФГБУ «ФАПРИД» и ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», изложив п. 7.2 лицензионного договора в следующей редакции: «За предоставленное по Договору право на использование Результатов интеллектуальной деятельности в рамках выполнения Дополнения от 29.07.2011 №101206110962-113002 к договору комиссии от 12.07.2011 №Р/101206110962-112272 по рамочному контракту от 11.09.2011 № Р/101206110962/877/665 и исполнительным контрактам от 11.09.2011 № 01 (Р/101206110963)/878/666 и № 02 Р/101206110964 Лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере 2 160 839,86 долларов США».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечены МИНОБОРОНЫ РФ, МИНФИН РФ, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, ОАО «Рособоронэкспорт», Роспатент.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2017 года первоначальный иск удовлетворен в полном объеме, в удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда от 21 февраля 2017, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в первоначальных исковых требованиях и об удовлетворении встречного иска, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Указывает на то, что срок платежа по лицензионному договору наступает не ранее определения окончательного размера лицензионного платежа. 

Ответчик также полагает, что доля государства в правах на РИД определяется не в максимальном размере, а в соответствии с формулой по установленным коэффициентам, в связи с чем,  п. 7.2 лицензионного договора должен быть изменен на основании представленных в материалы дела документов, свидетельствующих о доле государства в правах на РИД. 

Ссылается на то, что судом неверно истолкован приказ Минюста России от 21.032008 №72, поскольку коэффициент dg определяется от общего объема прав на РИД. Также полагает необоснованным применение судом норм о пропуске срока исковой давности. 

Представитель ответчика в судебном заседании просил апелляционную жалобу удовлетворить. 

Представитель истца просил отказать в удовлетворении исковых требований. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со ст.ст. 266,268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей сторон, обсудив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены решения суда.

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» и положениями Федерального закона от 15 июля 1995 года N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" в рамках осуществления военно-технического сотрудничества, между Российской Федерацией и Алжирской Народной Демократической Республикой заключен Рамочный контракт от 11.09.2011 № Р/101206110962/877/655 и исполнительные контракты от 11.09.2011 № 01 (Р/101206110963)/878/666, № 02 Р/101206110964 на производство и поставку Российской Федерацией в Алжирскую Народную Демократическую Республику продукции военного назначения - танков Т-90С (индекс 188С), танков Т-90СК (индекс 188СК), бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М (индекс 142). 

В целях исполнения обязательств Российской Федерации по указанному внешнеторговому контракту, между ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося экспортером продукции военного назначения, и ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», имеющим производственные мощности, необходимые для изготовления продукции военного назначения, подлежащей поставке иностранному заказчику, заключен договор комиссии, в соответствии с которым ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод» обязано осуществить производство продукции военного назначения, установленной международным контрактом.

В соответствии с требованиями приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 26.12.2002 № 355 на организацию - производителя продукции, участвующую в исполнении внешнеторгового контракта, возложена обязанность представить комплект документов для урегулирования вопросов правовой защиты государственных интересов при экспорте продукции военного назначения, содержащей результаты интеллектуальной деятельности. 

Обязанность обеспечить урегулирование данных вопросов была возложена на ФГБУ «ФАПРИД»

Между ФГБУ «ФАПРИД» (лицензиар) и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (лицензиат) заключен Лицензионный договор от 14.11.2011 № 1-01-11-00775 о предоставлении ответчику права на использование результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации. 

Исчисление размера лицензионного платежа установлено приказом Минюста России от 21.03.2008 № 72 «Об утверждении порядка взимания платежей в соответствии с лицензионными договорами, заключаемыми при вовлечении в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения», а зачисление лицензионного платежа и неустойки в полном объеме в федеральный бюджет установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2012 № 1250 «О доходах федерального бюджета от управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения».

Согласно п. 2.1 Договора Российская Федерация, в лице ФГБУ «ФАПРИД», предоставляет ОАО «НПК «Уралвагонзавод» на срок действия лицензионного договора право на использование РИД определенных в п. 1.1 Договора как «технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения ОКР по разработке танков Т-90, Т-90К (шифр «Совершенствование Т-72Б»), ОКР «Разработка и создание на базе танка Т-72, бронированной ремонтно-эвакуационной машины» («шифр «Лебедка»), содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации» с целью выполнения обязательств Предприятия в соответствиями с условиями Договора комиссии и Контракта, а Предприятие уплачивает за право пользования указанного РИД платеж в доход федерального бюджета в соответствии с п. 5.2 и п. 7.2 Договора.

В соответствии с п. 7.1 Договора расчет размера платежа по Договору осуществляется в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.02.2008 № 72 «Об утверждении порядка взимания платежей в соответствии с лицензионными договорами, заключаемыми при вовлечении в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, их и предельных размеров». 

В соответствии с пунктом 7.2 Договора за предоставленное по Договору право на использование РИД Предприятие уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере, эквивалентном 31 516 240,96 долл. США. 

Пунктом 7.3 Договора предусмотрено, что лицензионный платеж перечисляется лицензиатом на счет Лицензиара пропорциональными платежами по отношению к средствам, поступающим на счет Лицензиата согласно условиям договора комиссии в течении 30 дней с дат поступления соответствующих средств за поставляемую Продукцию.

Согласно поступившей от Предприятия отчетной документации валютная выручка за поставленную инозаказчику продукцию военного назначения поступила на счет Лицензиата 14 платежами в общей сумме, эквивалентной 817 508 697,32 долл. США. 

Размер лицензионных платежей (от суммы поступившей валютной выручки), подлежащих оплате в доход федерального бюджета, составляет в эквиваленте 23 723 643,37 долл. США.

Ответчиком при этом вознаграждение по лицензионному договору оплачено частично на сумму 2 644 741,84 долл. США. 

В соответствии с п. 1, 5 ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии с п.2 ст. 1233 ГК РФ к лицензионным (сублицензионным) договорам применяются общие положения об обязательствах (ст.ст. 307-419) и о договоре (ст.ст.420-453), поскольку иное не установлено правилами ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Установив факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по оплате лицензионного вознаграждения, суд первой инстанции принял обоснованное решение об удовлетворении заявленных истцом требований о взыскании задолженности в размере 20 396 864,76 долларов США. 

В соответствии с п. 5.3. Договора, за день просрочки уплаты лицензионного платежа, с Предприятия подлежит взысканию неустойка в размере, эквивалентном 9,42 долл. США. Количество дней просрочки уплаты лицензионного платежа – 805 дней.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В связи с нарушением срока оплаты лицензионного вознаграждения, установленного договором, истцом правомерно начислена неустойка в соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 5.3 договора в размере 10 270 316,52 долларов США.

В соответствии с п. 5.3. Договора, за день просрочки уплаты лицензионного 7 платежа, с Предприятия подлежит взысканию неустойка в размере, эквивалентном 9,42 долл. США. Количество дней просрочки уплаты лицензионного платежа – 805 дней.

В обоснование встречного иска ответчик указывает на следующее.

Пунктом 3 Порядка, утвержденного вышеназванным Приказом Министерства юстиции РФ от 21.03.2008 г. № 72, действовавшим на момент заключения лицензионного договора, установлена формула расчета размера лицензионного платежа. 

Все составляющие формулы расчета лицензионного платежа, установленной Приказом Минюста России от 21.03.2008 № 72, являлись обязательными к применению, возможности их произвольного (необоснованного) установления по усмотрению сторон или ФГБУ «ФАПРИД» в одностороннем порядке приказ не допускает.

Одной из составляющих формулы является доля государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности (показатель dg). Определение доли государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности (показателя dg) является обязательным условием, необходимым для расчета и установления размера лицензионного платежа. Данный показатель формулы определяет объем фактически используемых лицензиатом прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности при исполнении контрактных обязательств и существенно влияет на формирование итоговой величины размера лицензионного платежа.

В целях реализации положений Постановления Правительства РФ от 29 сентября 1998 г. N 1132 о согласовании ФГБУ «ФАПРИД» с государственным заказчиком функций по распоряжению правами на результаты интеллектуальной деятельности, вовлекаемые в экономический и гражданско-правовой оборот и заключению лицензионных договоров 04 июня 2010 года между ФГБУ «ФАПРИД» и Главным управлением вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации (Управление интеллектуальной собственности Министерства обороны РФ) подписан совместный протокол о порядке взаимодействия в сфере правовой защиты и распоряжения правами Российской Федерации на результаты научно- исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ.

На основании вышеуказанного ответчик полагает, что помимо того, что определение доли государства в правах является обязательным условием для расчета размера лицензионного платежа, указанная доля подлежала согласованию с государственным заказчиком - Министерством обороны РФ.

По мнению ответчика, до заключения лицензионного договора от 14 ноября 2011 года № 1-01-11-00775 доля государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности не была установлена и согласована с государственным заказчиком, что исключало возможность законного расчета размера платежа по формуле установленной Приказом Министерства юстиции РФ от 21.03.2008 г. № 72.

ФГБУ «ФАПРИД» и ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод» пришли к соглашению о проведении мероприятий по определению доли государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности, согласованию данной доли с государственным заказчиком - Министерством обороны РФ и последующему установлению фиксированного размера лицензионного платежа. Данные условия включены в п. 7.2 лицензионного договора дополнительным соглашением № 2 от 12 сентября 2012 года.

В соответствии с п. 7.2 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения № 2 от 12 сентября 2012 года: «Размер лицензионного платежа в соответствии со ст. 1235 ГК РФ и Приказом Минюста России от 21.03.2008г. № 72 определяется выражением 31 516 240,96 долларов США х dg, где 31 516 240,96 долларов США -предельный размер лицензионного платежа, dg - доля государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности.

09 июля 2012 года между ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод» (заказчиком) и ФГБУ «ФАПРИД» (исполнителем) был заключен договор № 12-037/951к/15 об оказании услуг согласно которому, ФГБУ «ФАПРИД» приняло на себя обязательство в срок до 15 мая 2013 года выполнить комплекс мероприятий, направленных на определение доли Российской Федерации в общем объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая проведение инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подготовку аналитического отчета о доле государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности, согласование данных о доле государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности в уполномоченном органе государственного заказчика Министерства обороны РФ - ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ».

Ответчик указывает на то, что обязательства по Договору № 12-037/951к/15 от 09 июля 2012 года на проведение инвентаризации, установление доли Российской Федерации в правах на результаты интеллектуальной деятельности и ее согласования с государственным заказчиком ФГБУ «ФАПРИД» не выполнило. 

Истец полагает, что обязательства по Договору № 12-037/951 к/15 от 09 июля 2012 года на проведение инвентаризации и установление доли Российской Федерации в правах на результаты интеллектуальной деятельности и согласования с государственным заказчиком ФГБУ «ФАПРИД» не исполнило.

Ответчиком проведена инициативная инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности и работы по определению доли Российской Федерации при выполнении контрактных обязательств, указанных в лицензионном договоре от 14 ноября 2011 года № 1-01-11-00775 с привлечением другого исполнителя.

По результатам инвентаризации установлено, что продукция, производство которой установлено контрактом по заказу иностранного заказчика не имеет ничего общего с изделиями, разработанными в рамках ОКР по разработке танков Т-90, Т90-К (шифр «Совершенствование Т-72Б»), ОКР «Разработка и создание на базе танка Т-72, бронированной ремонтно-эвакуационной машины» (шифр «Лебедка»). 

На основании вышеуказанного ответчик полагает, что сумма, подлежащая уплате по лицензионному договору составляет 2 160 839,86 долл. США, в связи с чем, в п. 7.2 договора необходимо внести соответствующие изменения. 

Обоснованность и законность расчета размера лицензионного платежа в сумме 2 160 839,86 долларов США подлежащего оплате в соответствии с условиями лицензионного договора подтверждена заключением комиссии научно- исследовательского Центра проблем интеллектуальной деятельности Министерства обороны РФ на материалы по использованию лицензионного договора, заключенного между ФГБУ «ФАПРИД» и ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 14.11.2011г. № 1-01-11-00775.

Вместе с тем, разделом 7 Договора установлено, что за предоставленное по Договору неисключительное право на использование РИД Предприятие уплачивает платеж в пользу Российской Федерации. В соответствии с действовавшим на момент заключения Договора и дополнительных соглашений к нему законодательством, расчет размера платежа по лицензионному договору осуществляется в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.03.2008 № 72. 

Пунктом 2 Приказа № 72 установлено, что платежи взимаются с российских и физических лиц, заключающих лицензионные договоры о предоставлении права использования РИД с ФГБУ «ФАПРИД». 

Пунктом 3 Приказа № 72 установлено, что платежи за использование РИД, права на которые принадлежат РФ, исчисляются по установленной в приказе формуле на основании документов, предоставленных Предприятием во исполнение приказов Министерства юстиции Российской Федерации от 27.06.2002 № 180 и от 26.12.2002 № 355.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, правомерно указал на то, что согласно приказу Минюста России от 21.03.2008 № 72 данные о доле государства в правах на РИД предоставляются лицензиатом. ФГБУ «ФАПРИД» при этом не обязано проводить экспертизу по определению доли.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что по заключенному между сторонами лицензионному Договору право на использование РИД ответчик обязан уплатить платеж в пользу Российской Федерации в размере 31 516 240,96 долл. США., что полностью соответствует положениям ст. 1235 ГК РФ. 

Заключение, представленное ответчиком, относительно доли государства в правах на РИД  не может быть принято в качестве надлежащего доказательства, поскольку в материалах дела отсутствуют документы, на основании которых было подготовлено заключение, отсутствует перечень вопросов, поставленных перед экспертами, отсутствует утвержденная нормативно-правовым актом и согласованная с Минобороны России методика, на основании которой определены размеры доли Российской Федерации в правах на РИД. 

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

В силу ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права; изъятия из этого правила устанавливаются данным Кодексом и иными законами. 

Согласно постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.09.2015г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

Из п. 2 ст. 199 ГК РФ следует, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Таким образом, если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности, суд вправе отказать в удовлетворении заявленных требований только по этому основанию.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции, что истец по встречному иску узнал или должен был узнать о нарушении своего права 14.11.2011, когда был заключен лицензионный договор. Поскольку срок исковой давности истек 13.11.2014, а истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с встречным исковым заявлением 15.06.2015, суд апелляционной инстанции полагает правомерным установление судом первой инстанции факта пропуска срока исковой давности при подаче встречного иска. 

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению, поскольку не опровергают выводы суда первой инстанции, а повторяют доводы, которые являлись предметом проверки суда первой инстанции, основаны на несогласии с выводами суда, сделанными на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, которым дана надлежащая правовая оценка. Несогласие с их оценкой, а также неправильное толкование норм закона, не свидетельствуют о незаконности принятого судом решения.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального       кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2017 года по делу № А40-47377/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья      Д.Н. Садикова

Судьи                                                                                                                  В.Р. Валиев

                                                                                                                                     Н.И. Левченко