АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, г. Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-61048/2022

01 марта 2024 года

г. Екатеринбург

Резолютивная часть решения объявлена 22 февраля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 01 марта 2024 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.Г.Дякиной при ведении протокола судебного заседания до и после перерыва помощником судьи А.Д. Едуновой рассмотрел в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Бонтемпи Рест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Парк» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***> ) об обязании совершить действия, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав 

 при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Иль примо" (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***>), 

 

при участии в судебном заседании 09.02.2024,19.02.2024, 22.02.2024:

от истца (посредством участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания))-   ФИО1, представитель по доверенности от 14.09.2022 ФИО2, представитель по доверенности от 21.04.2021,

от ответчика, третьего лица -   ФИО3 представитель по доверенности от 18.11.2022. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Бонтемпирест» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Парк» об обязании ответчика  прекратить незаконное использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «БонтемпиРест») по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по 29, 30, 32, 43 классам МКТУ при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров, взыскании компенсации 500 000 рублей, а также  19000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Определением Арбитражного  суда Свердловской области от 15.11.2022 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание.

Истцом размер компенсации заявляется на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. 14.11.2022 Истец направил ходатайство об увеличении размера первоначально заявленной им ко взысканию компенсации до 850 000 рублей. Увеличение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Также истец заявил ходатайства об истребовании от Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (6658 код инспекции) дополнительных доказательств. Кроме того, истец просит с целью установления количества и стоимости реализованной обществом с ограниченной ответственностью «Парк» по адресу: 620014, Екатеринбург, ул. 8 марта, 46, ТЦ «Гринвич», 3 очередь, 3 этаж (фудкорт) контрафактной продукции, нарушающей права Истца, назначить по делу судебную экспертизу. Ходатайства приняты судом к рассмотрению.

В предварительном судебном заседании ответчиком заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения по исковому заявлению ООО «ИЛЬ ПРИМО» к ООО «БОНТЕМПИРЕСТ» в Арбитражном суде г. Москвы (номер дела А40-245168/2022). Ходатайство  принято судом к рассмотрению, подлежат рассмотрению в основном судебном заседании с учетом мнения сторон.

Определением от 15.12.2022 суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. 

В судебном заседании 23.01.2023 ответчик поддержал ходатайство о приостановлении производства по делу. С учетом мнения сторон, суд  в порядке ст. 51 АПК РФ пришел к выводу о необходимости привлечения ООО «ИЛЬ ПРИМО» в качестве третьего лица.

В свою очередь истец представил ходатайство о приобщении возражений относительно приостановления производства по делу. Ходатайство удовлетворено, документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ.

 В порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 27.01.2023.

После перерыва представитель ответчика, обладая  также полномочиями на представление интересов третьего лица, представил пояснения относительно ходатайства  о приостановлении производства. Пояснения приобщены к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ.

Рассмотрев ранее заявленное ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу, суд отказал в его удовлетворении, о чем вынесено соответствующее определение суда.

Также  истец поддержал раннее заявленное ходатайство об истребовании от Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга дополнительных доказательств. Суд, с учетом мнения сторон, счел возможным удовлетворить заявленное ходатайство, истребовать указанные сведения в порядке ст. 66 АПК РФ, о чем судом вынесено соответствующее определение суда.

В ответ на запрос суда 15.02.2023  от Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили дополнительные сведения.

В судебном заседании 27.02.2023 ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства по делу.  Истец против отложения судебного разбирательства по делу не возражает. Рассмотрев указанное ходатайство в порядке ст. 158 АПК РФ, суд счел возможным его удовлетворить.

21.03.2023 от ответчика поступило ходатайство о приобщении отзыва к материалам дела. Ходатайство удовлетворено, отзыв приобщены к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ.

В судебном заседании 21.03.2023 истец заявил ходатайство о назначении экспертизы, ходатайство принято судом к рассмотрению, подлежит разрешению с учетом мнения сторон. Истцом представлены соответствующие документы  в подтверждении квалификации экспертов и оплаты экспертизы. Документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ. 

Также устно заявлено ходатайство  об истребовании фискального накопителя для проведения экспертизы от ответчика. Суд, с учетом мнения сторон, счел возможным удовлетворить заявленное ходатайство, обязать ответчика представить первичные документы.

19.04.2023 ответчиком направлена первичная документация по закупкам. В судебном заседании 20.04.2023 ответчиком заявлено ходатайство о приобщении дополнительных документов, консолидированной позиции, а также позиции относительно назначении экспертизы. Ходатайство удовлетворено, документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ.

В свою очередь истцом заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства по делу. Рассмотрев указанное ходатайство в порядке ст. 158 АПК РФ, суд счел возможным его удовлетворить.

Кроме того, истец поддерживает  ходатайство об истребовании  финансово-бухгалтерских документов у ответчика за период с 25.10.2022 по настоящее время. Ходатайство судом рассмотрено, по результатам рассмотрения ходатайства суд определил представить ответчику в срок до 27.04.2023 указанные документы либо документально обосновать невозможность их предоставления (с учетом довода о прекращении деятельности)

Истцом 19.05.2023 направлено ходатайство об увеличении размера компенсации до 21023206 руб. Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Ранее заявленное ходатайство о назначении экспертизы истец не поддерживает, просит не рассматривать ходатайство по существу, в связи с чем ходатайство оставлено  без рассмотрения судом на основании ч. 2 ст. 148 АПК РФ.

От ответчика поступили пояснения по периоду предоставления первичной документации. В судебном заседании поступило ходатайство о приобщении переписки в подтверждение осведомленности истца об использовании товарного знака. Ходатайство удовлетворено, документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ.

В судебном заседании ответчиком заявлено ходатайство о приобщении протоколов осмотра доказательств, видеоматериалов на компакт диске. Документы, диск приобщены к материалам дела.

Истцом заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства по делу в целях ознакомления с материалами дела. Рассмотрев указанное ходатайство в порядке ст. 158 АПК РФ, суд счел возможным его удовлетворить.

13.07.2023 истцом заявлено ходатайство об уменьшении исковых требований. Истец просит обязать ООО "ПАРК" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) прекратить незаконное использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «БонтемпиРест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по 29, 30, 32, 43 классам МКТУ при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров. Взыскать с ООО "ПАРК" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «БонтемпиРест» (ИНН: 

<

***>; ОГРН; 

<

***>) компенсацию 7 009 034 рубля за период с 01.03.2022 года по 25.10.2022 года. Уменьшение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Учитывая, что в процессе судебного заседания возникли технические неполадки при ведении онлайн-заседания, судебное разбирательство отложено в соответствии с положениями ст. 158 АПК РФ.

В судебном заседании 21.08.2023, учитывая нахождение на рассмотрении Конституционного суда Российской Федерации  запроса Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (дело 3699/15-01/2023), с учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд счел необходимым отложить судебное разбирательство в соответствии с положениями ст. 158 АПК РФ.

В последующем судебные заседания откладывались в порядке ст. 158 АПК РФ.

Странами представлены дополнительные документы и доказательства. Документы приобщены к материалам дела.

Также в судебном заседании 09.01.2024 ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного заседания до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам кассационной жалобы по делу № А60-61050/2022 (со схожими фактическими обстоятельствами).

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд счел возможным его удовлетворить в целях правовой определенности между лицами, участвующими в деле,  судебное разбирательство  отложено на основании ст. 158 АПК РФ.

08.02.2024, 09.02.2024 сторонами представлены письменные пояснения по делу.

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании обвялен перерыв до 19.02.2024, затем до 22.02.2024.

От истца 19.02.2024 и 21.02.2024  и ответчика  16.02.2024 поступили ходатайства о приобщении дополнительных документов к материалам дела. Ходатайство удовлетворено, документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ.

После перерыва заседание продолжено в том же составе суда.

Ответчиком  заявлено ходатайство о приобщении копии протокола осмотра доказательств, на обозрение суда представлен нотариально заверенный протокол осмотр доказательств.  Ходатайство судом рассмотрено, удовлетворено в порядке ст. 75 АПК РФ. Истец в судебном заседании 22.02.2024 указал на отсутствие необходимости предоставления дополнительного времени на ознакомление с указанными документами, ходатайствовал о рассмотрении дела по существу, в связи с чем суд рассматривает дело по существу в настоящем судебном заседании.

Иных заявлений, ходатайств не поступало.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

установил:

Как следует из материалов дела, ООО «Бонтемпирест» является обладателем исключительных прав на товарные знаки:

-  комбинированный товарный знак «ПиНцерия Бонтемпи» по свидетельству № 589910, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 06.10.2016 с приоритетом от 04.09.2015 в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

-  комбинированный товарный знак «PINZERIA by Bontempi» по свидетельству № 593503, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 02.11.2016 с приоритетом от 04.09.2015, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

-  товарный знак «Пинса Романа» по свидетельству № 586010, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 07.09.2016 с приоритетом от 20.08.2015, в отношении услуг 43 класса МКТУ;

-  товарный знак «PINSA ROMANA» по свидетельству № 708138, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

-  товарный знак «ПИНЦА» по свидетельству № 633778, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 24.10.2017 с приоритетом от 05.12.2016, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

-  товарный знак «PINZA» по свидетельству № 633779, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 24.10.2017 с приоритетом от 05.12.2016, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

-  товарный знак «ПИНСА» по свидетельству № 708136, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

-  товарный знак «PINSA» по свидетельству № 708137, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

-  товарный знак «БОНТЕМПИ» по свидетельству N 496142, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 16.09.2013 с приоритетом от 16.03.2011, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «Валентино Бонтемпи» по свидетельству N 516899, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 02.07.2014 с приоритетом от 18.04.2012, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

-  товарный знак «BONTEMPI» по свидетельству N 496143, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 16.09.2013 с приоритетом от 16.03.2011, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

Указанным товарным знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров и услуг следующих классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): 29 -мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые. 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед. 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания.

Истец под названными товарными знаками оказывает услуги предприятий общественного питания (ресторанов), а также генеральный директор истца, гражданин государства Италия, Валентино Бонтемпи, производит и реализует под указанными выше товарными знаками свои авторские блюда под обозначениями «ПИНЦА/PINZA» (ПИНСА/PINSA) в ПиНцериях/PiNzeria, принадлежащих истцу, по следующим адресам:

-

<

...>;

-

<

...>; 

<

...>;

- 

<

...>;

- город Москва, м. Братиславская, Мячковский бульвар, 3А.

Кроме того, под лицензионным контролем истца на основании заключенных договоров коммерческой концессии указанные выше товарные знаки используются иными лицами в сети ресторанов, расположенных по адресам:

- город Москва, 

<

...>;

- 

<

...>;

- 

<

...>;

- 

<

...>;

- 

<

...>;

- 

<

...>;

- 

<

...>;

- 

<

...>;

- 

<

...>;

Сведения о ресторанах размещены на официальном сайте истца в сети Интернет по адресу: https://pinzeria.ru/ru/restaurant.

ООО «БонтемпиРест» ссылается на то, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует обозначения сходные с товарными знаками № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 в своей предпринимательской деятельности для индивидуализации услуг и товаров предприятия общественного питания по адресу: 620014, Екатеринбург, ул. 8 марта, 46, ТЦ «Гринвич», 3 очередь, 3 этаж (фудкорт)

Для продвижения контрафактных товаров, а также своего предприятия общественного   питания,   ответчик   разместил   спорные   обозначения   в электронно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на сайтах: https://yandex.ru/maps/org/pinzeria_by_bontempi/37391651162/?ll=60.597012%2C56.829034&mode=search&sctx=ZAAAAAgBEAA aKAoSCYnOCDauz0JAEabtX1lp4EtAEhIJHEC%2F7988EEAR0NGqlnOU7D8iBgABAgMEBSgKOABA3ZwGSAFiK3JlYXJyPXNiaGVtZV 9Mb2NhbC9HZW8vRW5hYmxlOmVhdXR5RmlsdGVyPTFqAnJ1nOHNzEw9oAEAqAEAvOFeVXslwgEG2qLdpYsB6gEA8gEA%2BAEAg gJJ0J%2FOuNC90YbOtdGA0LiRjyDOkdC%2B0L3RgtC10LzOv9C4INCT0YDOuNC90LLOuNGHINC10LrOsNGC0LXRgNC40L3OsdGD0 YDOs4oCAJICAjU0mgIMZGVza3RvcC1tYXBz&sll=60.597012%2C56.829034&sspn=0.046433%2C0.009757&text=%D0%9F%D0%B8%D0 %BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%20 %D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8 %D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&utm source=main stripe big&z=16.45

https://eda.yandex.ru/r/pinzeria by bontempi?placeSlug=bontempi&shipping Type=delivery

https://www.delivery-

club.ru/srv/pinzeria_by_bontempi_j ekatj erinburg?vendorCategoriesOuery=-2

https://estory.market/pinzeriaekb https: //www.center.rest/restaurants

https://pinzeria-by-bontempi-grinvich.gorpom.ru/#reviews

https://mag.gorpom.ru/editor/about/10374375-o-projekte/

https://pizzeriaekb.ru/redirect/index.html

и др.

В подтверждение нарушения исключительного права со стороны ответчика ООО «БонтемпиРест» представлены скриншоты указанных интернет-страниц.

Таким образом, по мнению истца, ответчик предлагал услуги общественного питания и продукты питания с использованием сходных и тождественных обозначений.

Поскольку досудебные требования истца о прекращении незаконного использования товарного знака оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения, ООО «БонтемпиРест» обратилось в арбитражный суд с заявленными исковыми требованиями.

Изучив доводы лиц, участвующих в деле, оценив, представленные в материалы дела письменные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле документов, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в порядке ст. 71 АПК РФ, суд полагает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Статья 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление N 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления № 10, в настоящем деле в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на произведение и на товарные знаки входят факт принадлежности истцу указанных прав и факт нарушения ответчиком путем использования соответствующего произведения одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ, а также факт нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь, ответчик должен представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании объектов интеллектуальных прав.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных   на   разрешение   спора   доказательств   на   допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как установлено судом и не оспаривается ответчиком, ООО «Бонтемпирест» является обладателем исключительных прав на товарные знаки «ПиНцерия Бонтемпи», «PINZERIA by Bontempi», «Пинса Романа», «PINSA ROMANA», «ПИНЦА», «PINZA», «ПИНСА», «PINSA», «БОНТЕМПИ», «BONTEMPI», «Валентино Бонтемпи» в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ.

В обоснование исковых требований истцом представлен акт от 09.09.2022 года, составленный представителем истца при посещении предприятия общественного питания Ответчика. При осмотре установлено соответствие сведений о деятельности указанного предприятия общественного питания информации, размещенной в сети Интернет, в том числе, на страницах по ранее указанным электронным адресам. На торцевых сторонах потребительской упаковки со всех сторон указан электронный адрес сайта www.pinzeriaekb.ru. С указанного электронного адреса имеется возможность доставки и заказа продуктов из ресторана на дом.

В материалы дела также представлены кассовые чеки от 09.09.2022 и  от 10.09.2022, выданные ответчиком при покупке в названном помещении товара под спорным наименованием «ПИНЦА», «PINZA», а также фотоснимки торгового помещения, расположенного по адресу: 620014, 

<

...>, ТЦ «Гринвич», 3 очередь, 3 этаж (фудкорт). На вывеске, в интерьере, на оборудовании предприятия общественного питания, на упаковках продуктов питания, в меню, на документации и рекламных материалах по данному адресу использованы обозначения «ПИНЦА» и «PINZA», «PINZERIA by Bontempi», «Валентино Бонтемпи», «Bontempi».

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. Из содержания приведенных правовых норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 162 постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Проведя сравнительный анализ товарных знаков истца и использованного ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения, а именно: вывеска помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, ТЦ «Гринвич», кассовые чеки от 09.09.2022, от 10.09.2022, меню ресторана, оборудование ресторана, упаковки продуктов питания, информация в системе Интернет суд установил, что ответчиком  использованы сходные с товарными знаками истца обозначения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что, вопреки доводов ответчика, истцом подтвержден факта размещения товарных знаков на товарах, которые указаны в товарных чеках, представленных ответчиком всей совокупностью имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу части 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Исходя из общих правил доказывания, коррелирующих с принципом состязательности и равноправия сторон (статьи 9, 65 АПК РФ), каждая сторона представляет доказательства в подтверждение своих требований и возражений.

В общеисковом процессе с равными возможностями спорящих лиц по сбору доказательств, применим обычный стандарт доказывания, который может быть поименован как "разумная степень достоверности" или "баланс вероятностей" (определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2019 N 305-ЭС16-18600(5-8)).

Обычный стандарт доказывания предполагает вероятность удовлетворения требований истца при представлении им доказательств, с разумной степенью достоверности подтверждающих обстоятельства, положенные в основание иска. В этом случае состав доказательств, достаточных для подтверждения оснований иска (их опровержения), должен соответствовать обычному кругу доказательств, документально опосредующих спорное правоотношение при типичном развитии, которыми должна располагать его сторона.

Представление суду утверждающим лицом подобных доказательств, не скомпрометированных его процессуальным оппонентом, может быть сочтено судом достаточным для вывода о соответствии действительности доказываемого факта в целях принятия судебного акта по существу спора.

По результатам анализа и оценки доказательств суд разрешает спор в пользу стороны, чьи доказательства преобладают над доказательствами процессуального оппонента.

Услуги, оказываемые истцом и ответчиком, являются услугами общественного питания (43 класс МКТУ), а товары - продуктами питания (29, 30 и 32 классы МКТУ), и смешиваются в глазах потребителей (за счет сходства обозначений, которые незаконно использовались ответчиком, с товарными знаками истца).

Услуги и товары истца и ответчика являются однородными, что усиливает смешение в глазах потребителей, ответчик фактически имитирует услуги и товары истца. Блюда под обозначениями «PINZA», «ПИНЦА», «PINSА», «ПИНСА», «Пинса Романа» являются авторскими блюдами генерального директора ООО «БонтемпиРест».

Генеральный директор истца, гражданин государства Италия, господин Валентино Бонтемпи, являясь всемирно известным ресторатором, а также автором кулинарных книг, которые публикуются, в том числе, на территории Российской Федерации, ввел в гражданский оборот в Российской Федерации свои авторские блюда под этими обозначениями в 2015 году в момент подачи заявок на регистрацию товарных знаков по свидетельствам № 589910, 593503. Обозначения «PINZA», «ПИНЦА», «PINSA», «ПИНСА», «Пинса Романа» используются другими лицами исключительно с разрешения правообладателя по договору коммерческой концессии с обязательным указанием фамилии Бонтемпи. Пользуясь всемирной известностью мирового ресторатора, а также его блюд, ответчик получает экономическую прибыль, неправомерно используя название его авторского произведения (блюда) и нарушая права истца на зарегистрированные товарные знаки. Использование обозначений ответчиком вводит потребителей в заблуждение относительно лица, изготавливающего товар и оказывающего услуги

Использование обозначений ответчиком вводит потребителей в заблуждение относительно лица, изготавливающего товар и оказывающего услуги. Ответчиком указанные обстоятельства не оспорены.

Следует отметить, что предложение к продаже спорных товаров, их демонстрация в том числе в сети Интернет с целью продажи также образует состав правонарушения.

При этом, истец не давал ответчику согласия или разрешения на использование товарных знаков. Таким образом, ответчик осуществил незаконное использование результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит истцу.

Возражая против заявленных требований, ответчик указывает, что использование исключительного права на товарные знаки происходило с согласия и под контролем Истца.

Вместе с тем указанные доводы ответчика подлежат отклонению с учетом следующего.

По мнению ООО «ПАРК», последний  входит в корпоративную группу с ООО «ИЛЬ ПРИМО», которое заключило с ООО «БОНТЕМПИРЕСТ» договор коммерческой концессии №1801/01 от 18.01.2019 г., по которому правообладатель за вознаграждение предоставляет пользователю на определенный договором срок неисключительное право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав правообладателя.

В соответствии с пунктом 6.2 договора срок действия договора составляет 3 года с момента его подписания. Согласно пункту 6.4 договора пользователь имеет по истечении срока действия договора приоритетное право на заключение нового договора на новый срок на согласованных сторонами условиях при выполнении условий, перечисленных в пунктах 6.4.1 - 6.4.4 договора, в том числе, если пользователь предоставил правообладателю в срок не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия договора письменное уведомление о намерении заключить аналогичный договор на новый срок на ту же территорию (пункт 6.4.4).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2023 по делу № А40-245168/22 отказано в удовлетворении требований ООО «Иль Примо» к ООО «БонтемпиРест» о признании договора коммерческой концессии от 18.01.2019 № 1801/01 заключенным до 18.01.2025 на условиях ранее заключенного договора. Из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 следует, что в январе 2022 года новый договор коммерческой концессии не мог быть заключен сторонами, а договор от 18.01.2019 не мог быть пролонгирован до 18.01.2025 путем совершения конклюдентных действий, сторонами не соблюдена письменная форма договора (дополнительного соглашения к договору о пролонгации до 25.01.2025), договор (дополнительное соглашение) не зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти, предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности на новый срок не состоялось.

Таким образом, заключенный ранее между сторонами договор прекратил свое действие 18.01.2022. Соответственно с этой даты третье лицо не имело права использовать в своей предпринимательской деятельности товарные знаки истца.

Более того, постановлением  Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от  24.11.2023 по делу  № А60-61050/2022  установлен факт неправомерного использования товарных знаков третьим лицом,  с ООО «Иль Примо»  взыскана компенсации за  нарушение исключительных прав в связи с неправомерным использованием  спорных товарных знаков истца в период с 01.03.2022 года по 28.02.2023.

Согласно ч.2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Высшая судебная инстанция неоднократно высказывала правовую позицию, согласно которой, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. При этом иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу.

Так, в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» отмечено, что независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

При этом  п. 4.4 Договора коммерческой концессии запрещает предоставлять другим лицам использование комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях договора коммерческой концессии или иного другого соглашения.

Корпоративная связь ООО «Иль Примо» и ООО «Парк» правового значения для рассмотрения настоящего спора значения не имеет с учетом периода  допущенного нарушения, ввиду  отсутствия у третьего лица права на использования спорных товарных знаков после 18.01.2022 г. Кроме того, согласно условиям договора передача комплекса исключительных прав  в период действия договора  от ООО «Иль Примо»  иным лицам, в том числе, ответчику была запрещена условиями соглашения.

ООО «БонтемпиРест» не предоставляло право ООО «Иль Примо» заключать договор коммерческой субконцессии с ООО «Парк».  ООО «Иль Примо» не уведомляло ООО «БонтемпиРест» о предоставлении права использования комплекса исключительных прав или части этого комплекса ООО «Парк». Иного суду не доказано (ст. 9, 65 АПК РФ).

Судом также отмечается, что само по себе вхождение юридических лиц в группу  компаний или наличие между ними аффилированности в рассматриваемом споре не свидетельствует об использовании спорного товарного знака под контролем правообладателя при отсутствии доказательств реального контроля со стороны правообладателя.

Ссылки  ответчика на видеоматериалы, переписку  участника ООО «Парк» ФИО4, с генеральным директором истца - Валентино Бонтемпи об открытии ресторана в  

<

...>, ТЦ «Гринвич»  также отклоняются судом как несостоятельные, поскольку не являются относимыми и допустимыми доказательствами по настоящему дела и не свидетельствуют о наличии реального контроля со стороны правообладателя именно за деятельностью ответчика, ООО  «Парк».

Довод ответчика о поставке печи, которая по своим характеристикам подходит для миниатюрного «корнера» в Гринвиче также отклоняется судом как несостоятельный, поскольку счета на оплату были выставлены ООО «Иль Примо»  в рамках действующих на тот период отношений по договору коммерческой концессии №1801/01 от 18.01.2019 г.

Доводы о покупке муки и иных продуктов также осуществлялись от имени ООО «Иль Примо» .

Право использования ответчиком товарными знаками Истца на основании договора коммерческой субконцессии Роспатентом не зарегистрировано, договор коммерческой субконцессии отсутствует и ООО «Парк» на него не ссылается.

Ссылка ответчика на распространение в отношении  него  в спорный период условий  неисключительного лицензионного договора №0407, заключённого между ООО «Бонтемпирест» и ООО «Миртекс», также не нашла своего подтверждения материалами дела, поскольку  адрес заведения ответчика не обозначен ни в договоре коммерческой концессии, ни в лицензионном договоре.

Судом также отмечается, что согласно  п. 1.2  указанного лицензионного договора Лицензиат не имеет права предоставлять другим лицам право использования товарных знаков по сублицензионному договору. Лицензиат может использовать средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Право использования результата интеллектуальной деятельности или  средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (абз. 2 ч. 1 ст.1235 ГК РФ).

К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии (ч. 4 ст. 1027 ГК РФ).

На основании вышеизложенного довод ответчика о том, что использование исключительного права на товарные знаки происходило с согласия и под контролем истца подлежит отклонению судом как неподтвержденный материалами дела.

Согласно сложившейся правоприменительной практике под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По смыслу статьи 1486 ГК РФ не исключено использование товарного знака под контролем правообладателя и без заключения лицензионного договора. Такая ситуация может иметь место при использовании товарного знака лицом, аффилированным с его правообладателем. Также следует отметить, что по общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с третьим лицом.

Как отмечено в абзаце первом пункта 73 Постановления № 10 использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.

Для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или не наступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 данного Кодекса).

В соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено доказательств о направлении Истцом поручений или заданий, содержащих разрешение на использование исключительного права на товарные знаки, в адрес ответчика.  Подобные поручения или задания в действительности отсутствуют.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ аффилированность между ответчиком, ООО «Иль Примо» и  иными лицами не может подменять собой волю истца на использование средств индивидуализации.

Ответчик и истец не являются аффилированными лицами.  ООО «Парк», самостоятельный хозяйствующий субъект, стороной Договора коммерческой концессии и Лицензионного договора не является, прав и обязанностей по нему не имеет.

Заведение ответчика является самостоятельным коммерческим предприятием, ведет самостоятельную хозяйственную деятельность.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 04.06.2007 № 366-О-П со ссылкой на Постановление от 24.02.2004 № 3-П, судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности, которые в сфере бизнеса обладают самостоятельностью и широкой дискрецией, поскольку в силу рискового характера такой деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов. Выявление сторонами деловых просчетов, которые не были учтены на стадии заключения договора, при его исполнении на определенных в нем условиях, являются рисками предпринимательской деятельности.

При этом действующим законодательством установлен особый стандарт поведения субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в гражданских правоотношениях (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), предполагающий необходимость повышенной осмотрительности при приобретении и осуществлении ими гражданских прав, несоблюдение которого предполагает отнесение на субъекта предпринимательской деятельности соответствующих негативных последствий (определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2016 № 308-ЭС14-1400).

Таким образом, по общему правилу противопоставление негативных последствий собственных деловых просчетов, допущенных юридическим лицом в ходе осуществления им хозяйственной деятельности, своим контрагентам недопустимо.

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак установлена ст. 1515 ГК РФ. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)         в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)         в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, избранный истцом. Аналогичное положение о том, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем, приведен и в п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума ВС РФ № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену

Учитывая избранный истцом вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в предмет доказывания по настоящему делу входит установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

 В Постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем, чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств. 

Истец просит взыскать компенсацию с ответчика в размере 7 009 034 руб. из расчета двукратной стоимости одного из товаров по 30 классу МКТУ. (с учетом уточнения исковых требований).

В обоснование заявленной к взысканию суммы компенсации истец сослался на то, что ответчик осуществил реализацию товара «Пинца» в седеющем объеме

- За период с 01.03.2022 года по 25.10.2022 года Ответчиком реализовано 3179 шт. «Пинца» на 2 140 739 рублей. 

- За период с 01.03.2022 года по 25.10.2022 года Ответчиком реализовано 2923 шт. «Пинцони» на 1 363 778 рублей.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

В данном случае размер компенсации определен исходя из стоимости реализации ответчиком продукции на общую сумму 3 504 517 руб.

Сведения о количестве и стоимости реализованного под товарным знаком истца продукта в материалы дела представлены ответчиком.

Поэтому суд полагает возможным применить к данной ситуации принцип эстоппеля и правила venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению).

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца за нарушение исключительных прав на товарный знак, суд руководствуется следующим.

Согласно постановлению от 24.07.2020 № 40-П Конституционного Суда РФ, в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Конституционный суд указал на необходимость учитывать все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины.

С целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности, размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

В рассматриваемом случае суд, оценив обстоятельства и доказательства данного дела, принимая во внимание позицию Конституционного суда  Российской Федерации, а также выработанные подходы Верховного суда Российской Федерации, Суда по Интеллектуальным правам, приходит к выводу о том, что предъявленная ООО «БонтемпиРест» к взысканию с ответчика компенсация за нарушение исключительных прав в размере 7 009 034 руб., не отвечает разумности и справедливости, не обеспечивает баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, в связи с чем имеются основания для снижения размера взыскиваемой истцом компенсации до 3 504 517 руб. (однократная стоимость).

Таким образом, требования истца в части взыскания компенсации подлежат удовлетворению частично исходя из однократной стоимости реализованного ответчиком за период с 01.03.2022 года по 25.10.2022 года товара (на сумму 3 504 517 руб.).

 Определяя такой размер компенсации  суд учитывает следующие обстоятельства: 

- до искового периода  третье лицо, аффилированное с ответчиком, использовало товарные знаки истца в соответствии с договором коммерческой концессии от 18.01.2019 № 1801/01; третье лицо в судебном порядке пытался продлить срок действия договора коммерческой концессии от 18.01.2019 № 1801/01 до 18.01.2025;

 - информирование  Валентино Бонтемпи об открытии ресторана в  

<

...>, ТЦ «Гринвич»; 

- защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя;

Довод ответчика о необходимости снижения размера компенсации ниже указанной суммы основан на неверном толковании норм права.

Ссылка ответчика на постановление Конституционного Суда РФ от 14.12.2023 № 57-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам» также отклоняется судом как несостоятельная.

Постановление № 57-П было вынесено  по результатам рассмотрения запроса Суда по интеллектуальным правам по конкретной серии дел в связи с возникновением в практике вопроса о допустимости взыскания в порядке статьи 1515 ГК РФ неоднократной компенсации за нарушение права на товарный знак по искам разных, но связанных между собой компаний, которым принадлежат схожие до степени смешения товарные знаки.

По результатам рассмотрения указанного вопроса Конституционный Суд Российской Федерации указал, что само по себе предъявление нескольких требований о компенсации за нарушение исключительного права не является злоупотреблением. Однако при рассмотрении подобных дел суды обязаны учитывать различные фактические обстоятельства, например, то, в какой степени связаны между собой правообладатели сходных товарных знаков,  в какой мере они могут влиять на решения друг друга, и является ли их поведение добросовестным, отметив при этом, что до внесения в правовое регулирование соответствующих изменений  суды должны учитывать все значимые для дела обстоятельства, и при несоответствии размера компенсации требованию справедливости и равенства вправе снижать ее размер, а в некоторых случаях – отказывать во взыскании.

Вопреки доводов ответчика, в указанном постановлении Конституционного Суда РФ  отсутствует вывод о возможности снижения размера компенсации, определенного в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, ниже  однократной стоимости реализованного товара при обстоятельствах, аналогичных настоящему спору.

Ответчиком произведен расчет, исходя из комиссии с продаж муки, что является  возможными убытками истца. В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. В данном случае правообладатель выбрал способ расчета в виде компенсации.

Установление конкретного размера компенсации относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Суд не находит оснований для признания обоснованными доводов ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

Согласно пункту 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Следуя разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. При этом бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно к конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях. Как разъяснено в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 151 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалы дела должны быть представлены доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.

В связи с чем, в рассматриваемом деле суд не находит оснований для отказа истцу в защите его исключительных прав на товарные знака на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ООО «БонтемпиРест» также заявлено требование об обязании ответчика прекратить незаконное использование обозначений «ПИНЦА», сходных до степени смешения или тождественных с зарегистрированными товарными знаками истца по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг.

В силу ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение еще не завершено. Также не подлежат удовлетворению требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности.

Услуги и товары истца и ответчика являются однородными, что усиливает смешение в глазах потребителей, ответчик фактически имитирует услуги и товары истца.

Утверждение ответчика о том, что им прекращено нарушение прав истца, в подтверждение чего представлены соглашение о расторжении договора аренды помещения ресторана, судом отклоняется.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ответчика является деятельность  56.10  кода ОКВЭД - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Истцом в материалы дела представлены скриншоты сайтов, размещенных в сети Интернет, в том числе  (https://edagou.ru/ru/ekaterinburg/pinzeria_by_bontempiobj42064.htm?ysclid=lsvoj5n2wo275049549,- https://rting.ru/ekaterinburg/co/pinzeria_by_bontempi/431409,- https://blizko.pro/ru/ekaterinburg/firm/pinzeria-by-bontempi-restoran_3), из содержания которых

следует что ответчик на дату вынесения решения продолжает пользоваться рассматриваемыми товарными знаками.

Доводы ответчика о том, что он не имеет отношения к указанным интернет –ресурсам  судом отклоняется, поскольку на указанных страницах имеется информация о деятельности ответчика.

При этом однократного обращения к соответствующим администраторам Интернет ресурсов  а именно 08.02.2024 (с учетом длительного периода рассмотрения дела) нельзя признать как принятие Ответчиком всех зависящих от него действия по устранению нарушения исключительного права на товарные знаки.

Поскольку прекращение использования товарных знаков ответчиком документально не подтверждено, требования в указанной части подлежат удовлетворению в полном объеме.

Ссылки ответчика на судебную практику судом отклоняются, поскольку обстоятельства дела, при которых суды пришли к правовым выводам, на которые ссылается ООО «Парк» отличны от обстоятельств настоящего дела.

Конституционным Судом Российской Федерации была выработана правовая позиция, изложенная в Постановлении от 28.10.2021 № 46-П, в соответствии с которой решение арбитражного суда о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, определенной истцом (правообладателем) в минимальном размере, установленном законом, - как по основаниям его принятия, так и по вызываемым юридическим последствиям - не может отождествляться с частичным удовлетворением исковых требований, обусловленным отсутствием (недоказанностью) надлежащих оснований для их признания судом полностью обоснованными.

Оценка такого судебного акта для целей распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле, должна учитывать выявленные Конституционным Судом Российской Федерации отличительные особенности итогового определения судом размера компенсации за нарушение индивидуальным предпринимателем при осуществлении предпринимательской деятельности исключительных прав и лежащих в их основе материальных правоотношений (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и от 24.07.2020 № 40-П).

Снижение арбитражным судом размера компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, когда требование о выплате такой компенсации было заявлено правообладателем в минимальном размере, предусмотренном нормами ГК РФ для соответствующего нарушения, не может - по своим отличительным юридическим параметрам - приравниваться к частичному удовлетворению исковых требований.

Принятие соответствующего судебного акта фактически означает доказанность нарушения исключительных прав правообладателя, а снижение размера подлежащей выплате компенсации обусловливается не неправомерностью (чрезмерностью) заявленного им ее минимального размера, а наличием оснований для использования особого правомочия арбитражного суда, обусловленных не избыточностью исковых требований, а необходимостью - с учетом обстоятельств конкретного дела и личности нарушителя - соблюдения конституционных принципов справедливости, равенства и соразмерности при применении данной штрафной санкции, выполняющей, наряду с защитой частных интересов правообладателя, публичную функцию превенции.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 28.10.2021 № 46-П, часть 1 статьи 110 АПК РФ по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагает взыскания с обладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности судебных расходов, понесенных нарушителем таких прав, в случае, когда, установив нарушение исключительных прав и удовлетворяя требования правообладателя о выплате ему компенсации за их нарушение, заявленные в минимальном размере, предусмотренном законом для соответствующего нарушения, арбитражный суд принимает решение о снижении размера компенсации.

При названных обстоятельствах взыскание с правообладателя расходов на оплату услуг представителя ответчика ограничивает в подобных случаях возможность защиты объектов интеллектуальной собственности и не только не обеспечивает восстановления имущественной сферы истца, но и не способствует достижению публично-правовой цели - стимулированию участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению, исключающему получение собственных преимуществ в предпринимательской деятельности с помощью неправомерных методов и средств.

Подобная ситуация противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения, и фактически препятствует правообладателю защищать свое нарушенное право в судебном порядке.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что определенный судом размер компенсации в сумме 3 504 517  руб. 00 коп. за нарушение исключительного права на товарные знаки фактически означает доказанность нарушения исключительного права правообладателя, а снижение размера подлежащей выплате компенсации, заявленной в минимальном размере - двукратный размер стоимости права использования, обусловлено не неправомерностью (чрезмерностью) заявленного им требования, а необходимостью с учетом обстоятельств конкретного дела - соблюдения конституционных принципов справедливости, равенства и соразмерности при применении данной штрафной санкции.

Рассматриваемая ситуация не может приравниваться к частичному удовлетворению исковых требований и соответственно не дает оснований для пропорционального распределения судебных расходов.

При подаче искового заявления истцом перечислена государственная пошлина в размере 28 000 руб. 00 коп.

В соответствии с абзацем 6 подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, арбитражными судами, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска свыше 2 000 000 рублей уплачивается в размере 33 000 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 2 000 000 рублей, но не более 200 000 рублей.

Исходя из подпункта 4 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, государственная пошлина уплачивается в размере 6000 руб.

С учетом  увеличения истцом исковых требований о взыскании компенсации в размере 7 009 034 руб., а также требование неимущественного характера, государственная пошлина за рассмотрение которых составляет 64045 руб. (58 045 +6000).

Поскольку истцом была увеличена сумма исковых требований, государственная пошлина в сумме  36 045 руб. 00 коп. подлежит взысканию в доход федерального бюджета с ответчика.

При рассмотрении дела истцом было заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы, в связи с чем платежным поручением от 17.03.2023 № 19 истец перечислил на депозитный счет суда денежные средства в размере 30 000 руб.

Согласно части 1 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Истец отказался от заявленного ходатайства о проведении экспертизы в целях определения размера компенсации.

В связи с тем, что судебная экспертиза по ходатайству истца по настоящему делу не проводилась, денежные средства в размере 30 000 руб. подлежат возврату обществу "БонтемпиРест" с депозитного счета суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Парк» прекратить использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками общества с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест» по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по 29, 30, 32, 43 классам МКТУ при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Парк» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) компенсацию в размере 3 504 517  руб. 00 коп., а также 28 000 руб. 00 коп.  в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.

4. В удовлетворении остальной части требований отказать. 

5. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской области денежные средства в размере

30 000 руб., перечисленные по платежному поручению от 17.03.2023 № 19.

6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Парк» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 36 045 руб. 00 коп.

7. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

8. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

 

 

Судья                                                                                              О.Г. Дякина