АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-24270/2019

г. Ярославль

14 октября 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена  08 октября 2020 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Чистяковой О.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «ЭНДОМАРКЕТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «МЕДИКАЛ-СЕРВИС» (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

третье лицо: Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. – Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко Лимитед

о  защите права и взыскании   4040907.78  руб.

при участии:

от истца – не явился,

от ответчика – ФИО2, юрист по доверенности от 12.11.2019; ФИО3, юрист по доверенности от 12.11.2019,

от третьего лица - не явились.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНДОМАРКЕТ» (далее – ООО «ЭНДОМАРКЕТ») обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «МЕДИКАЛ-СЕРВИС» (далее – ООО «МЕДИКАЛ-СЕРВИС») с иском о защите исключительных прав ООО «ЭНДОМАРКЕТ» на товарные знаки «ДОНИД», «AOHUA» путем изъятия из оборота и уничтожения за счет ООО «МЕДИКАЛ-СЕРВИС» контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены товарные знаки; о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков «ДОНИД», «AOHUA» в размере 4 040 907, 78 руб.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 11.02.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.– Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко Лимитед (далее – Шанхай Аохуа).

Истец своего представителя в судебное заседание не направил. Заявил о приостановлении производства по делу до окончания производства по делу № СИП-970/2019. 

Третье лицо, надлежащим образом извещённое, своего представителя в судебное заседание не направило. В письменных объяснениях просило в удовлетворении исковых требований отказать, указывая на злоупотребление истцом правом. Заявило о приостановлении производства по делу до рассмотрения Роспатентом вопроса, связанного с использованием товарного знака «AOHUA». 

Представители ответчика в судебном заседании возражали против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве на иск, дополнении к отзыву и письменных объяснениях. Указали, что истцу в соответствии с пунктом 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» должно быть отказано в защите права на товарные знаки, так как действия истца по его приобретению и применению мер защиты являются злоупотреблением правом на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и подлежат квалификации как акт недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». От ранее заявленного ходатайства о приостановлении производства по делу отказались в связи с вынесением Судом по интеллектуальным правам решения от 23.09.2020 по делу № СИП-970/2019. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) объявлялся перерыв с 05.10.2020 до 16 час. 00 мин. 08.10.2020. После перерыва судебное заедание продолжено без участия представителей сторон и третьего лица.

Ходатайства истца и третьего лица о приостановлении производства по делу судом рассмотрены и отклонены. Суд не усмотрел оснований для приостановления производства по делу в соответствии со статьей 143 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей ответчика, суд установил.

Истец является правообладателем товарного знака «ДОНИД», что подтверждается Свидетельством Российской Федерации на товарный знак № 720980 от 22.07.2019 с приоритетом от 26.12.2018, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.07.2019 в отношении товаров и услуг по классам 10, 35, 37 международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Истец также является правообладателем товарного знака «AOHUA» в силу договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Медицинская диагностическая техника» и ООО «ЭНДОМАРКЕТ». Государственная регистрация указанного договора была осуществлена 18.11.2019 № РД0316315. 

По мнению истца, ответчик нарушает исключительные права истца на товарные знаки «ДОНИД» и «AOHUA» вследствие совершения действий с использованием товарных знаков истца в отсутствие согласия последнего, как то: 

-участие ООО «МЕДИКАЛ-СЕРВИС» в выставке «Национальная Ветеринарная Конференция NVC 2019»  и «Здравоохранение 2019» с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, на экспонируемых в рекламных и информационных целях товарах, а также рекламной выставочной продукции сходного до степени обозначения;

-размещение сходного до степени смешения с товарными знаками истца обозначения в предложениях о продаже товаров, в сети «Интернет» на сайте ответчика.

ООО «ЭНДОМАРКЕТ» направило ООО «МЕДИКАЛ-СЕРВИС» претензию от 25.11.2019 с требованием о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки истца и о выплате компенсации. Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Оценив доводы сторон, представленные в дело доказательства, суд считает, что исковое заявление удовлетворению не подлежит.

 Согласно пункту 2 статьи 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, среди прочего, товарные знаки (подпункт 4 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ).

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим законом способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное (статья 1233 ГК РФ).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом (пункт 2 статьи 1229 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об указании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; путем размещения товарного знака в сети «Интернет» и при других способах адресации.

В соответствии с частями 1,2 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае указанных требований, арбитражный суд или с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Согласно статье 10.bis  Конвенции по охране промышленной собственности Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В соответствии с пунктом 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если действия по приобретению товарного знака (его государственной регистрации (в том числе по подаче заявки на товарный знак), приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Принимая во внимание, что исключительное право предоставляет монопольное право правообладателю разрешать или запрещать его использование третьим лицам, а, следовательно, существенным образом может ограничивать экономические правоотношения между хозяйствующими субъектами, защита исключительного права предоставляется только при его добросовестном использовании правообладателем.

Решая вопрос о злоупотреблении правом со стороны истца, суд должен учесть цель регистрации товарного знака. В защите исключительного права на товарный знак может быть отказано, если будет установлено, что действия по регистрации товарного знака совершены правообладателем не с намерением использовать его, а только с целью запретить третьим лицам использовать соответствующее обозначение (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555, от 20.01.2016 № 310-ЭС15-12683).

Действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) являются недобросовестными и не подлежат судебной защите. 

Судом установлено, что AOHUA является известным среди информированных потребителей обозначением эндоскопического оборудования, производящегося в Китае компанией Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co.Ltd, основанной в 1994 году. Указанные обстоятельства не оспаривались сторонами.

Под брендом AOHUA Шанхай Аохуа выпускает несколько групп товаров: медицинские видеоэндоскопы; аксессуары для эндоскопов; периферийные устройства; ветеринарные эндоскопы.

Обозначение AOHUA ассоциируется у российских потребителей именно с Шанхай Аохуа и выпускаемой компанией оборудованием, что подтверждается представленными в материалы дела ответчиком письмами потребителей (ООО «Диганостикфарм» № 8 от 10.02.2020, ООО «Квадромед» № 3 от 06.02.2020, ООО «Медицинские решения» № 7 от 06.02.2020, ООО «Цифровые медицинские Системы» № 217959/93-02118/2020 от 06.03.2020, ООО «Компания Неорентген» № 200360/1 от 06.03.2020).

Судом также установлено, что третье лицо широко использует собственную серию средств индивидуализации, сходных до степени смешения с товарными знаками истца (фирменное наименование, товарные знаки, зарегистрированные на территории КНР, в подтверждение чего в материалы дела представлены копии свидетельств о регистрации указанных товарных знаков с более ранней датой приоритета, чем средства индивидуализации истца) для формирования у потребителей устойчивой ассоциативной связи между продукцией и производителем, в частности. 

ООО «ЭНДОМАРКЕТ» в качестве основного вида деятельности осуществляет деятельность по оптовой торговле медицинским оборудованием, что подтверждается сведениями об ОКВЭД из ЕГРЮЛ. Из сведений, содержащихся на сайте истца  https://endomarket.ru/ (скриншоты сайта представлены в материалы дела), также следует, что истец выступает как поставщик медицинского оборудования с функциями сервисного обслуживания оборудования, но не его производитель. При этом истец специализируется на реализации оборудования для эндоскопических исследований, значительную часть которого составляет оборудование производителя Шанхай Аохуа, которое имеет высокий потребительский интерес.

Представитель истца в судебном заседании 31.08.2020 подтвердил, что ООО «ЭНДОМАРКЕТ» не производит собственное эндоскопическое оборудование, не маркирует свое оборудование товарными знаками «AOHUA» и «ДОНИД», а использует указанные обозначения для предложений к продаже товаров производства Шанхай Аохуа.  

При этом истцом не представлено доказательств наличия договорных правоотношений с производителем оригинальной продукции, в том числе по требованию суда, не представлено доказательств, что истец является лицом, первоначально вводящим в оборот оригинальный товар производства Шанхай Аохуа на территории Российской Федерации. 

Третье лицо указало, что никаких деловых связей с истцом у Шанхай Аохуа не имеется. 

В свою очередь, 29.10.2019 между Шанхай Аохуа и ответчиком было заключено эксклюзивное дистрибьюторское соглашение, в соответствии с которым с 01.11.2019 Шанхай Аохуа предоставил ответчику эксклюзивное право распространять продукты в соответствии с приложением (ветеринарная продукция) на территории Российской Федерации. В рамках указанного соглашения ответчик получил право на распространение, рекламу, хранение продукции Шанхай Аохуа. При этом ответчик обязан участвовать в ветеринарных выставках в качестве официального дистрибьютора товаров Шанхай Аохуа. 

Таким образом, ответчик имеет возможность вводить в оборот на территории Российской Федерации оригинальную продукцию AOHUA под контролем и с согласия Шанхай Аохуа – производителя продукции.

Кроме того, приобретая исключительное право на товарный знак AOHUA, истец не имел никаких прямых контрактов с Шанхай Аохуа на приобретение оригинальных товаров. Доказательств обратного истцом не представлено.

Истец зарегистрировал дополнительный товарный знак , который воспринимается потребителями как обозначение AOHUA, а не как «ДОНИД», без согласия третьего лица, осуществляющего распространение собственной продукции под указанным обозначением на территории Российской Федерации с 2009 года.

После приобретения исключительных прав на товарный знак AOHUA истец приступил к принудительному взысканию компенсаций с официальных дистрибьюторов продукции третьего лица (№ А56-44077/2020, № А45-12625/2020, № А40-160247/2020).

ООО «ЭНДОМАРКЕТ», являясь правообладателем товарных знаков, не осуществляет при этом ввоз продукции Шанхай Аохуа по прямым контрактам с производителем, не назначило лицензиатов и уполномоченных импортеров, имеющих право на ввоз маркированной продукции Шанхай Аохуа, что подтверждается сведениями Федеральной таможенной службы России (письма от 01.09.2020 № 14-40/48497 «О товарном знаке «AOHUA», от 01.09.2020 № 14-40/48503 «О комбинированном товарном знаке «ДОНИД»). 

Применительно к обстоятельствам рассматриваемого спора, изложенное может расцениваться судом как злоупотреблением правом со стороны истца, при котором в соответствии со статьей 10 ГК РФ и пунктом 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 в защите права может быть отказано.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В силу приведенной презумпции добросовестности участника гражданского оборота для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом в силу статьи 10 ГК РФ судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не может являться следствием предположений. 

Таким образом, обобщающим квалифицирующим признаком злоупотребления правом, установленным законом, является наличие заведомой недобросовестности лица, осуществляющего принадлежащее ему субъективное гражданское право. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

При рассмотрении вопроса о квалификации действия правообладателя при регистрации товарного знака (при приобретении прав на товарный знак) суд обязан установить, имелись ли на дату подачи заявки на регистрацию конкурентные отношения, использовалось ли это обозначение в том виде, как оно было заявлено к регистрации, иными лицами, приобрело ли оно широкую известность, а также обладает ли это обозначение способностью вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, имели ли действия по регистрации товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам.

Установление обстоятельств последующего поведения правообладателя после предоставления правовой охраны товарному знаку имеет существенное значение для рассмотрения судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения добросовестной.

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

С учетом этого бремя доказывания наличия признаков злоупотребления правом в действиях процессуального оппонента лежит на лице, заявляющем об этом.

Оценивая представленные в материалы дела доказательства в совокупности, принимая во внимание поведение и действия истца после приобретения исключительных прав на товарные знаки, суд полагает, что ответчиком и третьим лицом приведены убедительные доводы, свидетельствующие о наличии признаков злоупотребления правом в действиях истца. В свою очередь, истец, в нарушение статьи 65 АПК РФ, не опровергнул доводы ответчика.

Кроме того, решением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2020 по делу № СИП-970/2019 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 449267 (товарный знак AOHUA) в отношении, в том числе, части товаров 10 класса, услуг 35 класса и всех услуг 37 класса МКТУ вследствие его неиспользования правообладателем в течение трех лет. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 163 постановления от 23.04.2019 № 10 решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица. 

При этом приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ). 

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что исковые требования ООО «ЭНДОМАРКЕТ» являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца на уплату государственной пошлины возмещению не подлежат.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (часть 1 статьи 177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Чистякова О.Н.