Арбитражный суд Мурманской области ул. Академика Книповича, д.20, г. Мурманск, 183038, http://murmansk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

дело № А42-11517/2023

город Мурманск

4 июня 2024 года

резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2024 года. 

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Лесного Ивана  Анатольевича, при ведении протокола помощником судьи Юнсон В.Д., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску Xiaomi Inc. к предпринимателю ФИО1 о взыскании,  

установил:

Xiaomi Inc. (No.6, floor 6, yard 33, middle Xierqi Road, Hidian District, Beijing, China,  100085) (далее – истец, компания) обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с  исковым заявлением к предпринимателю ФИО1, место  регистрации: Мурманская область ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее –  ответчик, предприниматель) о взыскании 60000 рублей компенсации за незаконное  использование товарного знака «XIAOMI» на сайте Ozon.  

Определением от 27.12.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке  упрощенного производства, без вызова сторон в соответствии со статьей 228  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).  

Предприниматель в отзыве от 12.02.2024 просил в иске отказать, ссылается на  принцип исчерпания исключительного права.  

Определением от 22.02.2024 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам  искового производства.  

В дополнении к отзыву от 07.04.2024 ответчик представил договор поставки 

 № Е/МКТ/2021/9010, заключенный с ООО «Марвел КТ», накладные, Письмо ФТС России  Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. N 14-40/74509 "О  товарном знаке "Xiaomi", уведомление о смене наименования ООО «Марвел КТ» от  25.04.2023, письмо ООО «Марвел КТ» о смене грузоотправителя/грузополучаетеля.  

В возражениях от 23.04.2024 компания указывает, что копия договора поставки с  ООО «Марвел КТ» свидетельствует о наличии отношений с поставщиком, но не дает  согласие на размещение товарных знаков правообладателя, нарушение выражается в  размещении обозначения в предложении к продаже на интернет-сайте, что образует  самостоятельное правонарушение.  

В дополнении к отзыву от 27.05.2024 предприниматель поддерживает ранее  заявленное ходатайство о приостановлении производства по делу до вынесения решения  Судом по интеллектуальным правам в рамках дела № СИП-644/2023, указывает, что  спорные товары ведены в оборот на сайте Ozon с разрешения официального  дистрибьютера.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан  приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела  до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом РФ,  конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции,  арбитражным судом.  

В рамках настоящего дела истцом заявлено требование о защите исключительного  права на товарный знак «XIAOMI» по международной регистрации № 1352685.  

В рамках дела № СИП-644/2023 рассматривается иск общества с ограниченной  ответственностью «Ультра» к компании Xiaomi Inc. о досрочном прекращении правовой  охраны товарного знака по международной регистрации № 1352685 вследствие его  неиспользования на территории Российской Федерации.  

В то же время, согласно пункту 62 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №  5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с  введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»  лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его  защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности  регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому  товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или  прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514  Кодекса.  

Таким образом, прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям,  указанным в статье 1514 ГК РФ, означает прекращение защищаемого исключительного  права только на будущее время. До этого момента лицу, на имя которого зарегистрирован  товарный знак, не может быть отказано в его защите, в том числе по более ранним  эпизодам нарушения.  

Поскольку в случае удовлетворения иска общества с ограниченной  ответственностью «Ультра» правовая охрана товарного знака «XIAOMI» по  международной регистрации № 1352685 будет прекращена на будущее с момента  вступления судебного акта в законную силу, оснований для приостановления  производства по настоящему делу не имеется.  

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного  разбирательства, в судебное заседание не явились.  

Представитель истца уведомил суд о возможности рассмотрения дела в отсутствии  представителя.  

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем  исключительных прав на товарный знак «XIAOMI» по международной регистрации  

 № 1352685, дата регистрации – 16.06.2016. 

Компании стало известно, что ответчик использует обозначение «XIAOMI» в  предпринимательской деятельности посредством размещения на маркетплейсе Ozon в  целях демонстрации товаров и их дальнейшего продвижения, распространения для  третьих лиц в предложениях к продаже товаров, маркированных указанным  обозначением.  

Факт использования ответчиком принадлежащего компании товарного знака в сети  Интернет подтверждается представленными в материалы дела скриншотами с указанием  адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее  получения с сайта.  

Обращаясь с иском в суд, истец указывает, что у ответчика отсутствует разрешение  на использование принадлежащего компании товарного знака, а также что действия  ответчика по размещению на сайте Ozon обозначений «XIAOMI» при предложении к  продаже товаров нарушают исключительное право на товарный знак.  

В связи с выявленным фактом нарушения исключительного права истец в порядке  досудебного урегулирования спора направил ответчику претензию, которую ответчик  оставил без удовлетворения.  

Данные обстоятельства послужили основанием к обращению истца в арбитражный  суд с настоящим иском.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – Гражданского кодекса) гражданин или юридическое лицо,  обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или  на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат  или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя,  является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом,  другими законами, за исключением случаев, когда использование результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем  правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.  

Согласно пункту 1 статьи 1484 названного Кодекса лицу, на имя которого  зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право  использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не  противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.  

 Согласно пункту 2 статьи 1484 названного Кодекса исключительное право на  товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг,  

в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения  товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые  производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и  ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской  Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию  Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации,  связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров,  о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе,  сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.  

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых  товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого  использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного  Кодекса).  

Факт предложения к продаже товара, содержащего изображения, сходные до  степени смешения с товарным знаком «XIAOMI», исключительное право которого  принадлежит истцу, подтверждается представленными в материалы дела  доказательствами, в том числе скриншотами страниц интернет-сайта Ozon.  

На интернет-сайте Ozon размещены 5 ссылок, содержащие товарный знак  «XIAOMI». Каждая отдельная карточка товара, размещенная на интернет-сайте, содержит  уникальный идентификатор (web-ссылка). Под каждым отдельным нарушением (факт  нарушения) истец подразумевает размещение товарного знака на одной карточке товара  (предложение о продаже товара) размещенным на интернет-сайте.  

При рассмотрении настоящего спора ответчик не оспаривал размещение и  предложение товара, содержащего изображение, сходное до степени смешения с  товарным знаком «XIAOMI» на интернет-сайте Ozon.  

Однако, по мнению предпринимателя, реализация им продукции, равно как и  размещение предложений о продаже продукции, маркированной товарным знаком истца,  не является в рассматриваемом случае нарушением исключительных прав.  

В обоснование такого довода ответчик ссылается на принцип исчерпания  исключительного права, изложенный в статье 1487 Гражданского кодекса.  

Ответчик указывает, что товары приобретены им у официального представителя  торговой марки ООО «Марвел ТК», что подтверждается сертификатами правообладателя,  в связи, с чем согласие истца на демонстрацию товара на сайте в целях продажи не  требуется.  

Согласно статье 1487 Гражданского кодекса не является нарушением  исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими  лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории  Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.  

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может  препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в  

гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое  право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.  

Национальное исчерпание прав означает, что на территории определенного  государства исключительное право на размещенный правообладателем на конкретном  товаре товарный знак, подлежащее правовой охране на территории данного государства,  исчерпывается с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно  правообладателем или с его согласия на территории данного государства.  

Региональное исчерпание прав предполагает исчерпание правообладателем  исключительного права на товарный знак в рамках таможенной территории нескольких  государств.  

При международном исчерпании прав исключительное право на товарный знак  признается исчерпанным по отношению к конкретному товару с момента его первого  введения в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на  территории любого государства.  

Статьей 1487 Гражданского кодекса установлен национальный принцип  исчерпания исключительных прав.  

Определяющим для применения принципа исчерпания исключительных прав  является факт ввода товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот  непосредственно правообладателем либо с его согласия.  

Ответчик представил в материалы дела копию договора поставки ООО «Марвел  КТ». Кроме того, ответчик представил в материалы дела первичную документацию  (товарные накладные), подтверждающую передачу товара от общества «Марвел КТ»  ответчику.  

Также в рамках дела № А41-16712/2023, где устанавливались обстоятельства  недобросовестности в отношении иного лица, было приобщено авторизационное письмо  иностранного лица Xiomi H.K. Limited от 01.05.2022, подтверждающее право общества  «Марвел КТ» использовать спорный товарный знак.  

В силу принципа правовой определенности данное обстоятельство подлежит учету  при рассмотрении аналогичных доводов по настоящему делу.  

С учетом данных доказательств суд приходит к выводу, что реализуемый  ответчиком на Ozon товар был введен в гражданский оборот на территории Российской  Федерации с согласия правообладателя.  

По мнению истца, незаконное использование товарных знаков на страницах  интернет-сайта Ozon является достаточным основанием для вывода о наличии нарушения  исключительных прав компании.  

Суд обращает внимание, что информирование потребителей путем размещения в  карточке товара ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, не вызывает  смешения, поскольку ответчиком в карточке также указаны и сведения о надлежащем  производителе предлагаемых к продаже товаров.  

Суд принял во внимание то, что спорная продукция истца представляет собой  электронику, маркировка которой включает спорные товарные знаки и различные  обозначения, определяющие конкретную марку продукции, в связи, с чем использование  

товарного знака применительно к видам предлагаемой к продаже продукции имеет целью  информирование покупателей о ее конкретных модификациях. Из информации на  интернет-сайте потенциальный покупатель может сделать вывод о существовании  производителей представленной продукции, о выпускаемых ими товарах, осуществить  выбор производителя и конкретной марки товара в соответствии со своими  потребностями.  

Предложение к продаже является неотъемлемой частью процесса реализации  товара на маркетплейсе. Без указания конкретного товара и используемого для его  маркировки товарного знака продажа такого товара будет невозможна.  

С учетом этого, если товар, маркированный товарным знаком, был введен в оборот  самим правообладателем или с его согласия, то дальнейшее предложение такого товара на  сайте не должно считаться нарушением исключительного права на товарный знак.  

Такой подход основан на правовой позиции Суда по интеллектуальным правам,  изложенной в постановлении от 12.01.2018 по делу № А35-8325/2015.  

При таких обстоятельствах исковые требования удовлетворению не подлежат. 

Судебный акт выполнен в форме электронного документа, поэтому в соответствии  с частью 1 статьи 177 АПК РФ, он направляется лицам, участвующим в деле, и другим  заинтересованным лицам посредством его размещения в установленном порядке в сети  интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

решил:

в удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со  дня принятия.  

Судья Лесной И.А.