РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

г. Москва                                                                                   Дело № А40-97816/23-5-782

04.12.2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 26.09.2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено 04.12.2023 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску: Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 06.10.2017)

к ответчику: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (123995, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 23.06.2004, ИНН: 

<

***>)

третьи лица: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» (644545, Омская область, Омский район, Ракитинка (Морозовского с/п) деревня, Придорожная улица, дом 1, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 11.07.2002, ИНН: 

<

***>), 2. Индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 21.11.2019)

о признании недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.02.2023 № 2022Д28088 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарный знак № 156398 "РУССКИЙ ХАРАКТЕР"; товарный знак № 343086 "РУССКИЙ ХАРАКТЕР"; промышленный образец № 106825 "БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ"; об обязании провести государственную регистрацию отчуждения исключительных прав

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.02.2023 № 2022Д28088 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарный знак № 156398 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»; товарный знак № 343086 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»; промышленный образец № 106825 «БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ»; обязании Федеральную службу по интеллектуальной собственности в течение десяти рабочих дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу провести государственную регистрацию отчуждения исключительных прав на товарный знак № 156398 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»; товарный знак № 343086 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»; промышленный образец № 106825 «БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ» от общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» к индивидуальному предпринимателю ФИО2

Представитель заявителя в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель Государственного органа в судебном заседании против удовлетворения заявленных исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Заявитель представил письменные мотивированные объяснения в порядке ст. 81 АПК РФ.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения судебного заседания извещены должным образом в порядке ст. ст. 121-123 АПК РФ, судебное заседание проводится в отсутствие третьих лиц в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» (далее – ООО «ЛВЗ «ОША», правообладатель) является правообладателем: словесного товарного знака «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» по свидетельству № 156398, заявка № 97702930 с датой приоритета от 26.03.1997 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ; словесного товарного знака «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» по свидетельству № 343086, заявка № 2006706755 с датой приоритета от 22.03.2006 в отношении товаров 32, 35 и услуг 43 классов МКТУ (далее – Товарные знаки).

Согласно информации из Реестра промышленных образцов Российской Федерации, ООО «ЛВЗ «ОША» также является патентообладателем патента на промышленный образец «БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ» по патенту Российской Федерации № 106825, заявка № 2017501118 с датой подачи 15.03.2017, дата регистрации 30.01.2018 (далее – Промышленный образец).

Между ООО «ЛВЗ «ОША» и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (приобретатель) заключен договор от 10.10.2022 об отчуждении исключительного права на товарный знак, согласно предмету которого приобретатель является победителем торгов по Лоту № 9 на основании протокола результатов проведения торгов от 03.10.2022 №3341-ОТПП/9.

Согласно условиям договора правообладатель передает приобретателю в полном объеме и за уплачиваемое приобретателем вознаграждение принадлежащее ему исключительное право на следующие товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: товарный знак «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (словесный), № 343086, Классы МКТУ: 32,35,43; товарный знак «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (словесный), № 156398, Классы МКТУ: 32,33; патент на ПО «БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ, № 106825, МКПО 09-01.

Указанные товарные знаки передаются в отношении всех товаров и/или услуг, для индивидуализации которых они зарегистрированы, и указанных в перечне товаров и услуг свидетельства на товарный знак (далее – Объекты интеллектуальной собственности).

В соответствии с п. 3.1 договора установленная по результатам торгов продажная цена объектов интеллектуальной собственности, являющихся предметом договора, составляет 223 325 руб. 00 коп.

Во исполнении п. 3.4 договора, согласно которому обязательства приобретателя по оплате считаются выполненными с даты поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет правообладателя, ИП ФИО2 в полном объеме оплатила цену договора, что подтверждается платежными поручениями от 30.09.2022 № 66, от 13.10.2022 № 71.

ИП ФИО2 подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) заявление от 26.10.2022 о государственной регистрации отчуждения исключительного права на вышеуказанные объекты интеллектуальной собственности по договору от 10.10.2022.

Роспатент направил в адрес заявителя уведомление от 17.11.2022 o необходимости представления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления, из которого следует, что согласно сведениям Государственного реестра географических указаний и наименований места происхождения товаров (далее – НМПТ) Российской Федерации на территории Российской Федерации в качестве НМПТ, которому предоставлена правовая охрана, зарегистрировано «РУССКАЯ ВОДКА» (№ 65) в отношении товара – «водка».

В связи с чем, сославшись на положения п. 6 cт. 1519 ГК РФ, Роспатент  указал на то, что в настоящее время государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарные знаки №№ 343086, 156398 и промышленный образец № 106825 не может быть осуществлена.

По результатам рассмотрения ответа заявителя от 14.12.2022 Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права на Объекты интеллектуальной собственности, что подтверждается соответствующими уведомлением № 2022Д28088 от 01.02.2023.

Указанное Решение мотивировано тем, что не допускается использование зарегистрированного НМПТ лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, а также использование сходного обозначения. Согласно заявлению приобретателю отчуждается исключительное право, в том числе на товарный знак № 156398, содержащий словесный элемент «РУССКИЙ», т.е. сходный с элементом «РУССКАЯ» из НМПТ № 65 и зарегистрированный, в том числе в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и/или услуг – «алкогольные напитки (за исключением пива)», к которым, следует отметить, относится в том числе и водка.

Поскольку указанный словесный элемент является сходным с элементом «РУССКАЯ» НМПТ № 65 и при этом у приобретателя исключительного права на указанный товарный знак отсутствует право использования наименования места происхождения товара № 65, а также представленные 14.12.2022 пояснения не устраняют препятствий для государственной регистрации отчуждения исключительного права на вышеуказанные товарные знаки и промышленный образец по договору, заключенному между ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» и ФИО2, государственная регистрация отчуждения исключительного права на указанные товарные знаки и промышленный образец в рамках данного заявления не может быть осуществлена.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в суд.

В отзыве на иск Роспатент указывает, что государственная регистрация словесного товарного знака «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» по заявке № 97702930 с приоритетом от 26 марта 1997 года произведена Роспатентом 22 сентября 1997 года за № 156398 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр товарных знаков) правообладателем указанного товарного знака является ООО «ЛВЗ «ОША».

Государственная регистрация словесного товарного знака «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» по заявке № 2006706755 с приоритетом от 22 марта 2006 года произведена Роспатентом 7 февраля 2008 года за № 343086 в отношении товаров 32 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Согласно сведениям Госреестра товарных знаков правообладателем указанного товарного знака является ООО «ЛВЗ «ОША».

Патент на промышленный образец «БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ» № 106825 выдан Роспатентом 30 января 2018 года по заявке № 2017501118 с приоритетом от 15 марта 2017 года.

Согласно сведениям Государственного реестра промышленных образцов Российской Федерации исключительное право на указанный промышленный образец принадлежит ООО «ЛВЗ «ОША».

В Роспатент 26 октября 2022 года поступило заявление ИП ФИО2 о государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 343086, 156398 и промышленный образец по патенту № 106825 от ООО «ЛВЗ «ОША» в пользу ИП ФИО2 по договору.

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом было принято решение в форме уведомления от 1 февраля 2023 года № 2022Д28088 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительных прав на указанные товарные знаки и промышленный образец.

Рассмотрение заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору осуществляется в соответствии с Административным регламентом и Правилами.

На основании п. 64 Административного регламента рассмотрение документов, необходимых для предоставления государственной услуги по государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарные знаки и промышленные образцы по договору, включает проверку соответствия таких документов условиям регистрации, указанных в подпунктах «а» - «е», «з», «и» пункта 3 Правил, с учетом положений статьи 1488 ГК РФ.

При рассмотрении указанного заявления Роспатентом было установлено, что государственная регистрация отчуждения исключительных прав испрашивается, в том числе в отношении товарного знака «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» по свидетельству № 156398.

Указанный товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «РУССКИЙ», который является сходным со словесным элементом «РУССКАЯ» НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированного за № 65 в Государственном реестре географических указаний и мест происхождения товаров Российской Федерации в отношении товара «водка».

Также Роспатент отметил, что товарный знак по свидетельству № 156398 зарегистрирован, в том числе в отношении товара 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива». При этом указанный товар включает различные алкогольные напитки, в том числе водку, в отношении которой предоставлена правовая охрана НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» № 65.

Учитывая вышесказанное, товарный знак по свидетельству № 156398 может быть воспринят потребителями как воспроизводящий НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» № 65.

Кроме того, у заявителя отсутствует право использования НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» № 65, в связи с чем Роспатент пришел к выводу о том, что государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 156398 по договору на имя заявителя является недопустимой.

Госорган указывает, что заявитель приводит довод о том, что Роспатент в оспариваемом решении указал на недопустимость государственной регистрации отчуждения исключительного права лишь на товарный знак по свидетельству № 156398. В связи с этим, по мнению заявителя, отказ в государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 343086 и промышленный образец по патенту № 106825 не является мотивированным.

Вместе с тем государственная регистрация отчуждения исключительных прав на товарные знаки и промышленные образцы осуществляется на основании волеизъявления сторон договора или одной из сторон договора на основании поданного в Роспатент заявления (п. 3 ст. 1232 ГК РФ, пункт 19 Административного регламента, пункты 4-7 Правил), форма которого приведена в приложении к Административному регламенту.

Госорган поясняет, что Роспатентом 17.11.2022 в адрес ИП ФИО2 было направлено уведомление, в котором были приведены указанные выше обстоятельства, препятствующие удовлетворению заявления от 26.10.2022 в силу недопустимости государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 156398.

Вместе с тем в качестве ответа на данное уведомление ИП ФИО2 не представлялось в Роспатент скорректированное заявление и/или договор, в которых бы испрашивалась государственная регистрация отчуждения исключительных прав только на товарный знак по свидетельству № 343086 и промышленный образец по патенту № 106825.

Таким образом, как поясняет госорган, Роспатентом было правомерно отказано в государственной регистрации отчуждения исключительных прав в отношении всех результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, указанных в заявлении от 26.10.2022 года.

Роспатент поясняет, что словесный элемент «РУССКИЙ» товарного знака по свидетельству № 156398 и словесный элемент «РУССКАЯ» НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» № 65 представляют собой одно и то же слово и отличаются только окончанием.

В силу изложенного данные элементы являются сходными, близкими к тождеству.

В силу вышесказанного имеются основания считать, что товарный знак по свидетельству № 156398 может быть воспринят потребителями товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива» как воспроизводящее НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» № 65 обозначение.

Принимая во внимание изложенное, по мнению Роспатента, довод заявителя об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака по свидетельству № 156398 и НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» № 65 является необоснованным, в связи с чем госорган просит суд в удовлетворении иска отказать.

Частично удовлетворяя заявленные требования суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Глава 24 АПК РФ предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных 12 интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Оспариваемое Решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в связи с чем затрагивает права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть 13 восстановлен судом (п. 4 ст. 198 АПК РФ.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для признания ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя; несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

В соответствии с ч. 2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно п. 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и пункту 136 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В силу п. 2 ст. 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

С учетом даты заключения лицензионного договора и даты подачи заявления о государственной регистрации этого договора нормативными правовыми актами, подлежащими применению при проверке оспариваемого решения на соответствие закону и иным нормативным правовым актам, являются часть четвертая ГК РФ, Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1416 (далее - Правила № 1416) и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.06.2016 № 371 (далее - Административный регламент № 371).

Как следует из Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371 (далее – Административный регламент), государственная регистрация предоставления права использования товарного знака осуществляется Роспатентом.

Согласно п. 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 (далее – Правила) государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил;

б) указанные в подпункте «а» настоящего пункта заявление или документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных (далее - государственные реестры), международных реестрах объектов интеллектуальной 6 собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

г) представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил (при необходимости);

д) в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 7 - 9 настоящих Правил, содержатся сведения, наличие которых предусмотрено указанными пунктами настоящих Правил;

е) документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил;

ж) представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих Правил;

з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав;

и) отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как указано выше, словесные товарные знаки № 156398 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» и № 343086 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» зарегистрированы на имя ООО «ЛВЗ «ОША», на них в установленном порядке выданы свидетельства, удостоверяющие исключительное право в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельствах (статьи 1477, 1481 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу п. 1 ст. 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Как указано в пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Исключительные права на указанные Объекты интеллектуальных прав не оспорены и не признаны недействительными в установленном законодательством порядке, в связи с чем являются действующими и не могут быть произвольно ограничены.

Фактически ООО «ЛВЗ «ОША» реализовало объем прав, принадлежащих правообладателю.

В пункте 17 Правил № 1416 указано, что основаниями для отказа в государственной регистрации являются:

а) неуплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией, в порядке и (или) размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

б) непредставление ответа в установленный абзацем третьим пункта 15 настоящих Правил срок на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предусмотренное абзацем вторым пункта 15 настоящих Правил;

в) несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

Так, подпунктом «и» пункта 3 Правил № 1416 установлено, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 64 Административного регламента № 371 рассмотрение документов, представленных на регистрацию, включает проверку соответствия, указанных в них сведений друг другу, а также условиям регистрации, указанным в подпунктах «а» - «е», «з», «и» пункта 3 Правил, с учетом положений статей 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 - 1239, 1262, 1362, 1365 - 1367, 1369, 1458 - 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 ГК РФ.

Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129 применительно к пункту 2 статьи 1488 ГК РФ под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

В силу требований части 1 статьи 65 и части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность по доказыванию соответствия ненормативного акта закону возлагается на орган, должностное лицо, принявшее акт; обязанность по доказыванию нарушения оспариваемым ненормативным актом прав и законных интересов возлагается на лицо, обратившееся в суд за его оспариванием.

Из оспариваемого уведомления не усматривается информация о том, каким образом предоставление обществу «ЛВЗ «ОША» исключительного права на товарный знак по договору является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара «водка» или его изготовителя.

При этом, заявитель поясняет, что наличие сходства между Товарными знаками и НМПТ не обосновано государственным органом с точки зрения применяемых при таком сравнительном анализе норм законодательства.

Судом данные обстоятельства также не установлены.

Более того, как указано выше, Роспатент ссылается на то, что по смыслу положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ и пункта 3 статьи 1519 ГК РФ допускается предоставление права использования товарного знака, включающего наименование места происхождения товаров, только лицу, обладающему правом на такое наименование.

Поскольку общество «ЛВЗ «ОША» не обладало правом использования наименования места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65, административный орган отказал в удовлетворении заявления о регистрации лицензионного договора в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 156398, по мнению Роспатента, сходного с названным наименованием места происхождения товара.

Между тем, суд отмечает, ошибочное толкование Роспатентом положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ, согласно которому предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 названного Кодекса), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Указанное положение может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географическое указание или НМПТ.

При этом регистрация такого товарного знака может быть осуществлена, если:

1) заявитель товарного знака одновременно является правообладателем такого наименования места происхождения товара,

2) охраняемое наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, будет включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента,

3) регистрация товарного знака осуществляется только в отношении тех товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В рассматриваемом деле товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 156398 изначально не был зарегистрирован как включающий в качестве неохраняемого элемента НМПТ, в материалах дела нет сведений и о том, что общество «Собрание» является правообладателем названного НМПТ.

Применение положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ в случаях предполагаемого сходства товарного знака и НМПТ свидетельствует о недопустимом расширительном толковании названной нормы административным органом.

На основании изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что доводы Роспатента вытекают из ошибочного толкования им норм, касающихся процедуры регистрации лицензионного договора.

Также, из оспариваемого Решения следует, что Роспатент фактически ссылается на невозможность провести отчуждение исключительного права только на товарный знак № 156398 и только в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Возражений и несоответствий в отношении товарного знака по свидетельству № 156398 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» с датой приоритета от 26.03.1997 в отношении товаров 32 класса МКТУ, товарного знака по свидетельству № 343086 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» с датой приоритета от 22.03.2006 в отношении товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ,  а также промышленного образца по патенту № 106825 «БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ» с датой подачи заявки от 15.03.2017, регистрирующим органом не заявлено.

Таким образом, решение Роспатента № 2022Д28088 от 01.02.2023 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права на Объекты интеллектуальной собственности, не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя. Незаконный отказ Роспатента в государственной регистрации предоставления права по Лицензионному договору лишает заявителя законного права ведения предпринимательской деятельности с использованием товарного знака, правовая охрана которого не прекращена.

В связи с изложенным, суд пришел к выводу, что решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.02.2023 № 2022Д28088 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарный знак № 156398 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»; товарный знак № 343086 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»; промышленный образец № 106825 «БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ», выраженное в уведомлении № 2022Д28088 является недействительным, как не соответствующее пункту 2 статьи 1488 Гражданского кодекса РФ.

Между тем, суд не усматривает оснований для удовлетворения требования заявителя об обязании Федеральную службу по интеллектуальной собственности в течение десяти рабочих дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу провести государственную регистрацию отчуждения исключительных прав на товарные знаки, суд отказывает, поскольку Федеральная служба по интеллектуальной собственности в своей деятельности руководствуется, в том числе, Административным регламентом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентами законодательством РФ; Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликат, согласно которым установлены сроки предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Обстоятельств, свидетельствующих о необходимости регулирования сроков регистрации лицензионного договора в судебном порядке, заявителем не обосновано.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине.

Руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 198, 200, 201 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.02.2023 № 2022Д28088 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарный знак № 156398 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»; товарный знак № 343086 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»; промышленный образец № 106825 «БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ».

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности провести государственную регистрацию отчуждения исключительных прав на товарный знак № 156398 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»; товарный знак № 343086 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»; промышленный образец № 106825 «БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ» от Общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>).

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

 

Судья                                                                                                          Е.Н. Киселева