ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-27453/18-12-180

27 апреля 2018 года

г. Москва

Резолютивная часть решения изготовлена 16 апреля 2018 года

Решение изготовлено в полном объеме 27 апреля 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Чадова А. С. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению

истца: Big Kaiser Präzisionswerkzeuge AG (Швейцария)

к ответчику: ООО "ИНВЕСТТРЕЙД КОМПАНИ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

третье лицо: АО "АэроКомпозит-Ульяновск"

о взыскании компенсации за незаконное использование международного товарного знака BIG KAISER в размере 500.000 рублей, 

руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Big Kaiser Präzisionswerkzeuge AG (Швейцария) (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО "ИНВЕСТТРЕЙД КОМПАНИ" (далее – ответчик) в пользу истца компенсации в размере 500.000 рублей.

Определением от 16.02.2018 г. исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

16.04.2018 г. Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

20.04.2018 г. от ответчика поступило ходатайство об изготовлении решения в полном объеме.

В соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявленное ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку подано в установленный ст. 229 АПК РФ срок, в связи с чем, суд составляет мотивированное решение.

Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам дела, в соответствии с положениями ст.ст. 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом были извещены о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ответчиком в установленный определением от 16.02.2018 г. срок представлен отзыв на иск с документальным подтверждением доводов и возражений.

Ответчиком представлено ходатайство о рассмотрении настоящего дела по общим правилам искового производства. 

В соответствии с ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны;

2) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц.

Названное определение может быть вынесено, в том числе по результатам рассмотрения арбитражным судом ходатайства стороны, указавшей на наличие одного из обстоятельств, предусмотренных п.п. 1-3 ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае его удовлетворения.

В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства должно содержаться обоснование вывода арбитражного суда о невозможности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства; обжалование такого определения Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрено.

Суд, рассмотрев заявленные ходатайства, не установил наличия предусмотренных ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает обязательности перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в случае заявления об этом лица, участвующего в деле, считающего, что данное дело должно быть рассмотрено в этом порядке, а не в порядке упрощенного производства.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) -правообладатель международных товарных знаков KAISER и BIG KAISER, зарегистрированных в международном регистре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), который ведется в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Протоколом к нему от 27 июня 1989 г.

На основании Постановления Совета Министров СССР от 3 сентября 1975 года № 775-243 «О присоединении к Мадридскому соглашению» и Постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 г. № 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков», международные товарные знаки, зарегистрированные в порядке, установленном Мадридским соглашением, подлежат охране на территории РФ.

Регистрация товарного знака BIG KAISER на территории Российской Федерации подтверждается сертификатом № 1055784 (действует до 30.09.2020 г.). Данные «Глобальной базы данных по брендам» являются общедоступными через сеть «Интернет» на английском языке по адресу: http://www.wipo.int/branddb/en/. Верность перевода сведений из нее об указанных выше знаках удостоверена нотариусом.

В соответствии с «Соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» (заключено в Ницце 15.06.1957, далее - Соглашение), страны, к которым применяется настоящее Соглашение (в том числе член Соглашения Российская Федерация), образуют Специальный союз и принимают единую классификацию товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). Швейцария является членом Соглашения.

Согласно «Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению», название товаров и услуг, в отношении которых испрашивается международная регистрация знака, сгруппированных по классам МКТУ, и в порядке указанной классификации, при этом каждой группе должен предшествовать номер класса, к которому относится данная группа товаров или услуг; товары и услуги должны быть указаны в точных терминах, предпочтительно с использованием терминов, фигурирующих в алфавитном перечне указанной классификации; международная заявка может содержать ограничение перечня товаров и услуг (пункт xiii Инструкции).

В соответствии с Приказом Роспатента от 31.12.2008 г. № 161 «Об утверждении Порядка осуществления делопроизводства по международным заявкам», зарегистрированные в РФ международные знаки действуют в соответствии с МКТУ.

Руководством по применению МКТУ установлено, что заголовки классов указывают в общем виде только области, к которым товары и услуги в принципе могут относиться, и не содержат названия конкретных товаров или услуг. Для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому классу соответственно, которые размещены в разделе «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями». Если не удается осуществить классификацию товара или услуги с помощью пояснений раздела «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями», а также раздела «Перечня товаров и услуг, объединенных в классы», следует пользоваться разделом «Общие замечания» Введения. Все наименования товаров/услуг в разделе «Перечень товаров и услуг, объединенных в классы» на каждой странице представлены в двух столбцах. Каждое наименование представлено статьей, содержащей перевод (интерпретацию) наименования товара/услуги на русский язык, базовый номер и соответствующие данному базовому номеру наименования товара/услуги на английском и французском языках по официальному (англо-французскому) тексту девятой редакции МКТУ издания ВОИС.

Согласно сертификату № 1055784 (действует до сентября 2020 г.), список товаров и услуг по МКТУ, на которые в порядке ст. 1481, 1492, 1503 ГК РФ распространяется защита товарного знака BIG KAISER, включает класс МКТУ: 07 «Механические инструменты».

Статус ООО «ХАЛ ТЕК - До АЛЛ» как единственного поставщика, имеющего согласие правообладателя на ввоз в РФ товаров под торговой маркой BIG KAISER, подтверждается письмами Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) от 21 января 2016 г., 11 января 2017 г., 01 марта 2017 г.

ООО «ИНВЕСТТРЕЙД КОМПАНИ» нарушило права истца на товарный знак BIG KAISER путем подачи заявки на участие в Запрос котировок (цен) в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку инструмента и оснастки фирмы «BIG-KAISER». Информация о запросе котировок размещена 09.10.2017 года на электронной торговой площадке в сети Интернет по адресу www.tender.otc.ru (№ 4252248) и в единой информационной системе в сфере закупок (№ 31705605742). Заявка является предложением о поставке (продаже) товаров. Заказчик и организатор — АО «АэроКомпозит-Ульяновск». Предмет закупки, согласно документации и извещению -«Инструмент и оснастка производителя «BIG-KAIZER» (т.е. 07 класс МКТУ), начальная (максимальная) цена - 78 206,09 евро.

ООО «ИНВЕСТТРЕЙД КОМПАНИ» никогда не приобретало товары под международными товарными знаками KAISER и BIG KAISER ни у Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.), ни у ООО «ХАЛТЕК - ДоАЛЛ», т.е. не легализовало ввезенный товар под такими марками на территории РФ в установленном законом порядке.

Таким образом, ответчик нарушил исключительные права истца на товарные знаки, осуществив действия по предложению к продаже товаров под зарегистрированными товарными знаками, принадлежащих истцу.

В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 23 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу п. 3 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Аналогичная позиция применительно к наступлению ответственности за нарушение авторского права на произведения изложена в п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», согласно которой компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено наличие вины ответчика в форме неосторожности, поскольку ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность при осуществлении купли-продажи товаров, которые в силу своей специфики потребления и назначения, могут содержать результаты интеллектуальной деятельности в целом, и товарные знаки в частности, не проявил той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и не принял все меры для надлежащего исполнения этого обязательства.

Являясь субъектом предпринимательской деятельности, при достаточной степени заботливости и осмотрительности ответчик имел возможность получения соответствующий прав на законное использование спорного произведения. Однако, этого не сделал и не представил суду доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины.

Согласно общим правилам привлечения к юридической ответственности, правонарушение может быть совершено не только умышленно, но и по неосторожности.

Следовательно, ответственность за совершение данного правонарушения наступает, в том числе в случае, если лицо знало или должно было знать, что использует результаты интеллектуальной деятельности, но не проверило, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях.

В данном случае ответчик не представил доказательств, свидетельствующих, что правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля.

Ответчик имел реальную и объективную возможность для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных действующим законодательством, за нарушение которых предусмотрена ответственность, в том числе, гражданско-правовая, однако, не только не принял всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 г. №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений.

Ответчик не представил суду достаточных и допустимых доказательств соблюдения авторского законодательства.

Ответчик в отзыве признает, что  согласно  закупочной  документации  для  нужд  третьего лица – АО «АэроКомпозит-Ульяновск» проводился  запрос  котировок  по предмету  закупки. 

Однако ответчик указал, что техническое  задание организатора закупки  содержало требование относительно поставки товара указанной в  нем фирмы-производителя, а не товарного знака»… и  поскольку  как ответчик не  выиграл в  тендере,  «сам  по себе  факт  подачи  ответчиком  заявки на  участие в  тендере не свидетельствует о нарушении прав  истца»,  так как «на момент размещения заявки самого товара нет в наличии и у  правообладателя нет оснований утверждать, что  в момент подачи заявки ответчик  предлагает товар, незаконно находящийся в обороте на  территории РФ».

Истец указывает, что в рассматриваемой тендерной закупке  налицо нарушение  ответчиком   подпункта 4) части 2 статьи 1484 ГК РФ, а  именно:  он использовал товарный  знак «BIG KAISER» в предложении о  продаже товара. Подпункт 4) части 2 ст. 1484 прямо указывает, ч то только правообладатель  имеет право указывать товарный  знак «4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе»…

Ответчик для  тендера подготовил коммерческое предложение по форме 2 Документации о закупке, где прямо указывается,  что  участник закупки: «выражает своё согласие на участие в проведении процедуры закупки на право заключения договора на поставку инструмента и оснастки производителя «BIG KAISER»  на условиях, предусмотренных в Извещении о закупке, Документации в соответствии с предоставленной спецификацией: (и далее - Наименование  товара, Артикул, Количество, Цена за единицу Товара  и т.д.).

Таким образом, ответчик, предлагая товар к поставке, использовал словосочетание «BIG KAISER». При этом Ответчик использовал товарный знак без согласия истца способом, прямо предусмотренным законом: «путем размещения товарного знака… в предложениях о продаже товаров» (п. 4 ч. 2 ст. 1484 ГК РФ), а не «использованием на продукции» или ввозом в РФ (что по сути является одним из способов введения товаров в гражданский оборот на территории РФ) – способами, упомянутыми ответчиком.

Размещение товарного знака… в предложениях о продаже товаров» является оконченным нарушением и не ставится законодательством и судебной практикой в зависимость от того, было ли принято такое предложение и привело ли оно к заключению сделки. То есть в данном случае для установления факта нарушения не важно, стал ли ответчик победителем запроса котировок. Однако суд может принять это во внимание при определении размера компенсации в случае удовлетворения исковых требований.

Заявка ответчика (тем более включающая «коммерческое предложение») является предложением о поставке о продаже товаров с использованием товарного знака в смысле ст. 1484 ГК РФ.

Никаких доказательств того, что товары, предложенные ответчиком, могли  быть введены в гражданский оборот на территории РФ с согласия и под контролем истца, ответчик не представил,

Частью 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

При этом пунктом 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции. 

Истец, пользуясь правом, установленным ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, требует взыскания компенсации в размере 500.000 рублей. 

Расчет размера компенсации произведен истцом на условиях ст. 1515 ГК РФ, основан на доказательствах, представленных в материалы дела, проверен судом и признан обоснованным. 

Государственная пошлина распределяется в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства Big Kaiser Präzisionswerkzeuge AG (Швейцария) о необходимости рассмотрения дела по общим правилам искового производства - отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТТРЕЙД КОМПАНИ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Big Kaiser Präzisionswerkzeuge AG (Швейцария) компенсацию за незаконное использование международного товарного знака BIG KAISER в размере 500.000 (пятьсот тысяч) рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13.000 (тринадцать тысяч) рублей.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья А.С. Чадов