Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-16043/2020

г. Хабаровск

05 апреля 2021 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 02.04.2021.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.Н. Серовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в заседании суда дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>; ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточный инвестиционный центр» (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>, 680013, 

<

...>)

о взыскании 1 694 365 руб.

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный инвестиционный центр»

к индивидуальному предпринимателю ФИО2

о взыскании 972 600 руб.,

при участии:

от ИП ФИО2 – ФИО3, доверенность от 01.10.2020 № 1 (участвовала посредством онлайн-трансляции);

от ответчика – ФИО4, представитель, доверенность от 07.05.2020     № б/н, диплом от 30.06.2003.

Индивидуальный предприниматель ФИО2      (далее – ИП ФИО2) обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Дальневосточный инвестиционный центр» (далее – ООО «Дальневосточный инвестиционный центр») о взыскании 1 694 365 руб.

Определением от 20.01.2021 судом принят к производству встречный иск общества с ограниченной  ответственностью  «Дальневосточный инвестиционный центр» к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании 972 600 руб.

В судебном заседании представитель ИП ФИО2 поддержала исковое заявление, просила в удовлетворении встречного иска отказать.

Представитель ООО «Дальневосточный инвестиционный центр», напротив, просил в удовлетворении первоначального иска отказать, встречный иск удовлетворить.

08.09.2017 между ООО «Дальневосточный инвестиционный центр» (Лицензиар) и ИП ФИО2 (Лицензиат) подписан лицензионный договор № 215-В/17, по условиям которого, ответчик получил от Лицензиара комплекс исключительных прав, в целях их использования в своей предпринимательской деятельности.

Согласно пункту 1.1 договора Лицензиар предоставил Лицензиату следующий комплекс принадлежащих Лицензиару прав и материалов, на указанный в Договоре срок, в целях их использования в предпринимательской деятельности Лицензиата:

-право на использование коммерческой и иной конфиденциальной информации, связанной с предметом договора;

-брэнд бук, логотипы, фирменный стиль и исходный файлы;

-секрет производства и знания (ноу-хау), указанные в Приложении № 1 к договору;

-оказать прочие услуги по монтажу и предоставить материалы указанные в Приложении № 3 к договору (в случае выбора тарифа Инвестор);

-набор изображений и макетов для выпуска рекламных носителей;

-подарочные сертификаты, раздаточный материал, авторские видео-ролики;

-200 брендированных дневников для клиентов Лицензиата (отправка и сроки согласовываются индивидуально);

-корпоративный электронный ящик в домене;

-набор стандартных текстов для создания рекламных материалов силами Лицензиата.

-разработанную Лицензиаром и принадлежащую Лицензиару систему осуществления предпринимательской деятельности под условным названием «Lil ballerina», которая заключается в создании, организации, управлении, продвижении и развитии Школы танцев, организации в рамках Школы танцев досуговых мероприятий для детей в возрасте от 2 до 8 лет с уклоном на развитие у детей интереса к бальным танцам и интереса к приобретению в будущем танцевальных навыков, в соответствии с разработанными Лицензиаром программами.

-любые иные стандарты, требования, разработки, рекомендации, процедуры, политики и технологии, отраженные в соответствующих Стандартах, или иных документах, передаваемых Лицензиаром Лицензиату по договору.

-права на другие предусмотренные договором объекты прав.

Материалы по договору переданы Лицензиату, о чем составлен акт – приема передачи. Срок действия Договора определен 7 лет.

Из буквального толкования положений Договора № 215-В/17 от 08.09.2017 следует, что Лицензиар дает свое согласие на использование Лицензиатом логотипа «Lil ballerina», который находится в процессе регистрации в реестре товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности под номером -2016747235, но не передает права на него по настоящему договору (пункт 2.1.7. Договора).

Согласно пункту 2.3.10 Лицензиат обязан использовать полученные от лицензиара материалы для открытия школы танцев, осуществления деятельности ОКВЭД 82.99, ОКВЭД 85.41, ОКВЭД 93.29.2 и заниматься дополнительным, Хореографическим образованием детей, используя фирменное наименование «Lil ballerina» при осуществлении деятельности.

Кроме того, из содержания заключенного между сторонами Договора следует, что его предметом является право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащего лицензиару секрета производства (ноу-хау), при помощи которого лицензиат намерен извлекать прибыль из школы танцев, используя принадлежащие лицензиару исключительные права на средство индивидуализации, товарный знак «Lil ballerina» и, работая, исключительно под данным товарным знаком.

Поскольку полный объем прав, по мнению ИП ФИО2 передан не был, последняя обратилась в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд руководствовался следующим.

Отличительной чертой коммерческой концессии является передача именно комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный так, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В силу части 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Пунктом 2 статьи 1235 ГК РФ установлено, что предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Согласование условий лишь в отношении одного объекта интеллектуальной собственности, входящего в состав комплекса исключительных прав, отсутствие согласия сторон в отношении второго объекта, не позволяет признать, что предмет спорного договора был согласован сторонами в совокупности.

Исходя из всей совокупности условий заключенного договора, его исполнение со стороны лицензиата возможно только при передаче всего комплекса исключительных прав, а не только одного из них.

При этом, согласно пункту 2.4.3 Договора Лицензиат имеет право производить реорганизацию юридического лица и коммерческого обозначения.

Вместе с тем, ИП ФИО2 полного объема объектов интеллектуальной собственности, перечисленных в акте приема – передачи таких объектов, от лицензиара не получила.

Согласно пункта 2.3.20 Договора помещение для размещения школы танцев «Lil ballerina» должно соответствовать стандартам и требованиям, предоставленным Лицензиаром. При этом данные требования отсутствуют как договоре, так и в приложениях к нему.

Кроме того, согласно статье 1467 ГК РФ исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Согласно пункта 6.3 Договора любая сторона вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой стороне не позднее чем за 5 рабочих дней, в случае: пункт 6.3.5: при нарушении и несоблюдении существенных условий настоящего договора, систематическом (более 2 раз), нарушении любых пунктов договора, а также невыполнении своих финансовых обязательств более чем на 15 дней.

Уведомление о расторжении заключенного между сторонами Договора было направлено ИП ФИО2 02 июля 2020 года ввиду нарушения лицензиаром существенных условий Договора, не позволяющих вести предпринимательскую деятельность.

В связи с нарушением Лицензиаром существенных условий Договора, в пользу ИП ФИО2 подлежит выплате причиненный ей ущерб за производство ремонтных работ помещения под размещение балетной школы по следующим видам работ:

- Договор подряда от 26.10.2017, цена работ – 376 000 руб.

- Проектные работы по разработке проекта интерьера школы балета, цена - 50000 руб. (Договор от 01.10.2017).

Итого: 426 000 руб.

Кроме того, несоответствие предоставленных Лицензиаром услуг касается и предоставленного им оборудования по Договору.

Так, согласно заключенному Договору планировалось:

- установка 15 м станков, по факту установлено лишь 10 м; - предоставление балетного покрытия - 100 м, по факту - 54 м;

- установка зеркал - 12 м, по факту -7 м.

Нарушение существенных условий Договора выражена также в следующем:

- стоимость телевизоров по договору составила 35 000 руб. за два штуки, а всего - 70 000 руб., а по накладной от поставщика общая стоимость составила 51 980 руб.

- стоимость синтезатора по Договору - 20 000 руб., по накладной вместе со стойкой – 9 540 руб.

- стоимость дивана в Договору составила 120 000 руб., по накладной - 100 000 руб.

Итого, сумма ущерба составила 209 016 руб. + 426 000 руб. + 400 000 руб. + 300 000 руб. = 1 335 016 руб.

Также, в связи с нарушением Лицензиаром существенных условий Договора, невозможности Лицензиата осуществлять предпринимательскую деятельность в полном объеме, подлежат возврату ИП ФИО2 выплаченные на счет Лицензиара суммы роялти – 347 000 руб.

Кроме того, 20.08.2019 на личный счет ФИО5 оплачено 12 000 руб., которые также подлежат возврату истцу.

В этой связи первоначальные исковые требования подлежат удовлетворению.

Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если:

1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;

2) удовлетворение   встречного   иска   исключает   полностью   или   в     асти удовлетворение первоначального иска;

3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь   и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению.

ООО «Дальневосточный инвестиционный центр» было подано встречное исковое заявление о взыскании с ИП ФИО2 задолженности по Договор;. № 215-8/17 8 размере 962 600 руб.

Свои требования истец по встречному иску ООО «Дальневосточный инвестиционный центр» обосновывают следующим:

- в нарушение положений Договора ФИО2, получив ценные знания и материалы по договору, пытается расторгнуть его и отказывается исполнять свои обязательства;

- необходимость оплаты ФИО2 штрафа за односторонний отказ от исполнения обязательств, а также задолженности по невыплаченным роялти.

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суд пришел к следующим выводам.

Уведомление о расторжении заключенного между сторонами Договора было направлено ИП ФИО2 02.07.2020 ввиду нарушения лицензиаром существенных условий Договора, не позволяющих вести предпринимательскую деятельность.

В ответ на данное уведомление ООО «Дальневосточный инвестиционный центр» потребовал фото, подтверждающие демонтаж оборудования, что истцом было сделано.

В настоящем встречном иске истцом указывается, что ИП ФИО2 не вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в связи с чем обязана оплатить штраф.

Из содержания заключенного между сторонами Договора следует, что его предметом является право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащего лицензиару секрета производства (ноу-хау), при помощи которого лицензиат намерен извлекать прибыль из школы танцев, используя принадлежащие лицензиару исключительные права на средство индивидуализации, товарный знак «Lil ballerina» и работая исключительно под данным товарным знаком.

Кроме того, согласно положениям Договора Лицензиар дает свое согласие на использование Лицензиатом логотипа «Lil ballerina», который находится в процессе регистрации в реестре товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности под номером -2016747235, но не передает права на него по настоящему договору (пункт 2.1.7. Договора).

Отличительной чертой коммерческой концессии является передача именно комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Однако, ИП ФИО2 полного объема объектов интеллектуальной собственности, перечисленных в акте приема – передачи таких объектов, от лицензиара не получила, как не получила и ни одного секрета производства, носящего исключительно конфиденциальный характер (в том числе шаблоны договоров), которые бы отсутствовали в интернеге, в связи с чем в действиях ООО «Дальневосточный    инвестиционный    центр»    имеют    место    нарушения    и несоблюдения существенных условий настоящего договора.

Согласно пункта 6.3 Договора любая сторона вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой стороне не позднее чем за 5 рабочих дней, в случае: при нарушении и несоблюдении существенных условий настоящего договора, систематическом (более 2 раз), нарушении любых пунктов договора, а также невыполнении своих финансовых обязательств более чем на 15 дней.

Учитывая вышеизложенное, требование истца но встречному иску о взыскании с ФИО2 задолженности по оплате роялти в соответствии с условиями заключенного Договора, является необоснованным и не подлежащем удовлетворению, поскольку в действиях Лицензиара имеет место нарушение существенных условий Договора, в связи с чем Лицензиат был лишен возможности осуществлять предпринимательскую деятельность в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии с нормами АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                                    Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный инвестиционный центр» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 основной долг в размере 1 694 365 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 29 944 руб.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                     Е.Н. Серова