АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А17-8645/2021

г. Иваново

05 мая 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 апреля 2022 года

В полном объеме решение изготовлено 05 мая 2022 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе: 

председательствующего по делу - судьи Тимофеева М.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску 

компании Danfoss A/S 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 143581, Московская область, город Истра, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал-Урал» 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 153000, 

<

...>) 

обществу с ограниченной ответственностью «РСИЦ» 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 123308, 

<

...>)

о пресечении действий, нарушающих исключительные права на средство индивидуализации и взыскании компенсации,

 

при участии в судебном заседании: 

от истца - представителя ФИО2 (доверенность от 02.01.2020 года),

от ответчиков: 

общества с ограниченной ответственностью «Арсенал-Урал» - представителя ФИО3 (доверенность от 14.10.2021 года),

общества с ограниченной ответственностью «РСИЦ» - представителя ФИО4 (доверенность от 01.01.2021 года),

установил:

компания Danfoss A/S (далее – истец, Компания) обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с вышеуказанным иском к обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал-Урал» (далее – Ответчик-1, общество «Арсенал-Урал») и обществу с ограниченной ответственностью «РСИЦ» (далее – Ответчик-2, общество «РСИЦ»), мотивировав его следующими обстоятельствами.

Компания Danfoss A/S является правообладателем исключительных прав на товарный знак DANFOSS по свидетельству № 120569, дата приоритета 14.12.1993 года, классы регистрации по МКТУ 07, 09, 11, 12, 37, срок действия регистрации – 14.12.2022 года.

Истцу стало известно о нарушении его прав, выразившееся в незаконном использовании данного товарного знака в доменном именем вэб-сайта «danfoss-hydraulics.ru», вследствие чего оригинальная часть доменного имени сходна до степени смешения с товарным знаком № 120569.

Организацией, занимающейся реализацией продукции через вэб-сайт «danfoss-hydraulics.ru», а также администратором имени является общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-Урал».

Услугу хостинга для вэб-сайта «danfoss-hydraulics.ru» предоставляет общество «РСИЦ».

Принимая во внимание, что в досудебном порядке урегулировать спор в отношении прекращения нарушений исключительных прав на товарный знак сторонам не удалось, истец обратился в суд с рассматриваемым иском. При этом, исковые требования истцом были сформулированы в следующем виде:

Признать использование доменного имени «danfoss-hydraulics.ru» ответчиком нарушением прав истца на товарный знак «DANFOSS» по свидетельству № 120569;

Обязать Ответчика-2 аннулировать право администрирования доменного имени «danfoss-hydraulics.ru» Ответчиком-1 и безвозмездно передать уполномоченной правообладателем Danfoss A/S на использование товарных знаков на территории Российской Федерации организации ООО «Данфосс» (ИНН 

<

***>) право администрирования доменного имени «danfoss-hydraulics.ru», сходного до степени смешения с товарным знаком «DANFOSS» по свидетельству № 120569, принадлежащим Danfoss A/S;

Взыскать солидарно с Отвуетчика-1 и Ответчика-2 в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права в размере 200 000 рублей;

Взыскать солидарно с Ответчика-1 и Ответчика-2 в пользу истца расходы по уплате государственной пошлине в сумме 13 000 рублей;

Взыскать солидарно с Ответчика-1 и Ответчика-2 в пользу истца расходы по оплате нотариальных услуг по составлению осмотра вэб-сайта «danfoss-hydraulics.ru» в сумме 14 500 рублей.     

Исковые требования основаны на положениях статей 15, 1250, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Определением от 26.10.2021 года заявление принято к производству Арбитражного суда Ивановской области, возбуждено производство по делу № А17-8645/2021, предварительное судебное заседание назначено на 28.12.2021 года. 

В соответствии с определением суда от 28.12.2021 года подготовка дела к судебному разбирательству признана оконченной, дело назначено к рассмотрению по существу спора на 02.03.2022 года.  

В порядке статей 158 и 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела откладывалось, и в судебном заседании объявлялся перерыв. 

В итоговом судебном заседании 26.04.2022 года истец в лице своего представителя в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказался от иска к обществу с ограниченной ответственностью «РСИЦ» и, соответственно, от требований, изложенных в пункте 2 просительной части искового заявлении.

В остальной части требования иска поддержал в полном объеме по основаниям и доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик-1 (общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-Урал») считал, что оснований для удовлетворения иска не имеется, представил в дело отзыв, в котором указал на следующие обстоятельства.

Общество «Арсенал-Урал» не имеет конкурентного преимущества перед истцом, поскольку ни с официальным производителем, ни с распространителями продукции компании Danfoss A/S не конкурирует, поскольку не занимается реализацией таковой продукции.

Утверждение истца о направлении Ответчику-1 претензии с требованием прекращения использования спорного товарного знака не соответствует действительности, поскольку такого требование ответчиком получено не было. В настоящее время общество «Арсенал-Урал» не является администратором доменного имени «danfoss-hydraulics.ru».

Отметил, что вероятность смешения продукции, зафиксированной протоколом нотариального осмотра вэб-сайта «danfoss-hydraulics.ru» отсутствует, поскольку эта продукция не совпадает с видами продукции официального производителя и распространителей продукции компании Danfoss A/S.

Обратил внимание на то, что заявленный размер компенсации является чрезмерным, не соответствующим критериям соразмерности и справедливости.    

Заслушав объяснения участвующих в деле лиц, исследовав представленные в дело письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что компания Danfoss A/S является обладателем исключительных прав исключительных прав в отношении следующего средства индивидуализации товаров и услуг - товарного знака DANFOSS по свидетельству № 120569, дата приоритета 14.12.1993 года, классы регистрации по МКТУ 07, 09, 11, 12, 37, срок действия регистрации – 14.12.2022 года.

При рассмотрении дела установлено, что общество «Арсенал-Урал» посредством сайта «danfoss-hydraulics.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предлагало к реализации товар – «Вилочные погрузчики и складская техника мировых брендов», причем оригинальная часть сайта «danfoss-hydraulics.ru» обладает сходством с товарным знаком № 120569. 

Данные обстоятельства подтверждены представленным в дело протоколом осмотра доказательств, удостоверенным временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы ФИО5 ФИО6 25 июня 2021 года. 

При этом,  администратором доменного имени «danfoss-hydraulics.ru» на момент проведения осмотра являлось общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-Урал».

Полагая, что действиями ответчиков по использованию вэб-сайта с доменным именем «danfoss-hydraulics.ru», схожим до степени смешения с товарным знаком № 120569 нарушены его исключительные права на объект интеллектуальной собственности, истец направил в адрес ответчиков претензии, в которых потребовал прекратить использование данного имени, а также выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав. 

Поскольку данные претензионные требования ответчиками оставлены без удовлетворения, истец обратился в Арбитражный суд Ивановской области с настоящим иском. 

В дальнейшем истец от иска к обществу с ограниченной ответственностью «РСИЦ» и требований, изложенных в пункте 2 просительной части искового заявлении отказался.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В силу пункта 5 данной статьи, арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.  

В рассматриваемой ситуации отказ истца от части исковых требований выполнен уполномоченным представителем Компании в письменном заявлении, которое приобщено к материалам дела, вышеприведенным требованиям закона не противоречит, вследствие чего у суда отсутствуют основания для непринятия этого отказа. 

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе прекратить производство по делу в случае отказа истца от иска.

Принимая во внимание отсутствие предмета исковых требований в части взыскания с ответчика денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак на день судебного рассмотрения, арбитражный суд считает возможным принять отказ истца от иска к обществу с ограниченной ответственностью «РСИЦ» и прекратить производство по делу в этой части. 

В остальной части иска, исследовав и оценив представленные в дело доказательства в их совокупности по правилам статей 64-65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит заявленные требования обоснованными, в силу следующих обстоятельств.     

В силу положений статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). 

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 этого Кодекса, товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

В силу положений статьи 1250 Кодекса, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. 

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами. 

Как установлено при рассмотрении дела и не оспорено ответчиком наличие у истца исключительных прав на товарный знак подтверждено представленным в дело свидетельством на товарный знак, выданным Государственным комитетом по изобретениям и открытиям при Государственном комитете СССР по науке и технике, впоследствии продленным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Факт использования и администрирования вэб-сайта с доменным именем «danfoss-hydraulics.ru» Ответчиком-1 подтверждается представленным в дело нотариальным протоколом осмотра от 25.06.2021 года и ответчиком не оспаривался.

Используемое наименование «danfoss-hydraulics.ru» схоже до степени смешения с товарным знаком DANFOSS по фонетическим, смысловым, графическим признакам.  

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 75 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 года № 10 (далее – Постановление № 10), оценка возможности смешения товарного знак с изображением, размещённом на материальном носителе дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 настоящего постановления. 

Согласно пункту 162 Постановления №10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 

Также, согласно пункту 162 Постановления № 10 специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При таких обстоятельствах, судом отклоняется довод Ответчика-1 об отсутствии признаков смешения ввиду того, что даже при низкой степени однородности реализуемых товаров, но высокой степени сходства товарного знака и спорного обозначения, потребитель может быть введен в заблуждение относительно принадлежности товара конкретному производителю.

Таким образом, действия ответчика при использовании на рынке спорного обозначения являются нарушением исключительных прав истца на товарный знак, в связи с чем предъявление истцом требования о взыскании соответствующей компенсации являются обоснованным. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. 

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). 

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик оспаривает как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. 

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины ответчика, принимая во внимание, принципы разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд приходит к выводу, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак должны разрешаться с учетом следующих обстоятельств. 

Нарушение прав осуществлялось в сети Интернет, что позволяло широкому кругу лиц получить доступ к предложению о продаже контрафактного товара. Данный ресурс использовался Ответчиком-1 не только для распространения, но и рекламы.  

Истцом заявлен размер компенсации за нарушение исключительных прав в отношении товарного знака DANFOSS в сумме 200 000 рублей.

Обосновывая размер компенсации, истец сослался на известность товарного знака, возможные убытки, вызванные незаконным его использованием. 

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера компенсации, при этом суд учитывает, что ранее Ответчик-1 к гражданско-правовой ответственности за аналогичные правонарушения не привлекался. 

С учетом изложенного, исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения суд считает, что компенсация должна быть определена в сумме 50 000 рублей.        

На основании статей 101, 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по оплате нотариальных услуг при проведении осмотра доказательств в размере 14 500 рублей 00 копеек включаются в число судебных издержек, обязанность по возмещению которых возлагается на ответчика. 

При этом, суд учитывает, что необходимость в этих расходах вызвана обстоятельствами дела, а факт их несения подтвержден документально. 

Расходы по государственной пошлине распределяются по правилам пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.   

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Принять отказ компании Danfoss A/S от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «РСИЦ» о признании действий, нарушающих право на средство индивидуализации и взыскании компенсации.

Производство по делу в этой части прекратить.

2. В остальной части исковые требования удовлетворить частично.

3.Признать использование доменного имени «danfosshydraulics.ru» ответчиком обществом с ограниченной ответственностью «Арсенал-Урал» нарушением  прав  истца на товарный знак «DANFOSS» по свидетельству № 120569.

4. Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Арсенал-Урал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 153000, 

<

...>) в пользу компании Danfoss A/S (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 143581, Московская область, город Истра, 

<

...>):

- компенсацию за нарушение прав истца на товарный знак «DANFOSS» по свидетельству № 120569 в сумме 50 000 рублей;

- расходы по проведению процедуры обеспечения доказательств сумме 14 500 рублей;

- расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13 000 рублей 00 копеек.

На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (

<

...>) (статья 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (статья 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Подача апелляционной и кассационной жалоб производится через Арбитражный суд Ивановской области.

 

Судья                                                                                            Тимофеев М.Ю.