АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-15142/2019

г. Владивосток

28 ноября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 28 ноября 2019 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Шипуновой О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Компании «Хёндэ Мотор Компани» (Hyundai Motor Company)

к  обществу с ограниченной ответственностью "Эстив"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,- Владивостокская таможня, индивидуальный предприниматель ФИО2 

о защите исключительных прав

при участии: 

от истца, третьих лиц – не явились, извещены;

от ответчика – ФИО3 по доверенности  от 01.04.2017, паспорт;

установил:

Компания «Хёндэ Мотор Компани» (Hyundai Motor Company) обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "Эстив" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №587731 в размере 2 631 578 рублей 50 копеек (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)

          Определениями суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Владивостокская таможня, ИП ФИО2.

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, приступил к проведению судебного заседания в отсутствие истца и третьих лиц.

Истец в обоснование исковых требований, ссылаясь на статьи 1229, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) указал на то, что он является правообладателем товарного знака  «», зарегистрированного по свидетельству № 587731, вместе с тем ответчик, не являющийся ни правообладателем указанного товарного знака, ни уполномоченным импортером продукции, маркированной названным товарным знаком, в отсутствие правовых оснований осуществил ввоз на территорию Российской Федерации товаров, на которые нанесен товарный знак истца.

Ответчик оспорил размер заявленной компенсации, заявив ходатайство об уменьшении размера компенсации, указав, что судебная практика по рассмотрению аналогичных дел идет по пути снижения компенсации, а также что товарный знак истца № 587731 не внесен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности по классу моторных масел и иных подобных жидкостей.

Владивостокская  таможня представила пояснения по иску, в которых пояснила, что в отношении товаров, ввезенных ответчиком по ДТ №10702070/260419/0072884, принято решение об отказе в выпуске, в связи с тем, что не соблюдены запреты и ограничения, выявлены нарушения, являющиеся поводом для обращения с исковым заявлением в суд.

Третье лицо ИП ФИО2 поддержал доводы ответчика в части снижения размера заявленной компенсации.

Исследовав материалы дела, изучив доводы лиц, участвующих в деле, суд установил, что Компания «Хёнде Мотор Компании» является иностранным юридическим лицом (Республика Корея), (далее – правообладатель), которому принадлежит исключительное право на товарный знак «», зарегистрированный на территории Российской Федерации под № 587731  в отношении товаров 04  класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе в отношении материалы смазочные; материалы смазочные автомобильные; масла трансмиссионные; масла смазочные  для автомобильных двигателей; масла для двигателей/моторные для автомобилей; масла моторные.

В регионе деятельности Владивостокской таможни ООО «ЭСТИВ» был совершен ввоз товаров (масел моторных, масел трансмиссионных, тормозных жидкостей), маркированных товарным знаком «», задекларованных по ДТ № 10702070/100419/0061560 с целью помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Российской Федерации. 

Данные сведения были получены Истцом согласно уведомлениям Владивостокской таможни.

Факт ввоза ответчиком товаров, маркированных товарным знаком Компании «Хёнде Мотор Компании» установлен Владивостокской таможней в ходе таможенного  досмотра.

Согласно акту таможенного досмотра №10702030/240419/003997, в контейнере GLDU9337586 был предъявлен товар, заявленный в ДТ №10702070/100419/0061560, упакованный в картонные коробки различного размера/грузовые места. Внутри каждой коробки находятся канистры из полимерного материала различных цветов и объемов с различными жидкостями. На коробках и на таре имеется различные цифро-буквенные маркировки на иностранных языках, нанесенные типографическим способом.

Владивостокской таможней было отказано в выпуске товаров по ДТ №10702070/100419/0061560.

26.04.2019 ответчиком на тот же товар подана скорректированная ДТ №10702070/260418/0072884, по которой Владивостокской таможней 06.05.2019 также отказано в выпуске.

26.04.2019 истец обратился к ответчику с претензией  с требованием о выплате компенсации за незаконное использование зарегистрированных товарных знаков истцов. Ответ  от ответчика не получен.

Полагая, что действиями по ввозу на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателей ответчик нарушил исключительные права истцов на использование охраняемого товарного знака, Компании   «Хёнде Мотор Компании» обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд, рассмотрев материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Исходя из положения статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

В тоже время перечень позволяет определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. 

Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Исходя из положений статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, под незаконным использованием товарного знака следует понимать любое действие, нарушающее права владельца товарного знака, то есть не только несанкционированное изготовление этого знака, но и ввоз, хранение, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот товара, обозначенного этим знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, без разрешения владельца товарного знака.

Из положений статьи 1484 ГК РФ следует, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

Факт ввоза товара, маркированного товарным знаком «» подтвержден представленными в материалы дела актом таможенного досмотра №10702030/240419/003997, фотографиями, полученными таможенным органом в ходе таможенного досмотра, ДТ №10702070/100419/0061560.

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования спорных товарных знаков, в связи с чем, попытка ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных этими знаками по указанной в основании иска декларации на товары, без согласия правообладателей является незаконной.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ  на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 указанного Кодекса (статья 1480 ГК РФ).

Следовательно, исключительное право на товарный знак начинает действовать на территории Российской Федерации с момента его государственной регистрации и с этого момента товарный знак подлежит правовой охране, в связи с чем, любое лицо должно воздерживаться от нарушения исключительного права на зарегистрированный товарный знак. 

Для этого не требуется специального уведомления о необходимости соблюдения исключительного права, поскольку такое уведомление фактически осуществляется посредством внесения информации о зарегистрированном товарном знаке в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Суд учитывает, что судебным актом по делу № А51-8935/2019 установлен факт контрафактности спорного товара, везенного по указанной таможенной декларации, а также то, что  товарный знак, нанесенный на спорный товар ответчика, по своему графическому (визуальному) обозначению сходны до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца, что в свою очередь имеет преюдициальную силу в силу положений пункта 2 статьи 69 АПК РФ для рассмотрения настоящего дела. 

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Компенсация является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков.

Предоставленная суду возможность определять размер компенсации является одним из правовых способов, предусмотренных законом, направленных против злоупотребления правом ее свободного определения, то есть, по существу, на реализацию требований статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц. В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и затронутыми интересами правообладателя.

В рассматриваемом случае незаконное использование ответчиком товарных знаков выразилось во ввозе на территорию России маркированного товара.

Заявляя ходатайство о снижении размера компенсации, ответчик указал, что судебная практика по рассмотрению аналогичных дел идет по пути снижения компенсации, а также что товарный знак истца № 587731 не внесен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности по классу моторных масел и иных подобных жидкостей.

Суд учитывает, что в данном случае объем правовой охраны указанных выше товарных знаков определяется на основании данных Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ, который подтверждается свидетельством на товарный знак (в данном случае свидетельство № 587731), а не на основании сведений, внесенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

При этом в случае несогласия со стоимостью контрафактного товара, используемой истцом для определения размера компенсации, нарушитель исключительных прав правообладателя в соответствии со статьей 65 АПК РФ обязан предоставить в суд доказательства, необоснованности определения стоимости контрафактного товара. 

Между тем, материалы дела не содержат сведений о том, что ответчик не согласен с определением размера компенсации относительно стоимости товара используемой истцом, а также доказательств необоснованности определения стоимости контрафактного товара указанной в ДТ.

Как следует из материалов дела общая стоимость контрафактных товаров, ввезенных ответчиком, составляет 1 315 789 рублей 25 копеек. Таким образом, предъявленный ко взысканию размер компенсации в сумме 2 631 578 рублей 50 копеек является двукратной стоимостью ввезенного товара.

Как указал Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 02.04.2013 №16449/12, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), в связи с чем, в случае заявления стороной требования о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости товаров, суд не может снизить размер указанной компенсации, поскольку он является минимальным в соответствии с нормами ГК РФ.

Ссылка ответчика на конкретные судебные акты судом отклоняется, поскольку они приняты по иным основаниям и с учетом иных конкретных обстоятельств споров. Кроме того, следует отметить, что  согласно части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

 Иные доводы ответчика судом также рассмотрены, признаются необоснованными, и не имеющих самостоятельного правового значения для рассмотрения  настоящего дела.

Исходя из вышеизложенного, при определении суммы компенсации суд считает данное требование подлежащим удовлетворению в полном объеме, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности, в отсутствие каких-либо доказательств, которые могли бы подтвердить необходимость и обоснованность снижения компенсации,  суд пришел к выводу, что данное требование подлежит удовлетворению в полном объеме в размере 2 631 578 рублей 50 копеек.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины за подачу иска подлежит возмещению за счет ответчика.

          Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эстив"  в пользу Компании «Хёндэ Мотор Компани» (Hyundai Motor Company) 2 631 578 рублей 50 копеек компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 587731, а также 36 158 судебные расходы по оплате государственной пошлины. 

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                          О.В.Шипунова