Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-47498/2023

24 октября 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  17 октября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  24 октября 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ЗАВОД "АВТОКОМПЛЕКТ" (адрес:  Россия 452000, БЕЛЕБЕЙ, БЕЛЕБЕЙ, УЛ ВОСТОЧНАЯ Д. 79, ОГРН:  

<

***>);

ответчики: 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПИТЕР"; 2) Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль-НН"; 3) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НИАГАРА" 

о взыскании, 

при участии

- от истца: ФИО2, доверенность от 10.01.2023;  ФИО3, доверенность от 17.07.2023; 

- от ответчиков: не явились (извещены); 

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ЗАВОД "АВТОКОМПЛЕКТ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПИТЕР", обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль-НН", ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НИАГАРА" о взыскании 1 500 000 руб. компенсации.

В судебном заседании Истец поддержал заявленные требования.

Ответчики, извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились, представителей не направили, в связи с чем, дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

         В соответствии с пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», частью 4 статьи 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным  к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание  и открыл судебное разбирательство.

Изучив и оценив материалы дела, выслушав представителя Истца, суд установил следующее.

ООО «БЗАК» (Истец)  на основании Патента на полезную модель № 191961 «Шкворень» (далее - Патент), зарегистрированного 28.08.2019 в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации сроком действия до 20.03.2029  принадлежит исключительное право полезную модель № 191961 «Шкворень».

В октябре 2021 года Истцу стало известно о том, что ООО «Автопитер» предлагает к продаже и реализует товар «Шкворень», чем нарушает его исключительное право на полезную модель № 191961 «Шкворень» Истцом была сделана контрольная закупка 4х штук шкворней, что подтверждается чеком от 08.10.2021г. (Приложение № 6) и проведена патентоведческая экспертиза патентным поверенным ФИО4, в результате которой 29.10.2021г. установлено что изделия соответствуют формуле патента ООО «БЗАК». По данному факту истец обратился обратился по территориальности  в ОП 24 УМВД России г Тольятти. В ходе проведённых проверок  было установлено следующее.

ООО «Автопитер» принимал заказы через сайт интернет-магазина Autopiter.ru c последующей выдачей заказа покупателю ФИО5 на складском пункте, расположенном по адресу 

<

...> влд. 9,  осуществляя продажу 24.11.2021г. в 11-02 следующих товаров:

«Шкворень поворотного кулака в сборе с опорой нижней RG 2360-21-3001013 товарный знак «RIGINAL» в количестве 4 шт., 

«Шкворень поворотного кулака в сборе верхний RG 2360-21-3001014» товарный знак «RIGINAL» в количестве 4 шт.

Указанные товары имели товарный знак «RIGINAL», сертификат соответствия серия АМ №0002439 сроком действия с 19.05.2020г. по 18.05.2024г., где изготовителем указано Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» (ООО «УАЗ»), филиал завода изготовителя Общество с ограниченной ответственность ПКФ «Ниагара» Однако ООО «УАЗ» сообщило 20.12.2021г., что не осуществляло и не осуществляет в настоящее время изготовление компонентов транспортных средств (шкворень  УАЗ RG 2360-21-30001013, шкворень УАЗ RG 2360-21-30001013) торговой марки «Riginal». ООО «ПКФ Ниагара» не является филиалом ООО «УАЗ» Свидетельство ООО «УАЗ» в совокупности с материалами административного производства позволяет сделать вывод о недостоверности сертификата соответствия серия АМ №0002439 сроком действия с 19.05.2020г. по 18.05.2024г.

Изделия были изъяты и предоставлены УМВД РФ по г. Тольятти отделением полиции №24 на экспертизу в испытательный цент «Уникон». Протоколом экспертизы №069-293 от 27.01.2022г. установлено, что   указанные изделия марки «RIGINAL» производства ООО «ПКФ Ниагара» сходны со сравнительными образцами производства ООО «БЗАК» до степени смешения; идентичны признакам, изложенным в Формуле и описании полезной модели к патенту РФ RU191961 U1 от 20.03.2019г.; соответствуют патенту на полезную модель №191961 шкворень, патентообладатель ООО «БЗАК», и нарушают права патентообладателя. 

В рамках производства по делу об административном правонарушении было установлено, что спорные изделия с товарным знаком «RIGINAL» производства ООО «ПКФ Ниагара» были приобретены ООО «Автопитер» у ООО «Магистраль-НН» на основании договора поставки №МГ 02201/16 от 03.10.2016 (Приложение № 9). Факт передачи оспариваемых изделий подтверждается счетами фактурам № МГ-161775 от 23.12.2019г. в количестве 4 шт. на общую сумму 1853,1 руб.  № МГ – 97751 от 27.07.2020г. в количестве 4 шт. на общую сумму 1853,1 руб,  МГ-208570 от 07.09.2021г. в количестве 2 шт на сумму 1203,6 руб., .МГ-231515 от 04.10.2021г. в количестве 4 шт на общую сумму 2 407,2 руб.

ООО «ПКФ Ниагара» изготавливало изделия «шкворень», в которых использована полезная модель истца, без разрешения истца-правообладателя.

ООО «Магистраль НН» и ООО «Автопитер» размещали предложение о продаже, осуществляли продажу, вводили в гражданский оборот или хранили для этих целей изделия «шкворень», в которых использована полезная модель истца, без разрешения истца-правообладателя.

Указанное послужило основанием для обращения Истца в суд с настоящим иском.

Согласно доводам Ответчика - ООО "Магистраль-НН" патент на полезную модель № 191961U1 «Шкворень» зарегистрирован за ООО «БЗАК» в государственном реестре полезных моделей 28 августа 2019 года, а приоритет полезной модели с 20 марта 2019 года.

Ответчик считает, что остальные доводы истца не соответствуют действительным обстоятельствам, так, возбужденное административное дело в отношении ООО «Магистраль-НН» было прекращено 13 января 2023 года, вина не была установлена.

Ранее ООО «Магистраль-НН» сообщал истцу, что продукцию изготавливало ООО «ТД Автогидравлика» (ИНН 

<

***>, 432030, 

<

...>) в счёт исполнения договора поставки № М10 от 01 января 2021 года. 

В ответ на претензию истца за № 11000-1ю от 26 января 2023 года о нарушении исключительных прав был направлен ответ на адрес электронной почты (bzak@avtobzak.ru) 28 февраля 2023 года и почтовой корреспонденцией 01.03.2023 года, о том, что  ООО «ТД Автогидравлика» производит продукцию с февраля 2019 года, начало продаж с 05 марта 2019 года, что позволяет производителю и дальше выпускать продукцию без согласования ООО «БЗАК» в силу ст. 1361 ГК РФ (право преждепользования). 

ООО «ТД Автогидравлика» подтверждает начало продаж шкворней с 05 марта 2019 года предоставленной заверенной копией товарной накладной № 46 от 05.03.2019 года.

Дополнительно было проведено исследование патентным поверенным ФИО6 на предмет выяснения использования полезной модели в изделии (изделиях), изготовленных в соответствии с представленной технической документацией (чертежей). 

В ходе исследования эксперт руководствовался сведениями о патенте истца и представленными чертежами ООО ПКФ «Ниагара». По результатам сравнения 12 признаков формулы патента и признаков изделия ООО ПКФ «Ниагара» было установлено, что изделия отличаются по одному признаку: у изделия ООО ПКФ «Ниагара» в отличии от изделия истца сферическая опора на внутренней сферической части внизу не имеет компенсационную зону.

В качестве доказательства истец ссылается на протокол экспертизы № 069-293 от 27.01.2022 года, согласно которому исследованию подвергались лишь четыре признака из двенадцати, кроме того, вызывает сомнение, что проводилось исследование изделия ООО ПКФ «Ниагара», так как нет сведений о контрольной закупке изделия, кроме того эксперт не предупрежден об уголовной ответственности.

Ответчик - ООО ПКФ "Ниагара" согласен с доводами отзыва ООО «Магистраль-НН», считает, что его вина не доказана, а у производителя шкворней -  ООО «ТД Автогидравлика», в силу 1361 ГК РФ есть право преждепользования, в связи с чем для изготовления изделий нет необходимости получать согласие ООО «БЗАК».

Рассмотрев доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Ответственность за нарушение исключительного права на промышленный образец установлена статьей 1406.1 ГК РФ, в соответствии с которой в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Оценивая возражения ответчиков, суд принимает во внимание, что продукция, произведенная и введенная в оборот ответчиками, признана контрафактной вступившим в законную силу Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 113 Центрального судебного района г. Тольятти Самарской области от 06 мая 2022г., которым ответчик - ООО «Автопитер» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.12 ч.2 КоАП РФ и привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 30 000 рублей. При этом ООО «Автопитер» данное судебное решение не обжаловало.

Согласно п.1.7 заключения, предоставленного ответчиками, предметом исследования эксперта являлись чертежи, а не готовая продукция. На представленных на экспертизу чертежах компенсационная зона отсутствует вовсе, что идет в разрез с фактически произведенными деталями, где такая компенсационная зона присутствует, и данный факт подтвержден заключением экспертизы, представленным Истцом. Представленные истцом заключения эксперта основаны на экспертизе конкретных контрафактных изделий, изъятых правоохранительными органами.

Производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Магистраль-НН» было прекращено по не реабилитирующему основанию, а в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. 

Ответчики в своих возражениях указывают, что контрафактные детали, введенные ими в оборот путем их производства и реализации, были произведены не ответчиком ООО «ПКФ «Ниагара», а ООО «Автогидравлика», которое производит контрафактную продукцию с февраля 2019г, реализует с 05 марта 20l9г., что означает наличие у общества права преждепользования. Однако в иске истец указывает на другую продукцию: с товарным знаком RIGNAL, принадлежащем ООО «ПКФ «Ниагара».

При таких обстоятельствах иск является правомерным и обоснованным, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлине в силу части 1 статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПИТЕР" (ИНН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ЗАВОД "АВТОКОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>) 500 000 руб. компенсации, 9 333 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Магистраль-НН" (ИНН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ЗАВОД "АВТОКОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>) 500 000 руб. компенсации, 9 333 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НИАГАРА" (ИНН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ЗАВОД "АВТОКОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>) 500 000 руб. компенсации, 9 333 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                       Виноградова Л.В.