АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                          

                                                                                                                           Дело №А65-9297/2021 

Дата принятия решения – 23 мая 2022 года 

Дата объявления резолютивной части – 16 мая 2022 года.

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Б.Ф. Мугинова, при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Вахитовой К.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Санкт-Петербург, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Красивый город", г. Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком №762277, с сайта и со всех материалов, которыми сопровождается выполнение работ, оказание услуг и производство ответчиком товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку №762277, в том числе с документации, рекламы (с любой рекламной печатной и электронной продукции, каталогов, вывесок) (с учетом уточнения),

о взыскании компенсации в размере 3 359 797,22 руб., расходов на нотариальное удостоверение доказательств  размере 21 950 руб., расходов на исследование сайта в размере 48 000 руб.,

при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью "Красивый город", г. Санкт-Петербург (ОГРН 

<

***>), Исполнительный комитет г. Мензелинска Мензелинского муниципального района РТ, Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района РТ, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района РТ, ФИО2,

с участием:

представителей истца  - ФИО3 по доверенности от 02.09.2021, ФИО4 по доверенности от 06.09.2021,

представителя ответчика – ФИО5 по доверенности от 02.07.2021,

представителя третьего лица ("Красивый город") - ФИО6 по доверенности от 22.07.2021,  

 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Татарстан 20.04.2021 поступило исковое заявление Индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Санкт-Петербург, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Красивый город", г. Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании удалить товарный знак с сайта, материалов, которыми сопровождается  выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы (в том числе с любой рекламной печатной и электронной продукции, каталогов, вывесок); о взыскании компенсации в размере 3 359 797,22 руб., расходов на нотариальное удостоверение доказательств  размере 21 950,00 руб., расходов на исследование сайта в размере 48 000,00 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.04.2021 исковое заявление оставлено без движения.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.05.2021 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.07.2021 предварительное судебное заседание отложено.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.08.2021 дело назначено к судебному разбирательству.

Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.09.2021, , от 06.10.2021, от 10.11.2021, от 14.12.2021, от 24.01.2022, от 28.02.2022, от 17.03.2022, от 20.04.2022 судебное разбирательство отложено.

В судебном заседании представитель истца поддержала уточненные исковые требования, отметила, что красивый город – словесный элемент, сам товарный знак является комбинированным.

Представитель ответчика возражала по существу иска, в случае удовлетворения заявила ходатайство о снижении размера компенсации.

Представитель третьего лица поддержал исковые требования, возражал по существу ходатайства о снижении размера компенсации.

В рамках прений и реплик представители лиц, участвующих в деле, поддержали позицию, изложенную в ходе заседания. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Истец является правообладателем исключительного права на товарный знак №762277  сроком действия до 25.06.2029,  имеющего приоритет с 25.06.2019 в отношении следующих классов МКТУ:

20 - диваны; доски для объявлений; кресла; мебель металлическая; сиденья металлические; скамьи [мебель]; столы металлические; стулья [сиденья]; табуреты; шезлонги; шесты неметаллические; ящики для игрушек.

21 - урны; ящики для мусора.

28 - батуты; блоки стартовые спортивные; боди-борды; велотренажеры; гантели гимнастические; диски спортивные; доски пружинящие [товары спортивные]; качели; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; пояса тренировочные для талии; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; сетки спортивные; сетки теннисные; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]; песочницы; комплексы игровые детские.

В обоснование исковых требований истцом указано, что ответчик осуществляет поставку по муниципальным контрактам детского игрового и спортивного оборудования с использованием комбинированного графического изображения и словесного элемента, сходного до степени с вышеуказанным товарным знаком.

Кроме того, согласно протоколу осмотра доказательств от 25.11.2020 в сети интернет на сайте http://tat-gorod.ru незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком №762277.

Считая, что действиями ответчика нарушено исключительное право истца на товарный знак, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием прекратить использование обозначения и добровольно оплатить сумму компенсации.

Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующему.

В силу ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно ч.1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст. 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу п.1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами. 

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. 

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. 

В силу указанного и положений ч.1 ст.65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Материалами дела, в том числе свидетельством на товарный знак, подтверждается, что истец обладает исключительным правом на товарный знак .

Протоколом осмотра доказательств от 25.11.2020 зафиксировано, что в сети интернет на сайте http://tat-gorod.ru размещены обозначения . В частности, при исследовании протокола в электронном (цветном) варианте, направленном истцом с использованием системы «Мой арбитр», таковые отчетливо усматриваются в полупрозрачной форме на заднем фоне каждого из предлагаемых к продаже товаров (наиболее четко данные обстоятельства видны при изучении отдельных товаров, размещенных на стр. 12-15, 19-22, 30-35, 39-41 приложения к протоколу).

Согласно разъяснениям, изложенным в п.55 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным (статьи 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1), в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети "Интернет" по состоянию на определенный момент, соответственно, удостоверенный нотариально протокол осмотра доказательств является допустимым и надлежащим доказательством размещения обозначений на сайте. 

В соответствии с п.75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

В соответствии с п.162 указанного постановления вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

По смыслу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения. Пунктом 43 Правил установлено, что сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом изложенного, а также исходя из положений, закрепленных в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений и изображений на сайте и товарными знаками истца, приходит к выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

Сравниваемые обозначения, размещенные на сайте, и товарный знак истца содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, одинаковое смысловое значение, словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарным знаком истца, используются для индивидуализации той же группы товаров, которые маркируются товарным знаком истца. 

При этом ответчиком не оспаривалось сходство до степени смешения товарного знака, в защиту которого истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением, с обозначением, использованным на сайте.

 Как указано в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации), сайт в сети Интернет - это совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет (пункт 13); доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет (пункт 15); владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17). 

В соответствии с пунктом 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81 (далее – Правила регистрации доменов) администратором доменного имени является лицо, на имя которого зарегистрировано предназначенное для сетевой адресации символьное обозначение (доменное имя).

Согласно Правилам регистрации доменов администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок пользования доменом. 

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации. 

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, внесение изменений в структуру и дизайн сайта и т.п. Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя. 

В пункте 78 постановления Пленума № 10 разъяснено, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, если только иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Закона об информации).

Согласно сведениям ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» администратором доменного имени tat-gorod.ru является ФИО2

Между тем, третье лицо ФИО2 в отзыве и в судебных заседаниях указал, что сайт http://tat-gorod.ru создавался им по поручению участника ответчика ФИО7, которым по электронной почте представлены все данные для заполнения сайта, в том числе спорные обозначения; соответствующие распечатки приложены к отзыву третьего лица. 

При этом в соответствии с электронным письмом регистратора доменных имен от 09.01.2019 произведена передача доменного имени tat-gorod.ru в полное управление пользователю «rt-gorod@mail.ru», соответствующий адрес электронной почты указан на сайте http://tat-gorod.ru.

В письменных пояснениях от 05.11.2021 ответчик признал, что электронная почта и телефонный номер, указанные на сайте, принадлежат ответчику.

Кроме того, согласно ответу №1209 от 25.01.2022 на судебный запрос, ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» сообщило, что оплата продления домена осуществлялась ООО «Красивый город»  (ИНН 

<

***>), то есть ответчиком, что подтверждается платежными поручениями №1 от 04.01.2021, №232 от 16.12.2019.

Исходя из изложенного, лицом, фактически использующим сайт http://tat-gorod.ru в своих предпринимательских интересах (владельцем сайта), ответственным за использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, является ответчик.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, установленными в ходе рассмотрения дела, в судебном заседании 17.03.2022 представитель истца просила не рассматривать ходатайства об истребовании доказательств у Пенсионного фонда РФ, у ООО «Бегет», у регистратора доменных имен в части документов по передаче домена, поскольку обстоятельства владения ответчиком сайтом следует из иных имеющихся в материалах дела доказательств.

Кроме того, из материалов дела следует, что ответчиком заключены муниципальные контракты:

- №208 (№ИКЗ 203162800636616280100100220019609244) от 14.07.2020 с Исполнительным комитетом г. Мензелинска и Мензелинского муниципального района РТ;

- №2020.26 (№ИКЗ 203162700539116270100100420010000244)  с Исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района РТ;

- №2020-098 (№ИКЗ 203164601823716460100100490013230244) с Исполнительным комитетом Елабужского муниципального района РТ.

В приложениях к указанным контрактам (техническое задание, заказ-спецификация), представленным истцом в электронной форме с использованием системы «Мой арбитр» и в виде цветной распечатки (т.4) (на бумажном носителе в распечатанном судом черно-белом виде обозначения не видны), также в полупрозрачной форме на заднем фоне каждого из товаров отражены обозначения , что признано ответчиком в письменных пояснениях от 08.09.2021.

Возражая в данной части, ответчик указал, что не может нести ответственность за содержание технических заданий к муниципальным контрактам, поскольку они формируются органом муниципальной власти. 

Между тем, первичным документом для формирования технического задания  является коммерческое предложение, которое формировалось и направлялось ответчиком , в связи с чем в данном случае основанием для вменения ответчику неправомерного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, является их отражение в коммерческих предложениях. 

Утверждая, что в коммерческих предложениях отсутствуют обозначения, сходные с товарным знаком истца, ответчик представил копии коммерческих предложений №85 от 22.04.2020, №86 от 22.04.2020, которые согласно его пояснениям были получены путем поиска на компьютере и их дальнейшей печати на принтере, в связи с чем сохранились лишь в виде электронных образов. 

После представления копий коммерческих предложений Исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района РТ и заявления истцом о фальсификации доказательств (коммерческого предложения №85) ответчик 28.02.2022 выразил волеизъявление на исключение представленных им копий коммерческих предложений №85 от 22.04.2020, №86 от 22.04.2020 из числа доказательств по делу.

При таких обстоятельствах представитель истца в судебном заседании 28.02.2022 просила не рассматривать заявления о фальсификации и о назначении судебной экспертизы.

Из изложенного следует, что при ведении предпринимательской деятельности ответчиком при направлении коммерческих предложений также использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца. Обратное ответчиком не доказано. 

При этом доказательства того, что при предложении к продаже товаров и их последующей поставке спорные обозначения использованы правомерно, ответчиком также не представлены.

Ссылка ответчика на дилерский договор №430/02/17 от 01.08.2017 отклоняется арбитражным судом в силу следующего.

В соответствии с п.2.1 дилерского договора производитель (истец) обязуется передать в собственность дилера (ответчика) товар, а дилер обязуется его принять и оказывать услуги по рекламе и продвижению товара.

Согласно п.3.2 договора дилер приобретает товар только у производителя или из других источников, указанных исключительно производителем.

Однако ответчиком в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены доказательства того, что товар, предложенный в коммерческих предложениях и поставленный по вышеуказанным муниципальным контрактам, приобретен у истца или указанного им иного лица. В части позиций 10-14 по муниципальному контракту №208 ответчиком приведен довод о том, что товар приобретен им у ООО «Инсайдер», однако, учитывая, что такое приобретение осуществлено по утверждению ответчика в период действия дилерского договора (на основании договора №14 от 30.07.2020), в материалы дела не представлены доказательства того, что данное общество было указано истцом в качестве уполномоченного продавца товара.

Более того, следует отметить, что в соответствии с уведомлением №14-07 от 14.07.2020 дилерский договор расторгнут с 15.08.2020, в связи с чем размещение обозначений на сайте http://tat-gorod.ru по состоянию на дату его осмотра (25.11.2020) также не может быть признано правомерным. 

С учетом изложенного, суд считает, что истец доказал факт нарушения его исключительных прав на товарный знак действиями ответчика как по размещению информации на сайте, так и путем направления коммерческих предложений. Иное ответчиком не доказано (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).

Ответчиком приведен довод о злоупотреблении истцом правом, выраженное, по мнению ответчика, в регистрации товарного знака, словесный элемент которого уже имеет сходство с фирменным наименованием ответчика и третьего лица.

В случае подачи искового заявления по делу о нарушении исключительного права ответчик вправе в рамках отдельного внесудебного (административного) порядка разрешения спора оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку.

Из традиционности данного способа защиты исходит и Верховный Суд Российской Федерации, который в пункте 142 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указал следующее:

"При рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав.

В случае если после рассмотрения дела о нарушении исключительного права на патент или на товарный знак, наименование места происхождения товара патент будет аннулирован или предоставление правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара будет признано недействительным, судебный акт по делу о нарушении исключительного права может быть пересмотрен по новым обстоятельствам (пункт 1 части 4 статьи 392 ГПК РФ, пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ).".

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства подачи ответчиком возражений на товарный знак истца.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, согласно указанным положениям гражданского законодательства злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии признаков злоупотребления правом в действиях лица по приобретению исключительного права на товарный знак и по его дальнейшему использованию не должен являться следствием предположений.

В данном случае доводы ответчика не могут служить достаточным основанием для вывода о злоупотреблении правом и отказе в иске. Товарный знак как средство индивидуализации, которому предоставлена защита, представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя как изобразительный, так и словесный элементы, при этом ответчиком намеренно использовано обозначение товарного знака полностью, а не только его словесный элемент, идентичный фирменному наименованию ответчика. Само по себе возникновение права ответчика на фирменное наименование до момента регистрации товарного знака в данном конкретном случае не может служить основанием для защиты интересов ответчика, учитывая, что товарный знак на основании лицензионного договора используется третьим лицом, право на фирменное наименование которого, тождественное фирменному наименованию ответчика, возникло ранее права ответчика (ответчик зарегистрирован 07.04.2016, тогда как третье лицо – 27.10.2008), в связи с чем регистрация товарного знака не может быть признана осуществленной исключительно с намерением причинить вред непосредственно ответчику (ст.10 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со ст.1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно п.3 ст.1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п.4 ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из содержания исковых требований, истцом избран второй способ расчета компенсации - исходя из двукратного размера права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления от 23.04.2019 № 10.

Как разъяснено в пункте 61 постановления от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права  использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. 

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 указанного Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Требования указанной нормы распространяется, в том числе, и на установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а также двукратного размера такой цены. 

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. 

Как усматривается из материалов дела, истцом в обоснование заявленных требований представлены: лицензионный договор от 01.04.2021 на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака третьему лицу (ООО «»Красивый город»), лицензионный договор от 14.10.2021 на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака Обществу с ограниченной ответственностью «Технополис», согласно п.6.1 которых роялти составляет 200 000 руб. в месяц.

Компенсация рассчитана истцом следующим образом: период использования с 01.08.2020 по 12.04.2021 (8 мес. и 12 дней) * 400 000 руб. = 3 359 797,22 руб.

Формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, соответственно, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие. 

Возражая по расчету компенсации, ответчик ссылался на то, что один из договоров заключен с заинтересованным лицом, а второй – в ходе рассмотрения дела. Между тем, даже в случае обоснованности доводов ответчика о заинтересованности истца и третьего лица, данное обстоятельство само по себе не свидетельствует о нереальности хозяйственных операций, о порочности или недействительности лицензионного договора, а также не ставит под сомнение рыночный размер роялти, учитывая, что он соотносится с иным лицензионным договором с незаинтересованным лицом, представленным в качестве дополнительного доказательства достоверности цены в договоре с ООО «Красивый город».

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Однако, из материалов дела не усматривается то, что ответчиком в подтверждение довода о необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, представлены контррасчет размера компенсации, а также какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вышеизложенный подход как в отношении оценки возражений ответчика  относительно допустимости лицензионного договора в качестве надлежащего доказательства, так и относительно правомерности размера компенсации в условиях непредставления ответчиком опровергающих его доказательств, соответствует сложившейся судебной практике, отраженной в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2019 по делу А57-15969/2018, от 02.10.2019 по делу А49-8824/2018, от 10.10.2019 по делу А57-15972/2018, от 15.01.2020 по делу А64-6028/2018 и иных.

Также ответчиком заявлены возражения в части вменяемого периода использования обозначения, исходя из которого истцом выполнен расчет компенсации (с 01.08.2020 по 12.04.2021). Как полагает ответчик, истцом доказано использование обозначения лишь в один день – день нотариального осмотра сайта (25.11.2020).

Между тем, позиция ответчика не может быть признана обоснованной.

Как уже было указано выше, с 09.01.2019 произведена передача доменного имени tat-gorod.ru в полное управление ответчику, что следует из электронного письма регистратора доменных имен. Соответственно, с указанной даты ответчик обладает полномочиями по изменению сайта и возможностью представления доказательств внесения изменений в определенный момент времени.

Между тем, в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлены доказательства того, что обозначения размещены на сайте не ранее 25.11.2020, равно как и доказательства того, что они были удалены 26.11.2020 или в какую-либо иную дату.

При этом определение начального периода расчета компенсации не может быть признано необоснованным, учитывая наличие в материалах дела доказательств неправомерного использования в дату, более раннюю, чем определена истцом при расчете (коммерческие предложения датированы 22.04.2020).

При таких обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу о том, что размер компенсации из расчета стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака подтвержден документально, и, следовательно, заявленная истцом компенсация в размере является разумной и обоснованной.

Ответчиком также заявлено ходатайство о снижении размера компенсации.

Постановлением от 24.07.2020 N 40-П  Конституционный Суд РФ отметил, что сформулированные правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Исходя из совокупности изложенного, Конституционный суд РФ в рассматриваемом постановлении пришел к выводу о том, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, возможно лишь при наличии соответствующего ходатайства ответчика и должно быть мотивировано судом, а также обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Между тем, ответчиком основания для снижения компенсации (многократное превышение размера причиненных правообладателю убытков, то, что использование объекта интеллектуальной собственности с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности и не носило грубый характер) в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказаны. 

Истцом также заявлено требование об обязании ответчика прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком №762277, на сайте и в материалах, которыми сопровождается деятельность ответчика, связанная с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана, в том числе в рекламной продукции, каталогах, вывесках.

В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Ответчиком в ходе рассмотрения дела не представлены доказательства удаления интернет-страниц, указанных в представленном истцом протоколе осмотра. Таким образом, ответчик добровольно не выполнил требования об удалении спорного обозначения с тех ресурсов, в отношении которых истцом доказан факт незаконного использования.

В возражениях на ходатайство об уточнении исковых требований от 15.04.2022 ответчиком указано, что в данный момент доменное имя tat-gorod.ru размещено в магазине ООО «РЕГ.РУ», в подтверждение чего представлено коммерческое предложение последнего от 06.04.2022.

Между тем, указанное коммерческое предложение не содержит в себе сведений о прекращении полномочий ответчика на управление сайтом, не является договором (сделкой); оно лишь предусматривает наличие у регистратора доменных имен потенциальной возможности оказать услугу при приобретению доменного имени за определенную сумму.

Кроме того, следует отметить, что у ответчика имеется лишь право на полное управление, тогда как администратором доменного имени является третье лицо, без участия которого отчуждение права на доменное имя невозможно. 

Какие-либо иные доказательства, свидетельствующие об утрате ответчиком полномочий по управлению доменом, переданных ему администратором, ответчиком в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению. 

Поскольку исковые требования направлены на прекращение использования обозначения, сходного до степени смешения с комбинированным товарным знаком, а не на запрет использования фирменного наименования, удовлетворение исковых требований не повлечет невозможность использования ответчиком фирменного наименования при заключении договоров, в связи с чем заявленный им в возражениях от 16.05.2022 довод признается судом необоснованным и подлежащим отклонению. 

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети "Интернет").

При таких обстоятельствах расходы истца на оплату услуг нотариуса по заверению содержания сайта в размере 21 950 руб. подлежат отнесению на ответчика.

Истцом также заявлено требование о возмещении расходов на исследование сайта, в подтверждение чего представлены договор на выполнение работ №К0050/2020 от 15.12.2020, заключение специалиста по результатам компьютерно-технического исследования №К-00174 от 23.01.2021.

В соответствии с п.1.1 договор заказчик (истец) поручает, а исполнитель (ООО «Инженерно-технический центр судебных экспертиз») принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению независимого исследования установления признаков использования текстово-графической информации, товарного знака на сайте http://tat-gorod.ru.

Между тем, как указывалось выше, вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. 

Соответственно, несение расходов на исследование сайта не являлось необходимым для обращения с иском, в связи с чем они возмещению не подлежат. 

По смыслу норм статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины разрешается арбитражным судом по итогам рассмотрения дела, независимо от того, заявлено ли перед судом ходатайство о его разрешении (п.18 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах").

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат возложению на ответчика и взысканию с него в пользу истца в размере 45 799 руб.

руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Красивый город", г. Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком №762277, на сайте и в материалах, которыми сопровождается деятельность ответчика, связанная с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана, в том числе в рекламной продукции, каталогах, вывесках.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Красивый город", г. Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Санкт-Петербург, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 3 359 797,22 руб., расходы на нотариальное удостоверение в размере 21 950 руб.,  расходы по уплате государственной пошлины в размере 45 799 руб.

В удовлетворении требования о возмещении расходов на исследование сайта отказать

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                 Б.Ф. Мугинов