Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-117163/2021

15 августа 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  08 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  15 августа 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЕНТОРГ"; АО Военторг (адрес:  Россия 119160, г МОСКВА, 

<

...>; Россия 115035, г.  Москва, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО2 (адрес:  Россия 192029, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Ткачей ул., 22, 11, ОГРНИП: 

<

***>);

о защите исключительных прав и взыскании 193 000руб.  

при участии

от истца: представитель ФИО3 (дов. от 20.09.2021г.)

от ответчика: не явился (извещен)

установил:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЕНТОРГ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) об обязании незамедлительно удалить за свой счет обозначение «ВОЕНТОРГ» на здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д.53, по фасаду со стороны улицы на уровне первого этажа вывески  содержащие указанное обозначение в проеме  окна – витрины,  справа от двери, взыскать 193 000руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам №448420, №448571, №455564, 13 080руб. расходов по совершению нотариальных действий осмотра вывески, 230руб. судебных расходов по получению выписки из ЕГРИП и 31руб. 50коп. почтовых расходов.

Ответчик возражал относительно удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве, в том числе ссылаясь на то, что все лицензионные договоры истца предоставляют право использования товарных знаков, в том числе путем изготовления товаров военного ассортимента, или с правом производства товаров 16 класса МКТУ и услуг 40 класса МКТУ.

Истец не согласился с доводами ответчика, представив возражения и указав, что в рассматриваемом случае защищаемые товарные знаки являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеющего фонетическое и семантическое сходство, в связи с чем компенсация за нарушение исключительных прав взыскивается как за одно нарушение на серию товарных знаков.

В судебном заседании представитель Истца поддержал заявленные требования. Представитель Ответчика возражал против удовлетворения иска по мотивам, изложенным в объяснениях. 

Истец отказался от исковых требований в части неимущественных требований.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

АО «Военторг» является правообладателем группы (серии) товарных знаков, объединенных словесным элементом "ВОЕНТОРГ"/VOENTORG (далее - группа (серия) товарных знаков), которые зарегистрированы в отношении широкого перечня товаров 6,16, 20, 26, 29, 30, 32, работ и услуг 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 классов МКТУ. 

Истцу стало известно о нарушении индивидуальным предпринимателем                        ФИО2 своих исключительных прав на группу (серию) товарных знаков путем использования словесного обозначения «ВОЕНТОРГ» при оформлении магазина, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., дом 53 (нарушение подпункта 4 пункта 2 ст. 1484 ГК РФ).

В предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования ответчиком группы (серии) товарных знаков по классам МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки. 

Незаконное использование ответчиком группы (серии) товарных знаков истец доказывает: протоколом осмотра доказательств (осмотр вывески) от 01.06.2021, составленного и подписанного ФИО4 нотариусом г. Санкт-Петербурга и зарегистрированным в реестре за № 78 А Б 9967827; копией кассового чека от ..., на котором указано наименование пользователя ИП ФИО2,  соответствующий номер ИНН совпадающим с номером, указанным в выписке из ЕГРИП, в котором содержатся сведения о наименовании закупленного товара, его количество и стоимость, что в силу статьи 493 ГК РФ подтверждает заключение договора купли-продажи; фотографиями приобретенного товара. 

АО «Военторг-Запад» направило ответчику соответствующую претензию о нарушении ответчиком прав на группу (серию) товарных знаков. 

Письмом от 08.07.21 в ответ на претензию ответчик сообщил о том, что произведен демонтаж изображения с надписью "Военторг" с витрины магазина, которое присутствовало как временный элемент после переезда магазина с другого адреса. Магазин всегда назывался "Бескозырка". К ответу на претензию были приложены фотографии устранения нарушений. 

Истцом был предъявлен иск с указанным выше неимущественным требованием.

Истец полагает, что ответчик не имеет законных оснований для использования обозначения "ВОЕНТОРГ" на вывесках своей торговой точки, чем нарушает охраняемые законом права АО «Военторг» как правообладателя зарегистрированных товарных знаков №№ 448420, 448571, 455564, а также обладателя фирменного наименования «Военторг» («Voentorg») в силу следующего. 

Истец является обладателем исключительных прав на группу (серию) товарных знаков, объединённых словесными элементами «Военторг»/«Voentorg»: 

- товарный знак (знак обслуживания) «VOENTORG» № 448420 с приоритетом от 23.03.2010. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 16, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 классов МКТУ,

- товарный знак (знак обслуживания) «ВОЕНТОРГ» № 448571, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.12.2012 с приоритетом от 23.03.2011. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 16, 20, 26, 29, 30, 32, 35,37, 39, 40, 41, 43, 44 классов МКТУ,

- товарный знак (знак обслуживания) № 455564с комбинированным обозначением, в которое  входит словесный элемент «ВОЕНТОРГ» и графическое изображение пятиконечной звезды красного цвета, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.03.2012 с приоритетом от 01.07.2011 года. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 16,20, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Сравнив группу (серию) товарных знаков истца с обозначением «ВОЕНТОРГ», используемым ИП ФИО2 на вывеске магазина по адресу: Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., дом 53, можно утверждать о том, что ответчиком использованы два товарных знака из группы (серии) товарных знаков с основании иска - словесный товарный знак "ВОЕНТОРГ" № 448571 и комбинированный товарный знак № 455564, зарегистрированные в том числе по 35 классу МКТУ (вид деятельности ответчика, при котором им использованы указанные товарные знаки ("продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптово-розничной торговли").

В обоснование заявленного размера компенсации Истец пояснил следующее. АО «Военторг» (лицензиар) и ИП ФИО5 (лицензиат) 26.03.2020 заключили лицензионный договор №0006-ЛИС-20, согласно которому лицензиату предоставлена неисключительная лицензия на право использования товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам №№ 455564, 448571, 448420. Предоставление права использования товарных знаков по данному лицензионному договору зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности (18.05.2020 №РД0332808). Право использования указанных выше товарных знаков предоставлено лицензиату в отношении всех товаров и услуг, указанных в государственной регистрации (пункт 1.2. лицензионного договора): 

- при оформлении объектов торгово-бытового обслуживания, организация и функционирование которых связаны с использованием Товарных знаков, а именно при оформлении торгового оборудования, прилавков, вывесок, штендеров (информационных стендов), на пресс-воллах (конструкциях для растяжки информационных полотен), при оформлении рабочего места кассира, на носителях, которые опосредуют оказание услуг - на визитных карточках, полиэтиленовых и бумажных пакетах, на кассовых чеках, связанных с введением товаров в гражданский оборот а также при осуществлении рекламной деятельности, связанной с деятельностью объектов торгово-бытового обслуживания Лицензиата. 

- при размещении товарных знаков на этикетках (упаковке) товаров, включая, товары военного ассортимента предназначенные для военнослужащих вооруженных сил РФ и приравненных к ним категориям потребителей. 

Согласно пункту 2.1. указанного лицензионного договора лицензиат обязан уплатить лицензиару лицензионное вознаграждение в виде единовременного платежа в размере 96 500 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 16 083 рублей 33 копейки. 

Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два порядка расчета компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2). 

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 193 000 рублей на основании п.2 ч.4 ст. 1515 ГК РФ, а именно, в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Вменяемое ответчику нарушение исключительного права истца совершено в период действия указанного договора, что сопоставимо с моментом предоставления права пользования товарного знака. 

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом, исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не снижения размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака. При этом для определения размера стоимости права использования товарного знака суд должен определить (с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле):

- на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, 

- на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного  знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле (пункты 1, 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ). 

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего средства индивидуализации (пункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ) императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права. При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования. Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака. Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации долж6на быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. Аналогичный вывод содержится, в частности, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу N А53-2527/2019, от 04.12.2019 по делу  N А14- 3727/2018, от 19.02.2020 по делу № А49-8814/2018, от 05.08.2020 по делу N А05- 10589/2018. В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (РФ, субъект РФ, населенный пункт); иные обстоятельства. Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Из представленных в дело документов следует, что Истец является правообладателем группы (серии) товарных знаков, объединенных словесным элементом «Военторг»            (№№ 448571, 455564)/«Voentorg» (№ 448420). Условия использования группы (серии) товарных знаков по лицензионному договору истца и условия, при которых ответчик использовал вышеуказанные словесный и комбинированный товарные знаки, различны. 

В связи с чем размер вознаграждения по представленному истцом лицензионному договору не может быть применен к ответчику при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости использования товарного знака без учета обстоятельств использования ответчиком двух товарных знаков из группы (серии) товарных знаков истца в основании иска.

Согласно пункту 1.1. представленного истцом лицензионного договора право использования группы (серии) товарных знаков предоставляется лицензиату в отношении всех товаров и услуг, указанных в государственной регистрации. 

В пункте 1.2. лицензионного договора указано, что лицензиату предоставляется право использования товарных знаков при осуществлении предпринимательской деятельности в следующих пределах (способы использования товарных знаков): 

- при оформлении объектов торгово-бытового обслуживания, организация и функционирование которых связаны с использованием Товарных знаков, а именно при оформлении торгового оборудования, прилавков, вывесок, информационных стендов, на конструкциях для растяжки информационных волокон, при оформлении рабочего места кассира, на носителях, которые опосредуют оказание услуг - на визитных карточках, полиэтиленовых и бумажных пакетах, на кассовых чеках, а также при осуществлении рекламной деятельности, связанной с деятельностью объектов торгово-бытового обслуживания Лицензиата, 

- при размещении товарных знаков на этикетке (упаковке) товаров, включая товары военного ассортимента предназначенные для военнослужащих, которые вводятся Лицензиатом в гражданский оборот, в том числе хранятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются.   

Таким образом, лицензиат вправе использовать товарные знаки как при оказании торговых услуг (способ, которым ответчик использовал товарный знак истца), так и при изготовлении товаров военного ассортимента.

Из условий лицензионного договора, следует, что право использования товарных знаков предоставлено двумя способами во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, и в отношении 14 классов МКТУ, для которых зарегистрированы использованные ответчиком товарные знаки №№ 448571 и 455564. 

Ответчиком же использованы товарный знаки №№ 448571 и 455564 (1) для индивидуализации только услуг 35-го класса МКТУ, для которых эти знаки зарегистрированы (то есть в отношении 1 из 14 классов МКТУ); (2) только одним (при оказании услуг) из двух (также при изготовлении товаров военного ассортимента) предусмотренных лицензионным договором способов использования товарных знаков во взаимосвязи с подпунктами 1 и 3 п. 2 ст. 1484 ГК РФ. 

Учитывая:

-  количество способов, которыми ответчик использовал товарные знаки истца                № 448571 (1 способ) по сравнению с количеством способов использования по лицензионному договору (2 способа),

- количество классов МКТУ, в отношении которых товарные знаки №№ 448571 и 455564 незаконно использованы ответчиком (1 класс МКТУ (35 класс МКТУ), по сравнению с количеством классов МКТУ, в отношении которых эти товарные знаки зарегистрированы и предоставлено право их использования по лицензионному договору (14 классов МКТУ),

- размер вознаграждения по лицензионному договору (96 500 руб.) следует прийти к выводу, что подлежащая взысканию компенсация должна быть рассчитана в следующем порядке: 

96 500 руб./3 товарных знака = 32 166,66 руб.*2 товарных знака = 64 333,33 руб.; 64 333,33 руб./14 классов МКТУ х 1 класс МКТУ (нарушенный ответчиком 35 класс МКТУ) = 4 595,24 руб.; 4 595,24 руб./2 способа использования товарного знака по лицензионным договорам х 1 использованный ответчиком способ ("при оформлении объектов торгово-бытового обслуживания") = 2 297,62 руб.   

Применение судами аналогичной формулы при определении стоимости использования группы (серии) товарных знаков "Армия России", также находящихся в исключительном пользовании истца по настоящему делу, оставлено в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.02.22 по делу № А41-52135/2020.

При этом Суд находит основания для снижения заявленной компенсации в двукратном размере стоимости использования товарного знака до однократной стоимости использования товарного знака при сравнимых обстоятельствах в виду устранения ответчиком после получения претензии вменяемых ему в рамках настоящего дела нарушения исключительных прав истца, представления подателю претензии доказательств устранения нарушения. Довод ответчика об устранении им нарушений исключительных прав истца последним мотивированно не оспорен.

На основании правовой позиции Конституционного суда РФ в постановлении № 40-П компенсация должна носить восстановительный характер, а не быть средством обогащения правообладателя. 

Снижение компенсации по указанным мотивам было поддержано 13 ААС по аналогичному делу № А56-1485/2022.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям. В порядке положений ст. ст. 110, 112 АПК РФ, п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016              № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - Постановление № 1) при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано (ст. 110 АПК РФ). В пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, отмечено, что при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации. Таким образом, частичное удовлетворение требования Истца о взыскании компенсации является в силу абз. 2 ч. 1 ст. 110 АПК РФ основанием для распределения судебных расходов между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Указанный вывод соответствует позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 19.09.2019 по делу № А45-17103/2018. В связи с удовлетворением заявленных исковых требований в части и в соответствии со статьей 110 АПК РФ с учетом разъяснений п. 2 Постановления № 1, понесенные истцом судебные расходы подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца в соответствующей пропорции. 

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

1. Взыскать с ИП ФИО2 в пользу АО «Военторг» 2 297руб. 62коп. компенсации, 161руб. 66коп. расходов по госпошлине, 312руб. 61коп. расходов по нотариальным действия, 5руб. 50коп. расходов по выписке ЕГРИП и 31р.50коп. почтовых расходов.

2. В остальной части имущественных требований – отказать.

3. В части неимущественных требований – производство по делу прекратить.

4. Выдать АО «Военторг» справку на возврат из Федерального бюджета 6 000руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья Кузнецов М.В.