ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А46-1978/2019

02 июля 2019 года

город Омск

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2019 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 02 июля 2019 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рыжикова О.Ю.,

судей Шиндлер Н.А., Кливера Е.П.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-5324/2019) общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «ТехСпецКомплект» на решение Арбитражного суда Омской области от 13.03.2019 по делу № А46-1978/2019 (судья Солодкевич И.М.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «ТехСпецКомплект» (ОГРН 1115543001419, ИНН 5507222352) к обществу с ограниченной ответственностью «СибзаводАгро» (ОГРН 1115543039556, ИНН 5503231317) о признании права преждепользования на: 

1) полезную модель «Сошник» (патент № 184893 сроком действия по 24.07.2028) с приоритетом 24.07.2018, зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 13.11.2018, в объёме, не превышающем изготовление и реализацию 1 109 штук; 

2) полезную модель «Почвообрабатывающий каток» (патент № 185287 сроком действия по 21.09.2028) с приоритетом 21.09.2018, зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 29.11.2018, в объёме, не превышающем изготовление и реализацию 1 143 штук; 

3) полезную модель «Высевающий аппарат» (патент № 183631 сроком действия по 19.06.2028) с приоритетом 19.06.2018, зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 28.09.2018, в объёме, не превышающем изготовление и реализацию 25 штук,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «ТехСпецКомплект» - ФИО2 (по доверенности от 19.12.2018 сроком действия по 31.12.2019, личность установлена на основании паспорта гражданина Российской Федерации);

от общества с ограниченной ответственностью «СибзаводАгро» - ФИО3 (по доверенности от 27.02.2019 сроком действия три года, личность установлена на основании паспорта гражданина Российской Федерации;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «ТехСпецКомплект» (далее – ООО «ТПК «ТехСпецКомплект», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СибзаводАгро» (далее также – ООО «СибзаводАгро», ответчик, патентообладатель) о признании права преждепользования на:

 1) полезную модель «Сошник» (патент № 184893 сроком действия по 24.07.2028) с приоритетом 24.07.2018, зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 13.11.2018, в объёме, не превышающем изготовление и реализацию 1 109 штук; 

2) полезную модель «Почвообрабатывающий каток» (патент № 185287 сроком действия по 21.09.2028) с приоритетом 21.09.2018, зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 29.11.2018, в объёме, не превышающем изготовление и реализацию 1 143 штук; 

3) полезную модель «Высевающий аппарат» (патент № 183631 сроком действия по 19.06.2028) с приоритетом 19.06.2018, зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 28.09.2018, в объёме, не превышающем изготовление и реализацию 25 штук.

Решением Арбитражного суда Омской области от 13.03.2019 по делу № А46-1978/2019 в удовлетворении исковых требований ООО «ТПК «ТехСпецКомплект» отказано в полном объеме. 

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО «ТПК «ТехСпецКомплект» обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал на то, что заключениями ООО «Профекс» по патенту № 183631 – № 05-ЭМ-1-03-01/2019 от 21.01.2019, по патенту № 184893 – № 15-ЭМ-03-11/2018 от 09.01.2019, патенту № 185287 – № 05-ЭМ-03-01/2019 от 21.01.2019 подтверждается, что изделия ООО «ТПК «ТехСпецКомплект» (среди прочих) соответствуют полезным моделям, исключительные права на которые зарегистрированы за ООО «СибзаводАгро», при этом ответчик не оспаривал факт производства изделий истцом; условия, обозначенные в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ, соблюдены ООО «ТПК «ТехСпецКомплект» как лицом, требующим признания за ним права преждепользования на использованные ответчиком в полезных моделях решения.

ООО «СибзаводАгро» представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором ответчик не согласился с доводами подателя апелляционной жалобы.

В судебном заседании представитель ООО «ТПК «ТехСпецКомплект» поддержал доводы и требования апелляционной жалобы.

Представитель ООО «СибзаводАгро» возразил на доводы апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, установил следующие обстоятельства.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на основании решений, принятых им по заявкам ООО «СибзаводАгро», в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации внесены полезные модели, исключительными правами на которые обладает ответчик:

28.09.2018 – «Высевающий аппарат» (патент № 183631 сроком действия по 19.06.2028, с приоритетом 19.06.2018);

13.11.2018 – «Сошник» (патент № 184893 сроком действия по 24.07.2028, с приоритетом 24.07.2018);

29.11.2018 – «Почвообрабатывающий каток» (патент № 185287 сроком действия по 21.09.2028, с приоритетом 21.09.2018).

ООО «ТПК «ТехСпецКомплект», ссылаясь на разработанные до дат приоритетов указанных полезных моделей, защищенных ООО «СибзаводАгро» указанными выше патентами, технические решения, объёмы реализации произведённых им до этого с использованием таких решений изделий, обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением о признании за ним права преждепользования на соответствующие полезные модели.

13.03.2019 Арбитражный суд Омской области принял решение, являющееся предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, которое до даты приоритета полезной модели (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как разъяснено в пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Право преждепользования в качестве основания ограничения исключительных прав и использования запатентованного объекта без санкции правообладателя возникает при одновременном соблюдении названных в статье 1361 ГК РФ двух условий: во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории РФ до даты приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора.

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Таким образом, установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства: использование преждепользователем решения тождественного запатентованному решению (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ); создание тождественного решения независимо от автора; добросовестность использования решения; использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта; объем преждепользования.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, возражений.

В рассматриваемом случае истец, в нарушение требований статьи 65 АПК РФ, не доказал ни одно из вышеперечисленных обстоятельств, и с учетом заявленных требований, характера деятельности, связанной с производством и реализацией сеялок и комплектующих к ним, не представил доказательства использования при изготовлении изделий технических решений, тождественных формулам, защищенным патентами № 184893, № 185287, № 183631, сделанные для этого приготовления и объем реализации продукции, изготовленной с использованием таких формул. 

Право преждепользования может быть признано только за производителем конкретного изделия, которым истец не является.

По верному замечанию суда первой инстанции, признак независимости наличествует в том случае, когда известен автор технического решения, тождественного применённому патентообладателем, может быть уяснён процесс создания этого решения лицом, заявляющим о наличии у него права преждепользования, выявлен момент создания такого технического решения и таковой предшествует дате приоритета полезных моделей.

Истец же ограничился заявлением о том, что технические решения, составляющие полезные модели, патенты на которые получены ООО «СибзаводАгро», созданы в 1950-х годах, что не подтверждает обоснованность заявленного иска, а, напротив, опровергает его, поскольку, как верно отметил суд первой инстанции, в таком случае технические решения, воплощённые в изделия, реализуемые (продаваемые) им, не только не созданы им независимо от ответчика, но и не созданы собственно истцом.

 Суд апелляционной инстанции не принимает доводы апелляционной жалобы о том, что заключениями ООО «Профекс» по патенту № 183631 – № 05-ЭМ-1-03-01/2019 от 21.01.2019, по патенту № 184893 – № 15-ЭМ-03-11/2018 от 09.01.2019, патенту № 185287 – № 05-ЭМ-03-01/2019 от 21.01.2019 подтверждается, что изделия ООО «ТПК «ТехСпецКомплект» (среди прочих) соответствуют полезным моделям, исключительные права на которые зарегистрированы за ООО «СибзаводАгро», поскольку материалы дела не содержат доказательств того, что образцы (изделия), сравнение которых описано в заключениях ООО «Профекс» № 15-ЭМ-03-11/2018 от 09.01.2019, № 05-ЭМ-1-03-01/2019 и № 05-ЭМ-03-01/2019 от 21.01.2019, изготовлены ООО «ТПК «ТехСпецКомплект». 

В означенных заключениях содержится указание на то, что сравнительные образцы отобраны ООО «Профекс» на складе истца, что не означает ни их производство последним, ни их производство им до даты приоритета полезных моделей, в отношении которых ООО «СибзаводАгро» обладает патентами № 183631, № 184893, № 185287, вследствие чего уже по этой причине вывод, отражённый ООО «Профекс» в представленных заключениях, не имеет правового значения для настоящего спора, поскольку его нельзя соотнести ни с истцом, требующим признать за ним право преждепользования на полезные модели истца (технические решения, патенты на которые им получены), ни со временем, когда это право должно быть установлено для его признания за истцом».

В заключениях ООО «Профекс» № 15-ЭМ-03-11/2018 от 09.01.2019, № 05-ЭМ-1-03-01/2019 и № 05-ЭМ-03-01/2019 от 21.01.2019 имеются только выводы о том, что отобранные им изделия точно соответствуют «критериям» полезных моделей, сравнение с которыми осуществлено, но собственно исследование, повлекшее эти выводы, не описано, сведения о средствах измерения не даны.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Таким образом, в силу указанной нормы для установления использования полезной модели необходимо, чтобы каждый признак независимого пункта формулы содержался (был использован) в изделии.

Оценке подлежат признаки только независимого пункта формулы. Если хотя бы один признак независимого пункта формулы полезной модели не содержится в изделии, то полезная модель в изделии не признается использованной.

Таким образом, проведенное сравнение, основанное не на признаках, а на «критериях» полезных моделей, не может быть признано надлежащим доказательством по делу. 

В заключениях ООО «Профекс» № 15-ЭМ-03-11/2018 от 09.01.2019, № 05-ЭМ-1-03-01/2019 и № 05-ЭМ-03-01/2019 от 21.01.2019 объектом исследования выступили сошники для сеялок с анкерными рабочими органами для подпочвенного высева семян, производимые компаниями г. Омска: ООО «Омсельмаш», ООО «ДИБОРЭКСПОРТ», ООО ТПК «ТехСпецКомплект», ООО «Сибзавод»»; почвообрабатывающие катки для сеялок точного высева, производимые компаниями ООО «Омсельмаш», ООО ТПК «ТехСпецКомплект»; высевающие аппараты сеялок для посева зерновых и мелкосеменных культур, производимые компаниями г. Омска: ООО «Омсельмаш», ООО ТПК «ТехСпецКомплект», ООО «Диборэкспорт».

Пи этом в заключении не указы даты производства выбранных товаров и осуществления произвольной выборки, наименование товаров, позволяющие идентифицировать эти объекты с товарными накладными, счетами-фактурами и платежными поручениями.

Истцом также не доказан объём использования решения, тождественного запатентованным решениям, поскольку в представленных истцом счетах -фактурах, платежных поручениях, договорах поставки указано отличающееся друг от друга наименование товара, препятствующее отождествлению разноименных продуктов между собой и товаров, исследование которых было произведено ООО «Профекс». Товар, указанный в данных документах, не имеет технического описания, а товар, отобранный ООО «Профекс» для сравнения, по итогам которого составлены заключения № 15-ЭМ-03-11/2018, № 05-ЭМ-1-03-01/2019, № 05-ЭМ-03-01/2019, не имеет точного обозначения.

Исходя из представленных истцом в материалы дела доказательств у суда апелляционной инстанции не имеется оснований полагать, что изделия, указанные в вышеупомянутых документах, содержат тождественные полезной модели решения. Счета - фактуры, платежные поручения, договоры поставки, заключения № 15-ЭМ-03-11/2018, № 05-ЭМ-1-03-01/2019, № 05-ЭМ-03-01/2019 не доказывают фактическое производство ООО «ТПК «ТехСпецКомплект» продукции (поставка, производство и т.п.), равно как и не позволяют определить предполагаемые объемы использования (производства) в соответствии с требованиями статьи 1361 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, суд апелляционный инстанции считает недоказанными доводы истца о наличии у него права преждепользования на технические решения до даты приоритета спорных полезных моделей.

Учтивая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что отказав в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение.

Нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. С учетом изложенного оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда и удовлетворения апелляционной жалобы истца не имеется.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине относятся на подателя апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 13.03.2019 по делу № А46-1978/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

О.Ю. Рыжиков

Судьи

Н.А. Шиндлер

 Е.П. Кливер