ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №   А70-2219/2017

14 марта 2018 года

город Омск

 

Резолютивная часть постановления объявлена 06 марта 2018 года

Постановление изготовлено в полном объеме  14 марта 2018 года

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Еникеевой Л.И.,

судей Аристовой Е.В., Краецкой Е.Б.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 08АП-469/2018, 08АП-974/2018) общества с ограниченной ответственностью «Геопромысловые новации», общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «РосАнтикор» на решение Арбитражного суда Тюменской области от 13 декабря 2017 года по делу № А70-2219/2017 (судья Щанкина А.В.), принятое по иску акционерного общества «Промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Геопромысловые новации» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «РосАнтикор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о запрете на использование полезной модели по патенту РФ № 137329, выплате компенсации за незаконное использование, 

 

при участии в  судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «РосАнтикор» - представитель ФИО2 по доверенности №  12-18-РН от  01.03.2018 сроком действия  3 года; представитель ФИО3 по доверенности №  13-18-РН от  01.03.2018 сроком действия  3 года;

от общества с ограниченной ответственностью «Геопромысловые новации» - представитель ФИО4 по доверенности  от  13.10.2016 сроком действия 3  года; представитель ФИО5 по доверенности  от   01.11.2017 сроком действия 1  года;

от акционерного общества «Промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт»  - представитель ФИО6 по доверенности от  21.02.2017 сроком действия  2 года, 

 

установил:

акционерное общество «Промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт» (далее - АО «ППМТС «Пермснабсбыт») обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Геопромысловые новации» (далее - ООО «Геопромысловые новации») о запрете на использование полезной модели по патенту РФ № 137329, выплате компенсации в размере 300 000 руб., об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении.

По ходатайству истца  на основании  статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в дело в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «РосАнтикор» (далее - ООО НПО «РосАнтикор»).

До принятия судебного акта по существу истец  на основании  статьи 49 АПК РФ уточнял исковые требования. С учетом последних уточнений просил: запретить ответчикам использовать полезную модель по патенту РФ № 137329, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, или хранить для этих целей устройства, в которых использована указанная полезная модель; обязать выплатить 2 000 000 руб. компенсации в солидарном порядке, а также опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении. 

Решением Арбитражного суда Тюменской области  от 13 декабря 2017 года по делу № А70-2219/2017 исковые требования удовлетворены в полном объеме, распределены судебные расходы. 

Не согласившись с принятым по делу решением, ООО «Геопромысловые новации» и ООО НПО «РосАнтикор» обратились в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят решение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска. 

В обоснование апелляционной жалобы ООО «Геопромысловые новации» указывает, что судом первой инстанции, в нарушение норм процессуального права, отказано в принятии встречного искового заявления после принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение судебного разбирательства по существу, что ограничило право ООО «Геопромысловые новации» на обжалование определения суда о возврате встречного искового заявления и возможность рассмотрения дела по существу в первой инстанции с учетом встречного искового заявления.

Отмечает, что судом первой инстанции не исследован вопрос о праве преждепользования ответчиков в отношении спорной полезной модели, при наличии сведений об этом.

Протокол нотариального осмотра материалах закупки ПЛО «ВНГ», положенный судом первой инстанции в основу выводов о том, что спорные изделия содержат признак - длинномерный протектор со стержневым армирующим элементом, по мнению заявителя, не имеет отношения к рассматриваемому делу, поскольку ответчики не участвовали в разработке технической документации, в связи с чем, не могут нести ответственность за действия третьих лиц; кроме того, закупка предусматривала возможность поставки аналогов оборудования. 

Считает, что суд необоснованно отклонил представленную ООО «Геопромысловые новации» рецензию на проведенную экспертизу (патентный поверенный ФИО7), раскрывающую понятие «длинномерность», и не установил применительно к рассматриваемому делу критерий «значительность» (во сколько раз длина должна превосходить диаметр изделия, чтобы изделие считалось «длинномерным») и значение термина «длинномерность» (в формуле спорной полезной модели нет четких критериев длинномерности).

Полагает, что представленные истцом расчеты его вероятных убытков исходя из потенциальных поставок спорных протекторов не отвечает принципу разумной степени достоверности. Согласно бухгалтерскому балансу ООО «Геопромысловые новации» ответчик за 2015-2016 года не мог поставить 76 партий спорных протекторов, на общую сумму в размере 20 900 000 руб., как на то указано истцом. Следовательно, доводы истца о том, что у ответчика имеется прибыль (рентабельность) в размере 4 357 650 руб., только исходя из потенциальных поставок спорных протекторов, несостоятельны.

Считает, что размер взысканных убытков явно не соразмерен возможному нарушению прав истца. Ссылается на отсутствие реальной возможности при отсутствии потенциального нарушения со стороны ответчика, получить сумму, равную размеру взысканной суммы. 

Полагает, что судом первой инстанции не дана надлежащая правовая оценка экспертному заключению. Эксперты не провели полноценный сравнительный анализ чертежей ответчика (в том числе по техническим условиям) и чертежей спорной полезной модели истца:  не учтена разница между формами закладных, разница между выемками (у истца) и желобками (у ответчика), а также рёбрами (у истца) и выступами/ продольными желобами (у ответчика); эксперты проигнорировали действующее законодательство (часть 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также факт новых конструктивных решений ответчика, который дает новый полезный результат.

Ссылается на неправильное применение экспертами части 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации. Полагает, что согласно указанной норме права эквивалентный признак не применяется в отношении полезной модели, вопреки выводам экспертов. Искажение экспертами действующего законодательства привело к неправильным выводам.  

ООО НПО «РосАнтикор» в апелляционной жалобе дополнительно  указало,  что представленный истцом усредненный расчет с привязкой к номерам партий и как следствие причиненным вероятным убыткам истцу исходя из округленных значений количества партий в месяц не может быть признан допустимым доказательством, поскольку утвержденные на предприятии технические условия (ТУ) и отгрузочные документы (сертификаты, упаковочные листы) не связаны в единое взаимозависимое целое к отгружаемой партии продукции с привязкой к определенной номенклатуре товара, так как каждый документ несет свою информационную нагрузку в части количества, состава, номенклатуры товара его индивидуализации в части плавки и т.д. Отмечает также, что утверждение суда первой инстанции о том, что «ООО НПО «РосАнтикор» является большим производственным предприятием с такими крупными заказчиками как «КАМАЗ», «ЛИАЗ», «Московский ТЗК», поэтому обладает достаточными производственными мощностями и работает не ниже средней рентабельности» является голословным и не имеющим под собой финансово-экономических обоснований, так как «громкость» наименований контрагентов ООО НПО «РосАнтикор» не зависит от их «крупности» заказов и финансовой доходности от этих взаимоотношений, тем более связанных с поставкой спорных изделий (номенклатуры), не относящийся к их основному виду деятельности.

От истца поступил письменный отзыв на апелляционные жалобы.

До рассмотрения апелляционной жалобы по существу от ООО «Геопромысловые новации» поступили дополнительные документы с ходатайством об их приобщении к материалам дела (ходатайства № 1 и № 2). Документы представлены с целью обоснования права преждепользование на техническое решение, тождественное спорной полезной модели. 

Представители заявителей в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме, решение считают незаконным и необоснованным, просили его отменить и принять по делу новый судебный акт. Представитель ООО «Геопромысловые новации» поддержал заявленные ходатайства. 

Представитель истца поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Рассмотрев дело,  оценив доводы апелляционных жалоб, отзыва на них, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

АО «ППМТС «Пермснабсбыт» является обладателем исключительных прав на полезную модель «Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования», что подтверждается патентом на полезную модель № 137329 с приоритетом полезной модели 10.09.2013 и сроком действия до 10.09.2023, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Согласно описанию полезной модели к патенту формула полезной модели содержит следующий независимый пункт: «Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования, содержащее длинномерный протектор со стержневым армирующим элементом, отличающееся тем, что на поверхности части армирующего элемента, выступающей за край протектора, нанесена резьба, на поверхности части армирующего элемента, находящейся в теле протектора, выполнены выемки, на наружной поверхности протектора выполнены продольные ребра».

Истец, ссылаясь на то, что исключительные права на полезную модель ответчикам не передавались, обратился в суд с настоящим иском об обязании ответчиков прекратить нарушение патента, правообладателем которого он является, взыскании компенсации  за  допущенное нарушение.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком прав истца как патентообладателя.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В силу пункта 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 3 изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Судом установлено, что ООО «Геопромысловые новации» в адрес общества с ограниченной ответственностью ПКФ «Контакт» было направлено предложение о поставке двух изделий с приложением счета на оплату № 33, ТУ4113-006-05427909-2014, вариант 1 (техническое условие на 5 листах, содержащее на последнем листе фотографию готового изделия на деревянном настиле).

Заказанные  изделия  (протектора)  были  поставлены  ООО «Геопромысловые новации» в адрес ООО ПКФ «Контакт» по товарной накладной № 34 от 24.10.2016, счет-фактуре № 34 от 24.10.2016 и транспортной накладной № 34 от 24.10.2016.

В комплекте с изделиями ответчиком были представлены сертификат качества №10\16 от 24.10.2016, оригинал ТУ4113-006-05427909-2014 (вариант 2) и оригиналы двух технических паспортов на изделия по ТУ4113-006-05427909-2014 (вариант 2), с подписями и печатями ООО «Геопромысловые новации». Подлинность данных документов и их принадлежность ответчиком в процессе рассмотрения дела не оспорена.

Факт поставки спорных изделий (протекторов) в количестве 2 штук в адрес ООО ПКФ «Контакт» сторонами не оспаривается.

Как пояснил ответчик - ООО «Геопромысловые новации», производство продукции осуществляется на предприятии ООО НПО «РосАнтикор», реализация готовой продукции третьим лицам осуществляется ООО «Геопромысловые новации» (сайт ООО «Геопромысловые новации» http://geopron.ru/).  

Истец полагает, что произведенные и поставленные ответчиками изделия является тождественными полезной модели, исключительные права на которую принадлежат АО «ППМТС «Пермснабсбыт». 

Поскольку между сторонами возникли разногласия относительно наличия в поставленных ООО «Геопромысловые новации» в адрес ООО ПКФ «Контакт» протекторов признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 137329, по настоящему делу была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено комиссии экспертов - эксперту ФИО8 (г. Москва), а также ФИО9 (г.Челябинск).

На разрешение комиссии экспертов  поставлены следующие вопросы:

1. Содержат ли протекторы в количестве 2шт. (номера плавки 391-3 и 390-10), поставленные ООО «Геопромысловые новации» в адрес ООО ПКФ «Контакт» и находящиеся в настоящее время на складе АО «Промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт» по адресу: 

<

...>, каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 137329?

2.Содержит ли протекторы, изготавливаемый по ТУ 4113-006-05427909-2014, каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 137329?

3.Содержит ли протектор, изготавливаемый по ТУ 4113-006-05427909-2015, каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 137329?

4.Содержит ли протектор, изготавливаемый по ТУ 4113-006-05427909-2016, каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 137329?

5.Содержит ли протектор, изготавливаемый ООО НПО «РосАнтикор» в соответствии с чертежом ПЭД 115, каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 137329?

Согласно заключению патентной экспертизы от 22.09.2017, в каждом из исследованных объектов, а именно, в каждом из технических документов (ТУ 4113-006-05427909-2014 (вариант 1), ТУ 4113-006-05427909-2014 (вариант 2), ТУ 4113-006-05427909-2015, ТУ 4113-006-05427909-2016, чертеж ПЭД 115), предназначенных для изготовления изделий (протекторов) для защиты от коррозии в нефтяных скважинах узлов погружного электродвигателя электроцентробежного насоса, так и в исследованных материальных образцах таких изделий (протекторы в количестве 2шт., номера плавки 391-3 и 390-10), содержится каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 137329 (т.4 л.д. 11 – 89).

Суд оценил представленное в материалы дела заключение и установил, что оно не содержит каких-либо противоречий и сомнений в его достоверности не имеется.

Также на основании ходатайства ответчика ООО «Геопромысловые новации» судом в адрес комиссии экспертов были направлены вопросы по проведенным исследованиям (определение от 12.10.2017). Экспертами даны письменные пояснения (л.д. 42-52 т. 5). 

Доводы заявителя о том, что экспертами надлежащим образом не исследованы вопросы об отличии выемок от желобков и отличия ребер от выступов/продольных желобов, которые, по мнению ответчика, являются основанием для вывода о новом полезном результате, отличном от результата полезной модели истца, судом первой инстанции отклонены правомерно.

Экспертами даны подробные пояснения на указанный счет в ответах на дополнительные вопросы (л.д. 42-52 т. 5), которые опровергают приведенные доводы ответчика. Оценив экспертное заключение, доводы ответчика в отзывах и дополнениях к ним, рецензию ФИО7 на заключение экспертизы, ответы экспертов на дополнительные вопросы, суд первой инстанции констатировал, что ответчик, возражая против иска по указанным основаниям, фактически заменяет идентичные (равнозначные) термины (выемка - желобок, ребра – выступы - продольные ребра – продольные выступы), которые являются одними и те же признаками, сформулированными различными словами, пытаясь установить намеренное отличие в конструктивном исполнении профиля изученных экспертами протекторов, изготовленных совместно ответчиками по согласованным ТУ от патента истца № 137329, что нельзя признать обоснованным. 

Оснований для переоценки изложенных выводов у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы подателя жалобы о том, что изученные экспертами протектора не являются длинномерными, поскольку их длина не значительно превышает его остальные параметры, в том числе и диаметр, получили надлежащую оценку и отклонены судом первой инстанции  исходя из следующего.

На стр. 30 экспертного заключения установлено, что по предоставленным на экспертизу ТУ 2014 года (вариант 1 и вариант 2), ТУ 2015 и ТУ 2016 гг. и чертежу протектора ПЭД 115 … длина протектора почти в тринадцать раз превосходит его диаметр, что позволяет считать такой протектор длинномерным изделием.

Исходя из доводов ответчика и выводов в рецензии на судебную экспертизу патентного поверенного ФИО7, длинномерным можно считать только изделия, в котором соотношение диаметра к длине составляет порядка 100 раз.

Вместе с тем, как верно отмечено судом, согласно описанию полезной модели, термин «длинномерный протектор» означает протектор, длина которого значительно превышает его остальные размеры, что также подтверждается чертежом полезной модели. 

В отношении исследованных изделий ответчиков в заключении судебной экспертизы правомерно указано, что такие изделия представляют собой «протектор на основе сплава цветных металлов со стальным стержневым армирующим элементом, длина протектора многократно (почти в тринадцать раз) превосходит его диаметр» (т. 4, л.д. 40-41) .

Таким образом, суд заключил, что поскольку вывод о длинномерности делается исходя из соотношения диаметра к длине, а согласно описанию полезной модели, термин «длинномерный протектор» означает протектор, длина которого значительно превышает его остальные размеры, соответственно соотношение диаметра к длине в 13 раз (то есть более, чем на порядок) позволяет делать вывод о длинномерности как о признаке протектора.

Доводы ответчика о признаке длинномерности как о соотношении диаметра к длине порядка 100 раз нормативно не подтверждены. 

Ссылки апеллянта на неверное цитирование экспертами пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также разъяснение, какие признаки признаются эквивалентными (т. 4 л.д. 19), суд также правомерно отклонил, указав, что данное обстоятельство не может являться безусловным основанием для вывода о том, что эксперты исказили суть поставленных на экспертизу вопросов и не ответили на них и (или) ответили недостоверно (т.4 л.д. 44-45). Иного ответчиками не доказано.

В соответствии с частью 2 статьи 64, часть 3 статьи 86 АПК РФ правовое значение заключения судебной экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

При оценке заключения экспертов ФИО8, ФИО9 суд не усматривает оснований для сомнения в его относимости и допустимости как доказательства в арбитражном процессе.

Проведение экспертизы процессуально обоснованно и соответствует положениям статьи 82 АПК РФ, поскольку  разрешение вопроса о наличии в поставленных изделиях признаков независимого пункта формулы спорной полезной модели, требует специальных познаний,  которыми суд не обладает. В свою очередь, разрешение данного вопроса  относится к обстоятельствам, имеющим значение для разрешения спора.  

Процедура назначения и проведения судебной экспертизы соблюдена. Привлеченные к исследованию эксперты обладали необходимым образованием и стажем работы в экспертной сфере и исследуемой области, необходимых для проведения подобных исследований, о чем свидетельствуют представленные документы, подтверждающие квалификацию данного эксперта.

Заключение экспертов соответствует предъявляемым законом требованиям для подобных исследований, в нем даны ответы на поставленные вопросы суда, не допускающие противоречивых выводов или неоднозначного толкования.

Доводы апелляционной жалобы ООО «Геопромысловые новации» в части недопустимости указанного экспертного заключения в качестве доказательства по делу по существу сводятся к несогласию с выводами экспертов, что не является основанием для признания экспертного заключения ненадлежащим доказательством по делу. 

Возражая против изложенных в экспертном заключении выводов, ответчики, тем не менее, не воспользовались правом на заявление ходатайства о проведении повторной или дополнительной экспертизы в порядке статьи 87 АПК РФ, в связи с чем несут риск наступления последствий не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

С учетом изложенного, оценив представленные в дело доказательства, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о доказанности факта нарушения ответчиками прав истца как патентообладателя.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно статье 1407 ГК РФ патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного соответствующей нормой Кодекса. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно (пункт 6.1 статьи 1252 ГК РФ).

Как установлено судом, производство и реализация спорных изделий осуществляются ответчиками совместно. 

В ходе судебного заседания судом путем осмотра содержимого сайта зафиксирована информация, представленная на веб-сайте ответчика ООО «Геопромысловые новации» http://geopron.ru/, согласно которой производственный отдел находится по юридическому адресу ООО НПО «РосАнтикор», а отдел продаж по юридическому адресу ООО «Геопромысловые новации».

Факт поставки протекторов по техническим условиям ТУ4113-006-05427909-2014, утвержденным 20 ноября 2014 года, подтвержден материалами дела. 

Факт поставки протекторов по техническим условиям ТУ 4113-006-05427909-2015 ответчиками не опровергнут.

По запросу суда первой инстанции ООО «Геопромысловые новации» в материалы дела представлены копия ТУ 4113-006-05427909-2015 с чертежами, копия упаковочного листа №55 и сертификата качества № 048/16 об отправке двух протекторов из сплава АЦ5Мг5 типа ПЭД 115 партии 048/16, произведенных в августе 2016 года (т. 3, л.д. 130).

Как следует из содержания указанных документов, технические условия ТУ 4113-006-05427909-2015 утверждены ООО «Геопромысловые новации» и согласованы ООО НПО «РосАнтикор» 20.08.2015. Доказательства того, что данные ТУ отменены и (или) изменены, материалы дела не содержат.

Согласно правилам приемки, содержащимся в данном документе (пункт 4), на предприятии изготовителе протекторы подвергают приемо-сдаточным испытаниям. Протекторы принимаются партиями. Партия должна состоять из протекторов одной плавки. Масса партии должна состоять не более 1,0 тонны. Для контроля предоставляется партия в количестве 1% от общего количества протекторов, но не менее 3 штук.

Упаковочный лист изготовителя и отправителя груза ООО НПО «РосАнтикор» в адрес получателя ООО «Геопромысловые новации» содержит следующие сведения: дата отгрузки: 25.10.2016; номер партии 048/16; описание товара - протектор типа ПЭД-115; количество - 2шт.; номера плавки 390-10, 391-3; масса нетто 66,0 кг., печать контроля качества ООО НПО «РосАнтикор», подпись.

Сертификат качества ООО НПО «РосАнтикор» № 048/16 на Протектор из сплава АЦ5Мг5 типа ПЭД 115 содержит следующие данные: покупатель: ООО «Геопромысловые новации», срок поставки: октябрь 2016 года; дата производства: август 2016 года; партия № 048/16; масса нетто: 66,0кг.; количество: 2шт. Ниже приведены результаты химического анализа (%-ное содержание), печать контроля качества ООО НПО «РосАнтикор», подпись.

Истцом в материалы дела также представлена заверенная индивидуальным предпринимателем ФИО10 (ОГРНИП 305027616100015) документация, а именно, копия письма ОАО «Томскнефть» ВНК (ОГРН 

<

***>) в адрес ИП ФИО10 от 24.04.2017 № 02-21-21/5-168 с просьбой об экспертной оценке оборудования - протекторных устройств марки ПНС-73 ООО «Геопромысловые новации», с приложением копий технических условий ТУ4113-006-05427909-2016 на устройство для защиты погружной насосной системы от коррозии ПНС-73, паспорта изделия ПНС-73, сертификата качества № 014/17.

Согласно правилам приемки, содержащимся в ТУ 4113-006-05427909-2016 (пункт 4), на предприятии-изготовителе протекторы подвергают приемо-сдаточным испытаниям. Протекторы принимаются партиями. Партия должна состоять из протекторов одной плавки. Масса партии должна состоять не более 1,0 тонны. В пункте 9 Свидетельство о приемке указано, что устройства ПНС 73 для защиты ПНС от коррозии из сплавов цветных металлов партия №014/17, в количестве 10шт. соответствуют конструкторской документации и признана годной для эксплуатации. Указана дата выпуска - декабрь 2016 года.

Сертификат качества ООО «Геопромысловые новации» № 014/17 на Устройство для защиты погружной насосной системы от коррозии ПНС-73 ТУ4113-006-05427909-2016 выполнен на фирменном бланке ООО «Геопромысловые новации», предназначен для покупателя ООО «Сервис центр ЭПУ» и содержит следующие сведения: срок поставки: март 2017 года; дата отгрузки: 17.03.2017 года; партия № 014/17; масса нетто: 333 кг.; количество мест: 1 (10 шт), результаты химического анализа (%-ное содержание), данные о верности информации, штамп ООО «Геопромысловые новации».

Исходя из предоставленных в материалы дела и исследованных ТУ 4113-006-05427909-2015, упаковочном листе №55, сертификате качества № 048/16, ТУ 4113-006-05427909-2016 и сертификате качества 014/17 судом первой инстанции вывод о том, что в период с января 2016 по октябрь 2016 ответчиками изготовлено и введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации ориентировочно 48 партий спорных изделий, о чем свидетельствует указанный в упаковочном листе и сертификате качества номер партии - 048/16.

В 2017 году количество таких партий с января по март составляет 14, о чем свидетельствует указанный в сертификате качества номер партии - 014/17.

При этом представление истцом в материалы дела закупочных документов не противоречит принципу допустимости доказательств в арбитражном процессе (статья 68 АПК РФ). 

Исходя из округленных значений количества партий в месяц, учитывая наличие документов, подтверждающих введение в оборот спорных партий начиная с 2015 года по март 2017 года, учитывая максимальные и минимальные значения количества единиц изделий в партии, информацию о средней рентабельности продукции в сфере металлургического производства, истец в уточнениях к иску произвел приблизительный расчет, согласно которому в данном случае получение прибыли в размере 5 212 руб. 50 коп. (20.85%) от продажи одной единицы произведенного с учетом разумных расходов изделия при его стоимости в 25 000 рублей является реально достижимым результатом; приблизительные вероятные убытки истца составляют 20.85% от 17 100 000 руб., то есть 3 565 350 руб.

Таким образом, вероятные убытки правообладателя за период 19 месяцев приблизительно оценены истцом в размере от 3 565 350 руб. и снижены в добровольном порядке до 2 000 000 руб.

Возражения апелляционных жалоб относительно размера вероятных убытков истца, обусловленных использованием ответчиками спорной полезной модели, судом апелляционной инстанции отклоняются.

В силу пункта 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ).

Ответчики, возражая против определенного истцом размера вероятных убытков, ссылаясь на недостоверность представленных истцом сведений, в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представили доказательств, обосновывающих иной размер вероятных убытков.

 Вместе с тем, очевидно, что именно ответчики как производитель и поставщик протекторов обладают   информацией  о количестве  изготовленных и поставленных  изделий.

 Поскольку заявители не реализовали свое право на предоставление доказательств, опровергающих сведения, представленные истцом, суд первой инстанции, оценив имеющиеся в деле доказательства, и признав их соответствующими принципам относимости и допустимости доказательств в арбитражном процессе, посчитал возможным принять расчет вероятных убытков истца. Ответчики же, в свою очередь, несут риск не совершения им процессуальных действий (статьи 9 АПК РФ). 

Принимая во внимание характер допущенного нарушения (длящийся характер), срок незаконного использования ответчиками полезной модели истца, степень вины ответчиков, вероятные убытки правообладателя, а также принцип соразмерности ответственности совершенному правонарушению, с учетом требований разумности и справедливости суд первой инстанции  признал обоснованным взыскание с ООО «Геопромысловые новации» и ООО НПО «РосАнтикор» солидарно компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель в размере 2 000 000 руб., добровольно сниженную истцом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Оснований считать, что установленный истцом размер компенсации не отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения у суда апелляционной инстанции не имеется.

Ответчики доказательств обратного в материалы дела не представили (статьи 65, 9 АПК РФ).

На основании вышеизложенных норм права, судом первой инстанции также правомерно удовлетворены требования истца о запрете ответчикам использовать полезную модель по патенту Российской Федерации № 137329, а также обязании опубликовать решение суда о неправомерном использовании полезной модели по патенту Российской Федерации № 137329 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В части доводов апелляционных жалоб о необоснованном возврате судом первой инстанции встречного искового заявления суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

 05.12.2017 (спустя девять месяцев после подачи настоящего иска в суд (02.03.2017), за 1 сутки до девятого судебного заседания), через систему «Мой Арбитр» ООО «Геопромысловые новации» подан встречный иск к АО «ППМТС «Пермснабсбыт» с требованием о признании права ООО «Геопромысловые новации» на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования) на техническое решение в патенте РФ №137329 ООО «ППМТС «Пермснабсбыт» (10.09.2013) в объеме 130 единиц в год; приложены документы на использование тождественного решения, начиная с 2010 года.

Заявление ответчиком об обстоятельствах преждепользования только спустя девять месяцев после начала рассмотрения настоящего дела и после проведения по делу комиссионной экспертизы, как и подача встречного иска за 1 сутки до судебного заседания  не  свидетельствует о добросовестности участника процесса в части реализации  предоставленных  процессуальных прав. 

Добросовестность поведения участников процесса обеспечивается также совершением процессуальных действий в разумные сроки,  и не должно приводить к затягиванию судебного разбирательства. 

Суд апелляционной инстанции полагает обоснованным отказ суд первой инстанции в принятии встречного искового заявления.  

По мнению суда, изменение процессуальной позиции, обусловленной выводами  судебной экспертизы, не должно приводить  к нарушению права другой стороны на разрешение спора в разумные сроки. 

В настоящем случае изменение процессуальной позиции ООО «Геопромысловые новации», изначально настаивающего на том, что реализованные ответчиками изделия не содержат всех признаков полезной модели, а впоследствии указывающего на необходимость признания за ним права преждепользования, приводит к существенному изменению обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении спора, поскольку именно основания иска и обосновывающие их возражения другой стороны определяют пределы доказывания в арбитражном процессе. 

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции полагает  возможным  дать оценку доводам ООО «Геопромысловые новации» о наличии права преждепользования на техническое решение в патенте РФ №137329, основанных на дополнительных доказательствах, приложенных к ходатайству № 1 (документы были приложены ко встречному иску).  

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Как указывалось выше, в соответствии с патентом на полезную модель № 137329 приоритет спорной полезной модели установлен 10.09.2013.

В обоснование доводов о создании и использовании ООО «Геопромысловые новации» тождественного технического решения до даты приоритета полезной модели заявитель ссылается на следующие документы: опросные листы для поставки протекторов третьим лицам; технические условия ТУ 4113-013-5427909-2009, утвержденные ЗАО «Геопромысловые новации»; сопроводительное письмо от 30.11.2011 ЗАО «Геопромысловые новации» в адрес ООО НПО «РосАнтикор» с предложением произвести расчет изготовления готового протектора; технические условия Протекторы для защиты ПЭД из сплава АЦ5Мг5 от 15.12.2009, утвержденные ЗАО «АК Радикал»; коммерческое предложение от 28.11.2011 ЗАО «АК Радикал» к ЗАО «Геопромысловые новации» о возможности изготовления протекторов. 

Оценив указанные доказательства, суд апелляционной инстанции полагает, что они надлежащим образом не подтверждают обстоятельства, подлежащие установлению при разрешении вопроса о наличии права преждепользования на техническое решение. 

Так, исходя из представленных заявителем доказательств у суда апелляционной инстанции не имеется оснований полагать, что изделия, указанные в вышеупомянутых документах, содержат тождественные полезной модели решения. По мнению суда, установление данного обстоятельства не может ограничиваться представлением суду,  не имеющим специальных познаний в соответствующей области, чертежей продукции и подготовленных ответчиком ТУ. 

Указанные документы не доказывают фактическое  производство  ООО «Геопромысловые новации» продукции (поставка, производство и т.п.), равно как и не не позволяют определить предполагаемые объемы использования  (производства) в соответствии с требованиями статьи 1361 ГК РФ. 

При таких обстоятельствах, суд апелляционный инстанции считает недоказанными доводы заявителя о наличии у него права преждепользования на техническое решение до даты приоритета спорной полезной модели.

Остальные документы (приложения к заявке по коду МТР в SAP R3 на участие в конкурсе от ЗАО «Пермснабсбыт», ЗАО «Геопромысловые новации», ООО «ПромТехХолдин»), приложенные к ходатайству № 2, суд апелляционной инстанции не приобщает к материалам дела (пункт 2 статьи 268 АПК РФ), соответственно, указанные документы не подлежат оценке судом. 

Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 13 декабря 2017 года по делу № А70-2219/2017 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в  Суд по интеллектуальным правам  в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

 

Председательствующий

 

Л.И. Еникеева

Судьи

 

Е.В. Аристова

Е.Б. Краецкая