ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А28-16376/2019

г. Киров

22 марта 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 18 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 марта 2021 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судейГорева Л.Н., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО3, по доверенности от 05.06.2020, при использовании системы онлайн-заседания в режиме веб-конференции,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Планета»

на решение Арбитражного суда Кировской области от 21.12.2020 по делу № А28-16376/2019

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Планета» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав

и встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Планета» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: индивидуальный предприниматель ФИО3 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>)

о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Планета» (далее – истец, заявитель жалобы) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее – ответчик, ИП ФИО4) о взыскании 20 000,00 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №632208, а также судебных расходов.

Иск принят к производству в порядке упрощенного производства.

Определением от 29.01.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением от 12.02.2020 судом принят к производству встречный иск о взыскании 5 000,00 рублей неосновательного обогащения, 158,97 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства.

Встречные исковые требования основаны на положениях статей 1102, 1103 ГК РФ и мотивированы тем, что ответчик перечислила истцу денежные средства в сумме 5 000,00 рублей в отсутствие договорных обязательств и иных оснований.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 21.12.2020 удовлетворении требований по первоначальному и встречному искам отказано.

Истец  с принятым решением суда не согласился, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

По существу доводы жалобы сводятся к несогласию истца с выводами суда о снижении компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав на товарный знак.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд в отсутствие правовых оснований произвольно снизил размер компенсации.

Ссылаясь на положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, а также правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, указал, что основанием для снижения компенсации ниже низшего предела является нарушение  предпринимателем одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

По мнению истца, в данном случае отсутствует критерий множественности нарушений, иск заявлен в защиту исключительных прав на один товарный знак, в связи с чем, вывод суда о снижении компенсации до 5 000,00 руб. истец считает неправомерным.

Более подробно доводы заявителя изложены в апелляционной жалобе.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу с доводами истца и выводами суда не согласилась, просит решение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований истца, удовлетворении встречного иска.

По мнению ответчика, вывод суда о незаконном использовании ответчиком товарного знака истца не основан на представленных в дело доказательствах.

ИП ФИО4 не согласна с выводом суда о том, что ответчиком не был оспорен факт использования товарного знака истца. По мнению ответчика, судом не приведены мотивы, по которым отклонены доводы ответчика о недоказанности использования товарного знака истца.

Указала, что обозначение на товаре не ассоциируется с противопоставляемым товарным знаком истца.

Не соглашаясь с выводами суда об отказе в удовлетворении встречного иска, ответчик считает, что судом не были учтены отсутствие заключенного между сторонами соглашения об урегулировании спора, а также позиция ответчика, связанная с непризнанием нарушении прав истца, полагает, что суд не принял во внимание доводы ответчика об ошибочности платежа.

Более подробно возражения ответчика изложены в отзыве на апелляционную жалобу.

Кроме того ответчиком заявлено ходатайство о взыскании с истца расходов по оплате услуг представителя в размере 12 000,00 руб., понесенных в связи с представлением интересов ответчика в суде апелляционной инстанции.

Истец позицию в отношении заявленного ответчиком ходатайства не высказал.

Третье лицо письменную позицию по существу доводов жалобы и возражений ответчика не высказало.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 05.02.2021 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 06.02.2021 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. На основании указанной нормы участники процесса надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы.

Ответчик и третье лицо  явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие неявившихся участников.

Законность решения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

С учетом положений части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»  законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверяется судом апелляционной инстанции в обжалуемой части, а также по доводам, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 632208:

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 11.10.2017, дата истечения срока действия исключительного права - 29.04.2026, указание цвета или цветового сочетания: белый, светло-зеленый, темно-синий, бежевый, розовый, оранжевый, светло-коричневый, в отношении товаров 28-го класса МКТУ «головоломки из набора элементов для составления картины; игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; устройства для игр» и услуг 41-го класса.

26.03.2019 в торговой точке, принадлежащей ответчику, по адресу: 

<

...> был зафиксирован и задокументирован факт предложения к продаже и продажи товара - набор для рисования в темноте «Рисуй светом» (далее – товар), обладающего признаками контрафактности. 

Факт приобретения товара подтверждается товарным чеком от 26.03.2019, содержащим наименование товара и его стоимость 198,00 рублей, кассовым чеком от 26.03.2019, видеозаписью процесса покупки товара. 

04.06.2019 истец  направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации и прекращении дальнейшей реализации спорного товара.

09.07.2019 ответчик перечислил представителю истца индивидуальному предпринимателю ФИО3 денежные средства в размере 5 000,00 рублей.

Претензией от 10.09.2019 ответчик потребовал от истца возвратить денежные средства в сумме 5 000,00 рублей.

Полагая, что действиями ответчика нарушены права истца на товарный знак, ООО «Планета» обратилось в суд с настоящим иском.

Ответчик, в свою очередь, посчитав перечисление денежных средств в пользу ООО «Планета» необоснованным в отсутствие правовых оснований, обратился со встречным иском о взыскании неосновательного обогащения.

Отказывая в удовлетворении первоначального и встречного исков суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, определил размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 5 000,00 рублей.

При этом суд  пришел к выводу о том, что у истца имелись законные основания для получения денежных средств от ответчика и что денежные средства в размере 5 000,00 рублей получены истцом в порядке удовлетворения требований в досудебном порядке.

С учетом определенной по первоначальному иску компенсации, подлежащей взысканию с ответчика  в пользу истца, в размере 5 000,00 рублей суд не нашел оснований для удовлетворения требований как первоначального так и встречного исков.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе путем  размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее также - Постановление № 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак № 632208 установлен судом первой инстанции и не оспаривается сторонами.

По смыслу положений  подпункта 1 пункта 1 статьи 1484 ГК РФ, товар, его этикетка и упаковка рассматриваются как один объект для индивидуализации товара.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»).

Суд первой инстанции, оценив представленные в дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, установив, что ответчиком был реализован товар с нанесенным на упаковку обозначением, до степени смешения схожим  с товарным знаком истца, в отсутствие согласия правообладателя на использование товарного знака, пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав на средство индивидуализации, в защиту которого предъявлен настоящий иск (товарный знак № 632208).

Рассмотрев и оценив доводы ответчика о несогласии с данным выводом апелляционной суд находит их несостоятельными.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления № 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как указано в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224 вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Суд первой инстанции, сравнивая товарный знак с нанесенным на товар обозначением, установил сходство до степени смешения по визуальным,  звуковым  и смысловым признакам, в связи с чем, отклонил доводы ответчика  об отсутствии  сходства противопоставляемых изображений.

Повторно оценив представленные в дело доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований не согласиться с данным выводом.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 41).

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в названном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (далее также – Руководство) сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Согласно указанным рекомендациям графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Как указано в пункте 7.1.2.4 Руководства значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Товарный знак по свидетельству № 632208 представляет собой сочетание графического и буквенного изображений, а именно головы и пальцев рук мальчика, держащего в правой руке световую указку и надписи крупным шрифтом «Рисуй светом!» сочетающейся с надписью мелким шрифтом «набор для творчества».

При этом словесный элемент «рисуй светом», занимающее центральное положение в композиции, акцентирует внимание при восприятии обозначения в целом, что определяет его доминирующее значение в восприятии товарного знака.

Изобразительная часть товарного знака также акцентирует  внимание на мальчика, держащего в правой руке указку с характерным светящимся элементом, на которую падает логическое ударение.

Противопоставляемое товарному знаку обозначение на оборотной стороне упаковки представляет собой сочетание графического и буквенного изображений, а именно головы и пальцев рук мальчика, держащего в правой руке световую указку и надписи крупным шрифтом «Рисуй светом».

В рассматриваемой ситуации сходными элементами комбинированных обозначений истца и ответчика является словестное обозначение «Рисуй светом».

Данные элементы выполнены буквами русского алфавита, следовательно, являются сходным по общему зрительному восприятию. Несмотря на различные графические вариации выполнения вышеназванных словесных элементов, их сходство носит очевидный характер.

При этом указанный словесный элемент является индивидуализирующим, поскольку внимание потребителя при восприятии обозначения в целом акцентируется на нем, что визуально позволяет соотнести товарный знак с обозначением, используемым ответчиком.

Вместе с тем, оценивая нанесенное на упаковку товара обозначение, апелляционный суд отмечает, что противопоставляемое товарному знаку обозначение также содержит изобразительный элемент в виде головы и рук мальчика, держащего в правой руке световую указку с характерным светящимся элементом.

Характерно используемое ответчиком сочетание элементов: обозначение мальчика и надписи крупным шрифтом «Рисуй светом».

Как следует из постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, от 17.04.2012 №, и от 18.06.2013 № 2050/2013, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления); для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Противопоставляемые элементы (обозначение, используемое ответчиком, и товарный знак) являются тождественными по фонетическому критерию и создают общее зрительное и семантическое впечатление сравниваемых словесных обозначений (в обоих случаях воспроизводят идею детских рисунков  светом в темноте).

Исходя из вышеизложенного, и руководствуясь статьей 71 АПК РФ, апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что в рассматриваемом случае сравниваемые объекты являются сходными до степени смешения за счет звукового и семантического  тождества входящих в их состав элементов.

Вопреки позиции ответчика, различное исполнение шрифта, отсутствие в используемой ответчиком надписи «Рисуй светом» восклицательного знака, а также различия в цветовой гамме не меняет в целом сложившегося общего впечатления относительно сходства противопоставляемых обозначений.

Кроме того, следует учесть, что реализованный  ответчиком товар однороден группе товаров, отнесенных к 28 классу МКТУ, то есть товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован по вышеназванному свидетельству.

Указанные обстоятельства в своей совокупности позволяют прийти к выводу о доказанности факта использования ответчиком товарного знака истца. Ответчиком указанный вывод суда не опровергнут, доводам ответчика дана надлежащая оценка.

Между тем доказательств  наличия разрешения использования ответчиком товарного знака в материалы дела не представлено, в этой связи,  суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о нарушении ответчиком исключительного права истца на товарный знак.

Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Установив факт наличия ответчиком исключительных прав на товарный знак, суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации, вместе с тем суд первой инстанции пришел к выводу о снижении размера заявленной компенсации до 5 000,00 рублей.

Рассмотрев и оценив доводы заявителя жалобы о несогласии с определенной судом суммы компенсации, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно разъяснениям правовой позиции, изложенным в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования (пункт 62 Постановления № 10).

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

На основании пункта 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению.

Как следует из обстоятельств настоящего дела, истец определил компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере 20 000,00 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Оценивая представленные в дело доказательства, а также принимая вышеприведенные разъяснения высшей инстанции, апелляционный суд приходит к выводу о том, что истец должным образом не обосновал требования о взыскании компенсации в части, превышающей минимальное значение, установленное санкцией подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Доводы истца о наступлении неблагоприятных последствий вследствие допущенного ответчиком нарушения оценены апелляционным судом и признаны недостаточным обоснованием требования компенсации в заявленном размере, соответствующих доказательств в материалы дела не было представлено.

С учетом изложенного, исходя из обстоятельств дела, апелляционный суд считает возможным определить размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 10 000,00 руб.

Как следует из материалов дела, ответчик ходатайствовал о снижении компенсации, ссылаясь на положения пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенные  в постановлении от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда», постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее - Постановление № 28-П).

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство ответчика о снижении компенсации, определил к взысканию с ответчика компенсацию в размере 5 000,00 руб. 

Правовое обоснование вывода о снижении компенсации судом не приведено, соответствующие ссылки на норму права в решении отсутствуют.

При этом суд первой инстанции, снижая размер компенсации, принял во внимание, что ответчиком является индивидуальный предприниматель (пенсионер), исходил их установленных обстоятельств незначительной стоимости проданного товара, отсутствия сведений о ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, размещение товарного знака на одном товаре, а также осуществление ответчиком экономической деятельности (ОКЭВД  47.19), входящей в реестр наиболее пострадавших отраслей от последствий коронавирусной инфекции.

Исследовав доводы жалобы, оценив представленные доказательства, апелляционный суд находит вывод суда  первой инстанции об определении компенсации в сумме 5 000,00 руб. необоснованным, постановленным при неправильном применении норм материального права по следующим основаниям.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Таким образом, из положения данной нормы следует, что общий размер компенсации может быть снижен судом до пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций только в том случае, если одним действием нарушены исключительные права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащих одному правообладателю.

Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 64 Постановления № 10, согласно которой положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на:

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец;

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении № 28-П, суд при определенных условиях может снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и Постановления № 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Следует учитывать, что в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев. При этом обязанность доказывания обстоятельств, соответствующих этим критериям, возлагается именно на ответчика.

Между тем, как следует из обстоятельств дела, в данном случае  отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Кодекса основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, так как истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак № 632208.

Возможность снижения ответственности ниже минимального размера, установленного законом (10 000 руб.), на основании Постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 №28-П, ответчиком не доказана, поскольку снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Выводы суда первой инстанции не основаны на оценке достаточности всей совокупности обстоятельств, необходимых для применения Постановления №28-П.

Приведенные ответчиком обстоятельства повторно оценены апелляционным судом и признаны в своей совокупности недостаточными для снижения компенсации по вышеприведенным основаниям.

Ссылка ответчика на правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в постановлении от 24.07.2020 №40-П в качестве основания снижения компенсации, с учетом избранного истцом способа определения компенсации, отклоняется.

Поскольку  иск предъявлен в защиту исключительных прав в отношении единственного объекта (товарного знака), у суда первой инстанции не имелось оснований для снижения спорной компенсации ниже минимального предела, установленного санкцией подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, судом определен размер компенсации при неверном толковании подлежащих применению норм материального права и без учета фактических обстоятельств дела

На основании решение подлежит изменению в силу положений пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. 

Принимая во внимание, что апелляционным судом определен размер компенсации 10 000,00 руб., при этом в порядке досудебного урегулирования спора ответчиком перечислены истцу денежные  в сумме 5 000,00 руб. (09.07.2019), судебная коллегия приходит к выводу об изменении обжалуемого решения и принятии нового судебного о частичном удовлетворении исковых требований и  взыскании с ответчика в пользу истца 5 000,00 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Доводы ответчика о несогласии с выводом суда первой инстанции об отказе в удовлетворении встреченного иска оценены апелляционным судом и признаны несостоятельными.

Согласно пункту  1 статьи  1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 данного Кодекса.

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей  1109 ГК РФ.

Судом установлен факт перечисления ответчиком индивидуальному предпринимателю ФИО3 денежных средств в размере 5 000,00 рублей.

В силу положений статьи 65 АПК РФ, а также правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.01.2013 № 11524/12, ответчик, заявляя о необоснованном перечислении денежных средств и их возврате, должен обосновать свою позицию предоставлением соответствующих доказательств ошибочного осуществления платежа.

Между тем соответствующие доказательства в материалы дела не представлены.

В платежном документе от 09.07.2019 назначение платеж («досудебное урегулирование  спора с ООО Планета (Рисуй светом) от ИП ФИО4») свидетельствует о наличии основания для перечисления денежных средств.

Тот факт, что соглашение  о досудебном урегулировании спора не было подписано сторонами не свидетельствует об ошибочности произведенного ответчиком платежа.

Платеж совершен ответчиком в пользу представителя истца после направления истцом претензии с требованием об оплате компенсации. 

Факт нарушения ответчиком исключительных прав истца как основания требования выплаты компенсации установлен в ходе рассмотрения настоящего дела. 

При таких обстоятельствах суд правомерно квалифицировал спорный платеж как частичную выплату ответчиком компенсации, произведенную добровольно в порядке досудебного урегулирования спора.

Поскольку факт нарушения ответчиком прав истца установлен, и спорный платеж не превышает размер компенсации, определенной судом в качестве санкции за допущенное правонарушение, основания для удовлетворения требований встречного иска отсутствуют.

Доводы ответчика о наличии на стороне истца неосновательного обогащения отклоняются.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (часть 5 статьи 110 Кодекса).

Истцом при подаче иска была оплачена государственная пошлина в сумме 2 000,00 руб.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований, с учетом принципа пропорционального распределения судебных расходов, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать в возмещение  расходов по оплате государственной пошлины в сумме 500,00 руб.,

Истцом также заявлены требования о взыскании с ответчика 198,00 рублей стоимости контрафактного товара, 100,00 рублей почтовых расходов.

Данные расходы истца  материалами дела подтверждены, относимость указанных судебных расходов ответчиком не оспорены, на основании чего суд относит указанные судебные расходы на ответчика в размере 74,50 руб., из них 49,50 руб. – расходов на приобретение товара, 25,00 руб.- почтовых расходов.

Также истцом при подаче настоящей апелляционной жалобы уплачена государственная пошлина в размере 3 000,00 рублей.

Частичное удовлетворение апелляционной жалобы влечет за собой возложение данных расходов с ответчика в размере 750,00 руб. 

Таким образом, общая сумма судебных расходов, подлежащая возмещению истцу за счет ответчика, составляет 1 324,50 руб.

Относительно заявленного ответчиком  ходатайства о взыскании судебных расходов в сумме 12 000,00 руб. за представление интересов в суде апелляционной инстанции суд апелляционной инстанции определил отказать в принятии к рассмотрению ходатайства в связи с не представлением ответчиком  документов, подтверждающих заблаговременное направление данного ходатайства с прилагаемыми документами истцу, отсутствием в материалах дела  мотивированного отзыва истца по данному заявлению и невозможностью отложения рассмотрения апелляционной жалобы по указанной  причине.

Вместе с тем ответчик вправе обратиться с соответствующим ходатайством о возмещении судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением апелляционной жалобы, в суд первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Планета»  удовлетворить частично.

Решение Арбитражного суда Кировской области от 21.12.2020 по делу № А28-16376/2019 изменить, принять новый судебный акт.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Планета» удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Планета» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек компенсации, а также 1 324 (одна тысяча триста двадцать четыре) рубля 50 копеек в возмещение судебных расходов.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

В остальной части решение Арбитражного суда Кировской области от 21.12.2020 по делу № А28-16376/2019 оставить без изменения.

Арбитражному суду Кировской области выдать исполнительный лист.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам  в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Кировской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                               

Судьи

А.Б. Савельев

ФИО5

ФИО1