Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://penza.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А49-9422/2022

г. Пенза

14 февраля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена  12 февраля 2024 года

В полном объеме решение изготовлено 14 февраля 2024 года 

 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Новиковой С.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бидзян Ц.С., рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>), 

к 1) индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304582608200011) и 2) индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ИНН 

<

***>; ОГРНИП 304582610300064)

о взыскании 1000000 руб. и обязании прекратить незаконное использование промышленного образца

и по встречному иску

индивидуального предпринимателя ФИО2 

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 

об установлении права преждепользования в отношении промышленного образца

третьи лица: 1) ФИО4; 2) закрытое акционерное общество «Никольский завод светотехнического стекла» (Л. Толстого ул., 170, Никольск г., Пензенская область, 442682, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>); 3) ФИО5 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

при участии:

от истца по первоначальному иску и ответчика по встречному иску - представитель ФИО6 (доверенность), 

от ответчиков по первоначальному иску и истца по встречному иску: 1 – представитель ФИО7 (доверенность), 2 - представитель ФИО8 (доверенность), 

от третьих лиц: ФИО4 – представитель ФИО7 (доверенность),  

 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Пензенской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 и индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на патент в размере 1000000 руб. (по 500000 руб. с каждого из ответчиков) и обязании прекратить использование промышленного образца на который истцу выдан патент № 2021504522/49 от 09.09.2021, а также отнести на индивидуального предпринимателя ФИО2 расходы по оплате услуг нотариуса по составлению протокола осмотра сайта в размере 8770 руб. и на индивидуального предпринимателя ФИО3 расходы по оплате услуг нотариуса по составлению протокола осмотра сайта в размере 8390 руб. 

Определением арбитражного суда от 31.10.2022 для совместного рассмотрения принято к производству встречное исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об установлении права преждепользования в отношении промышленного образца, защищенного патентом РФ № 131903, КОЛБА ДЛЯ КАЛЬЯНА, в следующем объеме и следующим способом: производство изделий, оптовая и розничная продажа изделий в объеме, не более 4000 штук в год.

Определением суда от 4 апреля 2023 года производство по делу № А49-9422/2022 приостановлено до принятия решения руководителем Роспатента по возражению индивидуального предпринимателя ФИО2 против выдачи патента РФ индивидуальному предпринимателю ФИО1 на промышленный образец № 131903.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.05.2023, принятым по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента по свидетельству Российской Федерации № 131903 на промышленный образец «Колба для кальяна», удовлетворены возражения индивидуального предпринимателя ФИО2, патент Российской Федерации на промышленный образец №131903 признан недействительным полностью.

Определением суда от 14 августа 2023 года производство по делу № А49-9422/2022 приостановлено до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-664/2023.

17 октября 2023 года в Арбитражный суд Пензенской области от индивидуального предпринимателя ФИО2 поступило ходатайство о возобновлении производства по делу в связи с оставлением Решения Роспатента от 20.05.2023 в силе, на основании чего, определением от 17.10.2023 производство по делу возобновлено.

Постановлением Президиум Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2023 по делу № СИП-664/2023 оставлено без изменения, кассационная жалоба индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения.

Представители третьих лиц - ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» и Косача А.И. в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены своевременно и надлежащим образом в порядке, предусмотренном статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Представитель истца по первоначальному иску и ответчика по встречному иску в судебном заседании 29.01.2024 исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске, а в удовлетворении встречного иска просил отказать по доводам, изложенные в отзыве на встречный иск. Пояснил, что истец намерен обжаловать Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2024 в Судебную коллегию Верховного Суда РФ. Поскольку отмена постановления Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-664/2023 от 22.01.2024 повлияет на исход настоящего дела, просил судебное заседание отложить на более поздний срок.

Представитель ответчика – индивидуального предпринимателя ФИО2 исковые требования не признал по доводам, изложенным в отзыве на иск. Встречный иск поддержал. Возражал против отложения судебного заседания.

Представитель ответчика – индивидуального предпринимателя ФИО3 исковые требования не признал по доводам, изложенным в отзыве на иск. Ходатайство об отложении судебного заседания оставил на усмотрение суда.

Выслушав лиц, участвующих в деле, рассмотрев ходатайство представителя  истца по первоначальному иску и ответчика по встречному иску об отложении судебного заседания в порядке ст.158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), арбитражный суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку судебный акт по делу №СИП-664/2023 вступил в законную силу, жалоба не подана и не принята к производству ВС РФ. При этом, суд считает возможным в судебном заседании объявить перерыв в соответствии со ст. 163 АПК РФ до 12.02.2024 до 12 час. 40 мин.

Представитель истца по первоначальному иску и ответчика по встречному иску в судебном заседании 12.02.2024 исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске, а в удовлетворении встречного иска просил отказать по доводам, изложенные в отзыве на встречный иск.

Представитель ответчика – индивидуального предпринимателя ФИО2 исковые требования не признал по доводам, изложенным в отзыве на иск. Встречный иск поддержал.

Представитель ответчика – индивидуального предпринимателя ФИО3 исковые требования не признал по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Третье лицо - Косач А.И. в отзыве на иск подтвердил сотрудничество с ИП ФИО3 по производству изделий из стекла «Колба № 17 из прозрачного стела (без декора)» с апреля 2021 года после предоставления его формы для выдувания по июнь 2021 г. (включительно). На предприятии при изготовлении используется ручной труд. Производство и поставку закончили в июне 2021 года. Далее данное изделие не производилось.

Представитель третьего лица - ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» в отзыве указал, что сотрудничество между ЗАО «НЗСС» и ИП ФИО3 осуществляется с 2017 года. В 2019 году были выполнены работы по изготовлению формокомплекта для выдувной мини колбы на подставке «Мини капля» по чертежу заказчика по договору № 12 от 21.01.2019 г. Формокомплект был изготовлен 22.02.2019, оплачен и получил наименование в номенклатуре предприятия 00-026 Кальян (артикул — 4840166880). Далее данный формокомплект был передан нам на ответственное хранение для последующего изготовления изделий из них, так как по договору № 12 от 21.01.2019 г. этот формокомплект является собственностью ФИО3 Первая партия пробных образцов была выпущена в 2019 году. В 2020 году был выпуск образцов в связи с изменением состава стекла и вводом новой рецептуры. В 2021 году в связи с перебраковкой образцов данного вида изделия и несоответствием качества выпускаемых образцов требованиям ФИО3, он забрал формокомплект, принадлежащий ему по договору № 12 от 21.01.2019, находящийся на ответственном хранении у ЗАО «НЗСС».

В соответствии со ст.156 АПК РФ арбитражный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица - ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» и Косача А.И. по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, и выслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд приходит к следующему.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) промышленные образцы являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с положениями статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 указанного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Как следует из материалов дела, промышленный образец «Колба для кальяна» по патенту Российской Федерации № 131903 зарегистрирован 22.06.2022 по заявке                                № 2021504522 с приоритетом от 09.09.2021 на имя ФИО1

Обращаясь в арбитражный суд с данным иском, индивидуальный предприниматель ФИО1 указал, что индивидуальный предприниматель ФИО2 производит и продает оптом изделия (кальянные колбы) в России и за рубежом, используя промышленный образец по патенту Российской Федерации № 131903  без его согласия. Индивидуальный предприниматель ФИО3 продает в розницу изделия (кальянные колбы), используя промышленный образец по патенту Российской Федерации № 131903  также без согласия ФИО1.

ФИО1 была проведена контрольная закупка, после которой было выявлено, что  индивидуальный предприниматель ФИО2 и индивидуальный  предприниматель ФИО3 используют промышленный образец истца. Действия ответчиков по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории РФ и за рубежом изделий, в которых использован промышленный образец истца, являются незаконными.

По сведениям от ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» администратором доменного имени vesselgiass.ru (сервис, принадлежащий индивидуальному предпринимателю ФИО2) в соответствии с регистрационными данными является третье лицо - ФИО4.

11.07.2022 в адрес ФИО2 и ФИО3 была направлена досудебная претензия об обязании прекратить нарушение патента на промышленный образец, взыскании компенсации за нарушение патента, которая была оставлена ответчиками по первоначальному иску без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Пензенской области с данным иском.

Представитель ответчика - индивидуального предпринимателя ФИО2 возражая против удовлетворения заявленных требований, заявил встречный иск о праве преждепользования в отношении промышленного образца, защищенного патентом РФ № 131903, КОЛБА ДЛЯ КАЛЬЯНА, в следующем объеме и следующим способом: производство изделий, оптовая и розничная продажа изделий в объеме, не более 4000 штук в год.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения как первоначального так и встречного иска исходя из следующего.

На основании ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с п. 1 ст. 1363 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки: двадцать лет - для изобретений; десять лет - для полезных моделей; пять лет - для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393).

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что в Роспатент 12.12.2022 поступило возражение ФИО2 против выдачи патента Российской Федерации № 131903 на промышленный образец "Колба для кальяна", мотивированное несоответствием промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность", и как следствие, пункту 3 статьи 1352 ГК РФ.

Решением Роспатента от 20.05.2023 патент Российской Федерации № 131903 на промышленный образец признан недействительным, в связи с несоответствием названного промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность".

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.05.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации № 131903 на промышленный образец "Колба для кальяна".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2023 требования ФИО1 оставлены без удовлетворения.

Постановлением Президиум Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2023 по делу № СИП-664/2023 оставлено без изменения, кассационная жалоба индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ, либо вступившего в законную силу решения суда.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

В силу пункта 7 статьи 1398 ГК РФ признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

Таким образом, признание патента недействительным означает признание его отсутствующим с момента выдачи.

Учитывая изложенное, правовых оснований для удовлетворения заявленных индивидуальным предпринимателем ФИО1 требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на патент в размере 1000000 руб. (по 500000 руб. с каждого из ответчиков) и обязании прекратить использование промышленного образца по патенту № 2021504522/49 от 09.09.2021, не имеется.

На основании п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 разъяснено, что из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные все необходимые приготовления к такому использованию.

Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Как разъяснено в пункте 126 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ (пункт 127 Постановления N 10).

Судом установлено, что по решению Роспатента от 20.05.2023 патент Российской Федерации № 131903 на промышленный образец признан недействительным, в связи с несоответствием названного промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность".

В результате аннулирования патента при признании его недействительным произошло прекращение действия исключительного права ФИО1 на спорный промышленный образец. Следовательно, после аннулирования патента основания для установления права преждепользования отпали.

Таким образом, принимая во внимание установленные судом обстоятельства, встречный иск индивидуального предпринимателя ФИО2 об установлении права преждепользования в отношении промышленного образца, также подлежит оставлению без удовлетворения.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку в удовлетворении как первоначального, так и встречного иска судом отказано, расходы по оплате государственной пошлины и судебные издержки на оплату услуг нотариуса по составлению протоколов осмотра сайтов за рассмотрение первоначального иска относятся на индивидуального предпринимателя ФИО1,  а расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение встречного иска относятся на ИП ФИО2

В соответствии со ст.177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, -

Р Е Ш И Л :

Первоначальные исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>) и индивидуальному предпринимателю ФИО3 оставить без удовлетворения. Судебные издержки отнести на истца по первоначальному иску.

Встречные исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об установлении права преждепользования оставить без удовлетворения. Расходы по оплате государственной пошлине отнести на истца по встречному иску.

 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Пензенской области в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                С. А. Новикова