Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-54387/2022

07 июня 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  16 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  07 июня 2023 года.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области А.О. Киселева 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 26.10.2004)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 04.02.2009)

о взыскании 

при участии согласно протоколу судебного заседания

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ответчик) со следующими требованиями:

1. Запретить ИП ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>) использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 530451, 770950, 770951 в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Гаванская ул., д.42; ул. Авиаконструкторов, дом 2; Туристская 

<

...>; Кронштадт, пр. Ленина, дом 28; пр. Просвещения, дом 87; пр. Энгельса, дом 150; пр. Стачек, 88; Дачный 

<

...>; Московский пр., 197; ул. Белы Куна, дом 6, к.1; пр. Елизарова, 12; Литейный пр., дом 64/78;.

2. Обязать ИП ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>) удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 530451, 770950, 770951 с вывесок кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Гаванская ул., д.42; ул. Авиаконструкторов, дом 2; Туристская 

<

...>; Кронштадт, пр. Ленина, дом 28; пр. Просвещения, дом 87; пр. Энгельса, дом 150; пр. Стачек, 88; Дачный 

<

...>; Московский пр., 197; ул. Белы Куна, дом 6, к.1; пр. Елизарова, 12; Литейный пр., дом 64/78;

3. Обязать ИП ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>) выплатить ИП ФИО2 компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам № 530451, 770950,770951 в размере 3 317 850 рублей.

В ходе судебного разбирательства Истец уточнил суммы компенсации до 3 892 136,76 рублей, исходя из расчета в соответствии с правилами подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за незаконное использование товарных знаков №№ 530451, 702861, 770950, 770951 за период с 20.07.2021 г. про 31.05.2022 г. Также Истец исключил требование об обязании удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 530451, 770950, 770951, с вывесок кафе-кондитерских.

Уточнения приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

В судебном заседании 16.05.2023 стороны поддержали ранее заявленные правовые позиции.

Исследовав и оценив материалы дела, в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно доводам Истца, ИП ФИО3 судебным решением по делу А56-97061/2019 было запрещено использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками под общим коммерческим обозначением «Север-Метрополь», принадлежащими ИП ФИО2, предписано удалить их с вывесок и из внутреннего оформления его кафе-кондитерских. Также, с ИП ФИО3 в пользу ИП ФИО2 была взыскана денежная компенсация за незаконное использование товарных знаков.

При этом ИП ФИО3 продолжает не исполнять решение суда с июня 2021 года и использовать товарные знаки Истца.

Обстоятельства, изложенные Истцом, подробно исследовались арбитражными судами нескольких инстанций в рамках дел, А56-97061/2019, А56-26018/2020, им была дана соответствующая правовая оценка. Выводы судов по указанным выше делам имеют при рассмотрении настоящего иска преюдициальное значение, так как указанные выше споры были между теми же лицами, и вызваны фактически теми же обстоятельствами.

В настоящее время Ответчиком используется товарный знак «СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ», размещённый им на вывесках 12-ти заведений, расположенных по адресам: ул. Авиаконструкторов, дом 2; Туристская 

<

...>; Кронштадт, пр. Ленина, дом 28; пр. Просвещения, дом 87; пр. Энгельса, дом 150; пр. Стачек, 88; Дачный 

<

...>; Московский пр., 197; ул. Белы Куна, дом 6, к.1; пр. Елизарова, 12; Литейный пр., дом 64/78; и ул. Гаванская, дом 42.

Товарные знаки Истца по свидетельствам № 530451 и 770951 являются комбинированными и состоят из изобразительных и словесных элементов. Товарный знак Истца по свидетельству № 770950 состоит из словесных элементов. Значимыми и сильными элементами данных товарных знаков являются словесные элементы «СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ».

Обозначения «СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ», используемые Ответчиком на вывесках кафе-кондитерских сходны с охраняемыми словесными элементами «СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ» указанных товарных знаков по фонетическому, семантическому и графическому критериям, что позволяет сделать вывод о сходстве спорных обозначений до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 530451, 770950 и 770951.

Высокая степень сходства подчеркивается и тем, что вывески изначально использовались Ответчиком на основании договора коммерческой концессии с Истцом, и не менялись им после его расторжения.

Исследовав и оценив каждое из представленных в дело доказательств в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а также достаточность и взаимную связь данных доказательств в совокупности в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, суд счел требования подлежащими удовлетворению в части, в силу следующего.

В силу пункта 2 статьи 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в числе прочих товарные знаки и знаки обслуживания, произведения науки, литературы и искусства. 

На основании статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. 

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Согласно требованиям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд полагает установленным факт нарушения исключительных прав Истца в части использования товарных знаков №702861 и №530451, так как представленные в обоснование нарушения исключительных прав на товарные знаки №770950, 770951 фотографии не содержат адреса торговых точек, где располагались соответствующие вывески с названием «Север-Метрополь» (товарный знак № 770950), равно нет доказательств использования товарного знака № 770951 с изображением эмблемы кондитерского производства на синем фоне. Указанное обстоятельство не позволяет идентифицировать факт нарушения с деятельностью Ответчика.

Таким образом, суд полагает обоснованными заявленные требования только в отношении товарных знаков №№ 702861, 702861, которые были предметом рассмотрения в рамках дела № А56-97061/2019.

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п.3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до пяти миллионов рублей. Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299-1301, 1309-1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 

Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2). 

В данном случае Истцом заявлено требование (с учетом уточнения) о взыскании компенсации на основании п.2 ч.4 ст. 1515 ГК РФ, а именно: в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Расчет Истца: 6 197.67 х 2 х 314 - 3 892 136, 76 рублей, где:

6 191, 67 рублей - средняя величина суммы вознаграждения в день, рассчитанная как частное между общей суммой вознаграждений, выплаченных Ответчиком Истцу за период действия между сторонами Договора коммерческой концессии № 3/01 от 01 января 2017 года, а также денежных средств, взысканных Истцом с Ответчика на основании вступившего в силу решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-100460/2021, и общим количеством календарных дней за период правомерного использования товарных знаков Истца (с 01 января 2017 г. по 01 марта 2020 года);

314 календарных дней - период незаконного использования Товарных знаков Истца с 21.07.2021 (дата, на которую была взыскана компенсация за незаконное использование Ответчиком товарных знаков Истца в соответствии с вступившим в силу Постановлением Тринадцатого ААС Суда по делу № А56-97061/2019) и по 31.05.2022 (дата Постановления ФССП об окончании исполнительного производства в связи с принудительным демонтажом незаконных вывесок Ответчика, т.е. фактическая дата прекращения использования Ответчиком товарных знаков Истца).

Ответчиком не были представлены в подтверждение довода о необоснованности размера компенсации, рассчитанной Истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака Истца.

 Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. 

В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не снижения размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.

При этом для определения размера стоимости права использования товарного знака суд должен определить (с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле) на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле (пункты 1, 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ). 

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права. При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования 

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорных товарных знаков.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства. 

С учетом изложенных обстоятельств суд пришел к выводу, что цена, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака Истца тем способом, которым его использовал Ответчик, составляет 2 211 900 рублей исходя из расчета Истца, с учетом признания нарушения исключительных прав Истца в части товарных знаков.

В остальной части суд полагает требования подлежащими оставлению без рассмотрения в порядке п. 1 ч. ст. 148 АПК РФ ввиду того, что требования Истца о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с указанными товарными знаками, об обязании удалить обозначения уже ранее были предметом рассмотрения в арбитражных делах А56-26018/2020 и А56-97061/2019 в отношении отдельных товарных знаков, о чем вынесены соответствующие судебные акты по данным делам. Кроме того, суд полагает необоснованным заявленное требование о запрете использования товарных знаков в отсутствие документального подтверждения, а также, учитывая, что фактически вывески были сняты, что Истцом не оспорено  и фактически было принято, учитывая исключение из просительной части иска требования о обязании удалить вывески.

 В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2:

- компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №702861, 530451 в размере 2 211 900 рублей;

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 393 рублей.

В остальной части требование о взыскании компенсации оставить без удовлетворения.

Требование о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения, с товарными знаками, составить без рассмотрения.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 из федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 000 рублей, излишне уплаченную платежным поручением №591 от 25.05.2022.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Киселева А.О.