ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

Березина ул., д. 4, г. Владимир, 600017

http://1aas.arbitr.ru,  тел/факс: (4922) телефон 44-76-65, факс 44-73-10 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А43-9565/2023

03 октября 2024 года

г. Владимир

 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 03 октября 2024 года.

 

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Устиновой Н.В., судей Наумовой Е.Н., Ковбасюка А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Горбатовой М.Ф., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.05.2024 по делу № А43-9565/2023, принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), обществу с ограниченной ответственностью «СК-Трейд» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании компенсации, при участии в судебном заседании: от заявителя жалобы (истца) - общества с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» - ФИО1 (по доверенности от 01.08.2024 сроком действия до 31.08.2025 и диплому), ФИО2 (по доверенности от 02.10.2023 сроком действия 1 год и диплому); от ответчика - общества с ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура» - ФИО3 (адвоката, по доверенности от 02.06.2024 сроком действия 1 год); от ответчика - общества с ограниченной ответственностью «СК-Трейд» - ФИО4 (адвоката, по доверенности от 30.03.2023 сроком действия 3 года (т. 2 л.д. 44-45)).

Изучив материалы дела, Первый арбитражный апелляционный суд установил.

Общество с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» (далее – ООО «Союзмультфильм») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура» (далее – ООО «Белая Мануфактура») и обществу с ограниченной ответственностью «СК-Трейд» (далее – ООО «СК-Трейд») о взыскании, с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, компенсации за нарушение прав на использование персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969), «Умка ищет друга» (1970) с ООО «Белая Мануфактура» в сумме 81 052 387 руб. 34 коп., с ООО «СК-Трейд» - в сумме 435 357 084 руб. 

Решением от 29.05.2024 Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил исковые требования частично: взыскал в пользу Общества с ООО «Белая Мануфактура» 3 000 000 руб. компенсации, 37 234 руб. 90 коп. расходов по госпошлине; с ООО «СК-Трейд» - 6 000 000 руб. компенсации, 160 866 руб. 10 коп. расходов по госпошлине; в удовлетворении остальной части иска отказал. Кроме того, с ООО «СК-Трейд» в доход федерального бюджета Российской Федерации взыскано 1899 руб. расходов по госпошлине.

Не согласившись с принятым судебным актом, Общество обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

Данная апелляционная жалоба принята и назначена к рассмотрению.

Обжалуя судебный акт, заявитель полагает, что оснований для применения справки СИП от 13.10.2022 № СП-21/22 в рассматриваемом случае не имелось, поскольку заявленные требования связаны не с нарушением исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, а с нарушением исключительных прав на произведение; обозначение «Умка» не было зарегистрировано истцом как товарный знак (знак обслуживания) в отношении услуги «реализация товаров», отнесенной к услугам 42-го класса МКТУ, либо в отношении однородных товаров; ни один из ответчиков не использовал обозначение «Умка» в названии магазина, на его вывеске; размер компенсации рассчитан не в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в соответствии с подпунктом 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации. Считает, что суд первой инстанции необоснованно изменил способ расчета суммы компенсации по своей инициативе. По мнению заявителя, судом первой инстанции не было исследовано имущественное состояние ответчиков; материалами дела их тяжелое имущественное положение не подтверждено. Находит неверным применение к рассматриваемому случаю правовых позиций, изложенных в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П, от 14.12.2023 № 57-П. Отметил, что материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих соблюдение условий, необходимых для снижения размера компенсации. Пояснил, что размер убытков истца, определяемых с разумной степенью достоверности, сопоставим с размером заявленных исковых требований. Заявил ходатайство о назначении по делу судебной оценочной экспертизы, полагая неправомерным отклонение соответствующего ходатайства судом первой инстанции. Сообщил, что представленные в материалы дела в качестве подтверждения имущественного положения ответчиков заключения экспертов (специалистов) от 13.02.2023 №№ 014ФЭИ/2024, 015ФЭИ/2024 содержат недостоверные выводы и не должны были быть приняты судом первой инстанции во внимание при определении размера компенсации. Обратил внимание на создание ответчиками видимости легальности производства контрафактной продукции при помощи товарных знаков. Указал на то, что признание правовой охраны товарных знаков недействительной исключает наличие оснований для вывода о том, что ООО «Белая Мануфактура» являлось в спорный период правообладателем товарных знаков. Считает, что со стороны ответчиков имеет место недобросовестное поведение.Подробно доводы заявителя изложены в апелляционной жалобе.

В судебном заседании от 19.09.2024 представители заявителя поддержали доводы апелляционной жалобы и ходатайство о назначении по делу судебной оценочной экспертизы. Пояснили, что судебный акт обжалуется в части. 

ООО «Белая Мануфактура», ООО «СК-Трейд» в отзывах на апелляционную жалобу возразили по ее доводам, считая их несостоятельными, просили оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения; просили отказать в удовлетворении ходатайства Общества о назначении по делу судебной экспертизы. 

Представители ответчиков в отзывах на апелляционную жалобу и в заседании суда возразили по доводам заявителя, а также в отношении удовлетворения ходатайства о назначении судебной экспертизы; просили отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, а решение суда первой инстанции – оставить без изменения, считая его законным и обоснованным.

Заявленное ООО «Союзмультфильм» ходатайство о назначении по делу судебной оценочной экспертизы судом апелляционной инстанции рассмотрено в порядке статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отклонено (протокол судебного заседания от 19.09.2023), исходя из следующего.

Возможность представления в суд апелляционной инстанции дополнительных доказательств ограничена нормами статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело по тем доказательствам и исходя из тех обстоятельств, которые имели место на момент рассмотрения судом первой инстанции спора по существу (статья 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

При рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции (часть 3 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судебные экспертизы проводятся арбитражным судом в случаях, в порядке и по основаниям, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

На основании части 2 статьи 64, частей 4, 5 статьи 71, части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами. Судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания, а, следовательно, требование одной из сторон о назначении судебной экспертизы не создает обязанности суда ее назначить.

Суд апелляционной инстанции, исходя из предмета заявленных требований, учитывая имеющиеся в деле доказательства и конкретные фактические обстоятельства спора, пришел к выводу об отсутствии оснований для назначения по делу судебной оценочной экспертизы, в связи с чем отклонил соответствующее ходатайство заявителя жалобы.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Общество является обладателем права использования на условиях исключительной лицензии персонажа «Умка» из мультипликационных фильмов «Умка» (1969) и «Умка ищет друга» (1970) на основании лицензионного договора от 27.03.2020 № 01/СМФ-Л, заключенного между ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» (лицензиар) и Обществом (лицензиат).

Лицензионный договор от 27.03.2020 № 01/СМФ-Л предусматривает приобретение Обществом прав на использование анимационных фильмов (и его элементов) «Умка» (1969) и «Умка ищет друга» (1970). 

В соответствии с пунктом 2.1 лицензионного договора лицензиар предоставил лицензиату право использования объектов лицензирования, указанных в Приложении № 3 к договору. 

Пункт 4.1 Приложения № 2 к лицензионному договору указывает на вид лицензии - исключительная, т.е. без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

В пункте (8) Приложения № 1 к лицензионному договору отражено, что объекты лицензирования включают в себя элементы произведения, которые в соответствии с пунктом (6) этого же Приложения включают в себя персонажей произведений. 

Кроме того, персонаж «Умка» прямо указан в Приложении № 3 к лицензионному договору как объект лицензии.

Объем прав, полученных лицензиатом по лицензионному договору от 27.03.2020 № 01/СМФ-Л, включает в себя право на использование персонажей аудиовизуальных произведений, в том числе персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969) и «Умка ищет друга» (1970). 

Подпункт (2) пункта 4.1 Приложения № 2 к лицензионному договору включает в состав способов использования объектов лицензирования следующие: воспроизведение и переработка для целей мерчендайзинга (включая любые адаптации и изменения) объектов лицензии (в том числе элементов произведения) в составе товаров (как в содержании продукции и на ее упаковках, обложках, этикетках, сопроводительных документах, сети Интернет, договорах оказания услуг и т.п., оформлении дизайна товаров, иным другим образом в целях создания, производства, осуществления соответствующей деятельности и реализации. 

При этом под мерчендайзингом (пункт (19) Приложения № 1 к лицензионному договору понимается, в том числе, процесс использования персонажей и иных элементов произведения, включая, но не ограничиваясь, для продвижения, создания, использования и оборота товаров и услуг и осуществления связанной с этим деятельности. 

По пояснениям истца, в период с 01.04.2020 по 23.12.2021 ООО «Белая Мануфактура» и ООО «СК-Трейд» осуществляло использование интеллектуальной собственности, права на использование которой принадлежат ООО «Союзмультфильм», при производстве и реализации своей продукции путем нанесения на упаковку производимых и реализуемых товаров серии «Умка» наименования аудиовизуальных произведений «Умка» (1969), «Умка ищет друга» (1970).

Изображения, наносимые ООО «Белая Мануфактура» и ООО «СК-Трейд» на контрафактную продукцию, воспроизводят: 

- имя персонажа медвежонка Умка мультипликационных фильмов «Умка» (1969), «Умка ищет друга» (1970), а также название первого из данных произведений и часть названия второго (в текстовой части); 

- индивидуализирующие характеристики персонажа медвежонка Умка мультипликационных фильмов «Умка» (1969), «Умка ищет друга» (1970). 

Использование ООО «Белая Мануфактура» и ООО «СК-Трейд» интеллектуальной собственности осуществлялось без заключения лицензионного договора и без получения разрешения правообладателя путем реализации товаров серии «Умка» посредством интернет-магазинов и розничных сетей. 

ООО «Союзмультфильм» считает продукцию, производимую и реализуемую ООО «Белая Мануфактура» и ООО «СК-Трейд» под брендом «Умка», контрафактной. 

Указанные выше обстоятельства подтверждаются содержанием сайта http://umkababy.ru/, зафиксированного посредством бесплатного онлайн-архива некоммерческой библиотеки Wayback Machine «https://archive.org/». Стоимость продукции, на упаковке которой ООО «Белая Мануфактура» и ООО «СК-Трейд» незаконно воспроизводились элементы персонажа «Умка», подтверждается представленным в материалы административного дела № 077/01/14/6-17813/2022 информационным письмом, подписанным директором ООО «Белая Мануфактура» ФИО5, согласно которому за период январь - сентябрь 2021 года общая сумма отгрузок продукции ТМ «Умка», реализуемой через ООО «Интернет решения» (Интернет-магазин ozon.ru), составила 17 510 077 руб., а также данными из системы мониторинга https://mpstats.io, зафиксированными протоколом от 12.09.2023 № 1694505331675, которым подтверждается реализация ООО «СК-Трейд» в спорный период (с 01.04.2020 по 23.12.2021) посредством торговой платформы Wildberries товаров линейки «Умка» на сумму 4 136 371 руб. 

Ссылаясь на допущенные ООО «Белая Мануфактура» и ООО «СК-Трейд» нарушения исключительных авторских прав на рисунки (изображения) персонажа «Умка» из мультипликационных фильмов «Умка» (1969) и «Умка ищет друга» (1970), истец направил в адрес ответчиков претензию от 28.02.2023 № 90/23-СМФ с требованием в семидневный срок с момента получения настоящей претензии предоставить сведения об общей сумме отгрузок продукции ТМ «Умка» за период с 01.04.2020 по 23.12.2021, реализованной через торговые сети и интернет-магазины, а также в тридцатидневный срок с момента направления настоящей претензии выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на персонаж «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969), «Умка ищет друга» (1970) за период с 01.04.2020 по 23.12.2021 в размере 35 020 154 руб.

Поскольку в добровольном порядке требования ООО «Союзмультфильм» исполнены не были, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1225, 1226, 1229, 1259, 1270, 1301, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и учел разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума № 10) и в Справке по вопросу расчета компенсации в двукратном размере стоимости услуг при неправомерном использовании знака обслуживания, зарегистрированного в отношении услуги «реализация товаров», в названии или на вывеске магазина (утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2022 № СП-21/22) (далее - Справка СИП), а также правовые позиции, приведенные в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П, от 14.12.2023 № 57-П.

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства, суд первой инстанции установил, что истцу принадлежат исключительные права на рисунок (изображение) персонажа «Умка» из мультипликационных фильмов «Умка» (1969), «Умка ищет друга» (1970), которые нарушены ответчиками, и пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований о взыскании компенсации, определив ее к взысканию с ООО «Белая Мануфактура» в сумме 3 000 000 руб., с ООО «СК-Трейд» - в сумме 6 000 000 руб., и отказав в остальной части иска.

На основании статей 101, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции отнес на ответчиков судебные расходы по государственной пошлине.

Исходя из содержания апелляционной жалобы и пояснений представителей заявителя жалобы, предметом апелляционного обжалования является размер взысканной судом первой инстанции компенсации. 

Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Возражений относительно проверки судебного акта только в обжалуемой части от сторон не поступило.

Исследовав материалы дела, изучив доводы заявителя апелляционной жалобы и возражения на них, заслушав пояснения представителей сторон, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены (изменения) судебного акта в обжалуемой части.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; 2) в двукратном размере стоимости экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления Пленума № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Поскольку факт нарушения ответчиками исключительных прав истца на рисунок (изображение) персонажа «Умка» из мультипликационных фильмов «Умка» (1969), «Умка ищет друга» (1970) подтвержден документально, требование о взыскании компенсации предъявлено правомерно.

Из материалов дела усматривается, что ООО «Союзмультфильм» к взысканию предъявлена компенсация за нарушение исключительных прав на данный рисунок (изображение) персонажа «Умка», рассчитанная в порядке подпункта 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец просил взыскать с ООО «Белая Мануфактура» 35 020 154 руб. компенсации, составляющую двукратную стоимость контрафактных товаров согласно данных письма, подписанного директором ООО «Белая Мануфактура» ФИО5, по которому за период январь - сентябрь 2021 года общая сумма отгрузок продукции ТМ «Умка», реализуемой через ООО «Интернет решения» (Интернет-магазин ozon.ru), составила 17 510 077 руб. 

В процессе рассмотрения дела, судом первой инстанции по ходатайству ООО «Союзмультфильм» были направлены запросы об объеме реализованной ответчиками продукции.

На основании поступивших от ООО «Умный ритейл» (онлайн - магазин «Самокат»), ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», ПАО «Детский Мир» ответов от 24.08.2023, от 26.09.2023, от 22.12.2023 соответственно истец уточнил исковые требования, настаивая в окончательной редакции на взыскании с ООО «Белая Мануфактура» компенсации в сумме 81 052 387 руб. 34 коп., с ООО «СК-Трейд» - 435 357 084 руб. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Ответчики, не отрицая факт использования изображения персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969), «Умка ищет друга» (1970) в период с 01.04.2020 по 23.12.2021, заявили возражения относительно размера компенсации, который просили снизить, сообщив о проявлении разумной осмотрительности и добросовестности.

ООО «Белая Мануфактура» настаивало на отсутствии вины в совершении правонарушения в отношении исключительных прав истца, поскольку имело в период с 01.04.2020 по 23.12.2021 шесть действующих зарегистрированных товарных знаков с изображением белого медвежонка «Умка» и имени «Умка». 

Указало на то, что с 2014 года обладает исключительными правами на дизайн логотипа и дизайн-макеты упаковок «Умка» на основании договора от 08.04.2013 № 434/05-13. В 2015 ООО «Белая Мануфактура» был произведен редизайн логотипа и упаковок производимой продукции, что подтверждается договором от 04.12.2015 № 122/12-15, заключенным между ООО «Белая Мануфактура» и ФИО6 10.10.1997 ОАО «Химик» подало заявку на регистрацию товарного знака «УМКА» по свидетельству № 176047; 06.12.2007 срок действия регистрации данного товарного знака был продлен. 27.10.2017 между ОАО «Химик» и ООО «Белая Мануфактура» заключен договор № РД0235420 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 176047. 28.06.2013 ООО «СК-Трейд» подало заявку на регистрацию товарного знака по свидетельству № 537553. В соответствии с лицензионным договором от 11.11.2016 № РД0210148 ООО «Белая Мануфактура» было предоставлено право использования данного товарного знака. 14.04.2015 ООО «СК-Трейд» подало заявку на регистрацию товарного знака по свидетельству № 601908. В соответствии с лицензионным договором от 05.10.2017 № РД0233494 ООО «Белая Мануфактура» было предоставлено право использования данного товарного знака. 

Таким образом, ООО «Белая Мануфактура» принадлежали права на использование товарных знаков по свидетельствам № 176047, № 601908, № 537553.

26.07.2017 ООО «Белая Мануфактура» была подана заявка на регистрацию товарного знака по свидетельству № 682100. 07.06.2019 ООО «Белая Мануфактура» была подана заявка на регистрацию товарного знака по свидетельству № 774316. 19.12.2019 ООО «Белая Мануфактура» была подана заявка на регистрацию товарного знака по свидетельству № 797626. 

Истец зарегистрирован в ЕГРЮЛ 27.11.2017. 

27.03.2020 истцом заключен лицензионный договор № 01/СМФ-Л с ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм». 

14.09.2021, а затем 14.04.2022 истец обратился в Роспатент с возражениями по товарным знакам ответчиков. Решениями Роспатента от 22.11.2021, от 04.07.2022 правовая охрана всех товарных знаков ООО «Белая Мануфактура» была прекращена. 

В октябре 2021 года истец обратился к ООО «Белая Мануфактура» с предложением заключить лицензионный договор, 24.12.2021 был заключен лицензионный договор на право использования имени «Умка». 

Полученные ООО «Белая Мануфактура» права по лицензионному договору от 24.12.2021 позволили последнему зарегистрировать 06.10.2022 товарный знак № 897173 (дата приоритета знака 28.04.2022). 

В заявленном истцом периоде неправомерного использования права срок отсутствия правовой охраны продукции, производимой и реализуемой ответчиками с использованием имени «Умка», составил всего один месяц. 

ООО «Белая Мануфактура» полагает, что заявляя о взыскании компенсации в заявленном размере, при наличии заключенного лицензионного договора, истцом преследуется цель устранения конкурентов - ООО «Белая Мануфактура» и ООО «СК-Трейд», с рынка по продаже детской косметики и бытовой химии под брендом «Умка». 

Кроме того, в материалы дела ответчиками представлен договор поставки от 29.03.2019 № Д/0369, заключенный между истцом и ООО «Симбат». 

Ответчики полагают, что истец, преследуя цель использовать уже разработанный ООО «Белая Мануфактура» бренд детской продукции «Умка», известность и популярность бренда, согласовало с ООО «Симбат» перечень утвержденных макетов упаковок товаров, схожих до степени смешения с упаковками товаров, реализуемых ООО «Белая Мануфактура» и ООО «СК-Трейд». Обстоятельства смешения установлены вступившим в законную силу постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 29.02.2024 по делу № А40-126073/23 и материалами административного дела № 077/01/14/6-17813/2022.

В настоящее время истец отказывает ООО «Белая Мануфактура» в пролонгации лицензионного договора на право использования произведения: часть мультфильма «Умка», а именно: наименование/или Имя (наименование) его персонажа - Умка. 

ООО «СК-Трейд», возражая против заявленной суммы размера компенсации, указало, что не является производителем товаров под брендом «Умка» и осуществляет исключительно реализацию продукции своих партнеров, в том числе продукции ООО «Белая Мануфактура» по договору поставки от 16.06.2015; о претензиях истца узнало из настоящего спора; свои действия считает добросовестными, поскольку полагало, что находится под правовой защитой товарных знаков поставщика. 

Деятельность ООО «СК-Трейд» по оказанию ООО «Белая Мануфактура» услуг по реализации товаров является однородной деятельности магазина, состоящей из различных услуг, сопровождающих продажу товаров, поскольку эта деятельность совпадает с услугой «реализация товара» по назначению, способам оказания и кругу потребителей.

ООО «СК-Трейд» при определении размера компенсации просило применить положения Справки по вопросу расчета компенсации в двукратном размере стоимости услуг при неправомерном использовании знака обслуживания, зарегистрированного в отношении услуги «реализация товаров», в названии или на вывеске магазина (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2022 № СП-21/22) (далее - Справка СИП) при нарушении исключительного права на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги 42 класса «реализация товаров», стоимость услуг, оказываемых при продаже товаров в магазине, считается равной стоимости права использования обозначения, если не доказано иное. 

В соответствии с данной справкой при нарушении исключительного права на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги 42 класса «реализация товаров», стоимость услуг, оказываемых при продаже товаров в магазине, считается равной стоимости права использования обозначения, если не доказано иное.

Суд первой инстанции, оценив представленные в дело доказательства, доводы и возражения сторон, признал обоснованной и подлежащей взысканию в пользу истца компенсацию с ООО «Белая мануфактура» в сумме 3 000 000 руб., с ООО «СК-Трейд» - в сумме 6 000 000 руб., исходя при этом из следующего.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении № 57-П в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Будучи мерой гражданско-правовой ответственности, компенсация имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 40-П).

Взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является тем не менее институтом частного права, которое основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, т.е. с соблюдением требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3, Конституции Российской Федерации).

Как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации № 40-П, сформулированные в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации № 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

В Постановлении № 28-П Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации, исчисленной по правилам, в частности, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, с учетом обстоятельств конкретного дела, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком). Отсутствие же у суда, столкнувшегося с необходимостью применения на основании прямого указания закона санкции, являющейся - с учетом обстоятельств конкретного дела - явно несправедливой и несоразмерной допущенному нарушению, возможности снизить ее размер ниже установленного законом предела подрывает доверие граждан как к закону, так и суду.

Развивая свои правовые позиции, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13.02.2018 № 8-П указал, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

В Постановлении № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что сформулированные им в Постановлении N 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. При этом Конституционный Суд Российской Федерации указал, что и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, должна быть - с учетом обстоятельств конкретного дела - также обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.

На основании соответствующего заявления ответчика суды вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины таким образом, чтобы с учетом обстоятельств дела найти разумный баланс между справедливостью (соразмерностью) совокупного размера компенсаций с нарушителя и сопоставимостью между собой полученного правообладателями. Аналогичная позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15.03.2022 № С01-70/2022 по делу № А40-110110/2021, и Определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2022 № 305-ЭС22-10567 по указанному делу.

В Постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Судом первой инстанции установлено, что при продаже товаров ответчик оказывает различные сопутствующие услуги (упаковка, доставка, расфасовка, выкладка, предоставление информации и т.п.), в отношении которых не заключаются самостоятельные договоры, их цена не указана на ценнике, в прейскуранте или на товарном чеке. Как следствие, самостоятельную стоимость этих услуг определить невозможно. Доход от деятельности по продаже товаров непосредственно связан с характеристиками и со стоимостью продаваемых товаров, при этом цена услуг, связанных с реализацией товаров, не равна цене реализуемых товаров. Для целей правоприменения не представляется возможным отделить в составе выручки ответчика стоимость услуг, связанных с реализацией товаров, от цены этих товаров.

Судом первой инстанции учтено, что ответчики являются действующими организациями. Общая сумма реализованных товаров, помимо чистой прибыли, содержит в себе сумму всех производственных расходов на приобретение сырья, расходных материалов, упаковки и иные сопутствующие расходы, необходимые для изготовления товара.

С учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных при продаже товаров услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров исходя из полученных сведений о выручке ответчиков. 

В положениях статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель предусмотрел три способа расчета компенсации, предоставив правообладателю выбор одного из них. 

Суд не вправе изменять по своей инициативе способ расчета компенсации, изложенный в исковом заявлении (пункт 59 Постановления Пленума № 10, пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Оценив представленные в дело доказательства и позиции сторон суд первой инстанции счел возможным по аналогии применить к делу положения Справки СИП.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно учитывается за правомерное использование объекта интеллектуальных прав, может определяться в том числе с учетом ранее заключенных правообладателем лицензионных договоров на предоставление права использования того же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (статья 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Судом установлено, что в данном случае 24.12.2011 между истцом и ООО «Белая мануфактура» был заключен лицензионный договор № АМ-СМФ-12/21-252 в редакции дополнительного соглашения от 22.05.2023, согласно которому размер вознаграждения за использование права определен сторонами в размере 4 000 000 руб. за период с 24.12.2021 по 31.08.2024 (32 месяца). Стоимость права использования за 1 месяц составляет 125 000 руб. Спорный период с 01.04.2020 по 23.12.2021 составляет 21 месяц, размер вознаграждения истца за указанный период составил бы 2 625 000 руб. 

Следовательно, двукратный размер стоимости права использования произведения составляет 5 250 000 руб. 

Вместе с тем, ООО «Белая мануфактура» ходатайствовало о снижении размера компенсации до однократной стоимости права использования произведения составляющей 2 625 000 руб., а ООО «СК-Трейд» - до 1 750 000 руб. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. 

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении № 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины. Данная правовая позиция может быть использована и при применении положений статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее однократной стоимости права использования произведения).

В рассматриваемом случае суд первой инстанции, оценив заключенный ООО «Белая мануфактура» с истцом лицензионный договор, установив социальную значимость предприятий ответчиков, в том числе с учетом количества работающих на предприятиях сотрудников и производство ими налоговых отчислений в доход соответствующих бюджетов, значительный потребительский спрос продукции и высокий репутационный рейтинг ответчиков, учитывая, что нарушение исключительных прав истца было прекращено ответчиками до момента получения досудебной претензии по спору, отметив, что ранее ни ООО «Белая мануфактура» ни ООО «СК-Трейд» не привлекались к ответственности за нарушение исключительных прав третьих лиц, в том числе истца, пришел к обоснованному выводу о частичном удовлетворении требований последнего.

Исследовав обжалуемый судебный акт с учетом изложенных в апелляционной жалобе доводов, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции не допускал изменение способа расчета компенсации, а пришел к выводу о необходимости ее снижения в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, принимая во внимание правовую позицию, изложенную в Справке СИП, в постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 24.07.2020 № 40-П Конституционного Суда Российской Федерации, а также обстоятельства данного конкретного дела, суд апелляционной инстанции не усматривает наличие оснований для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку выводы, изложенные в нем, учитывают фактические обстоятельства настоящего дела (включая избранную истцом правовую модель поведения защиты нарушенного права). При этом определенный судом размер компенсации, в рассматриваемом случае обеспечивает баланс интересов сторон, соответствует соразмерности компенсации последствиям нарушения и исключает негативные последствия для ответчиков.

Ссылки заявителя апелляционной жалобы на необоснованное отклонение судом первой инстанции заявленного им ходатайства о проведении судебной экспертизы по настоящему делу судом апелляционной инстанции признаны подлежащими отклонению, поскольку ходатайство истца о назначении судебной экспертизы обоснованно отклонено судом первой инстанции (статья 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом суд первой инстанции верно исходил из того, что в материалах дела имеется достаточно доказательств, в том числе первичных документов, для принятия правового решения, а само по себе проведение экспертизы по конкретным поставленным истцом вопросам с учетом специфики данного спора не направлено на достижение правовой определенности во взаимоотношениях сторон, и не способствует скорейшему разрешению правового конфликта между участниками спора и соблюдению установленных сроков рассмотрения дела.

Доводы заявителя апелляционной жалобы, сводящиеся к несогласию с выводами по заключениям эксперта (специалиста) от 13.02.2023, апелляционным судом отклоняются, поскольку несогласие истца с результатом исследования специалиста само по себе не свидетельствует о несоответствии или недостоверности выводов в оспариваемых заключениях. В данном случае сомнения стороны направлены на собственную оценку доказательств и фактических обстоятельств дела без приведения каких-либо объективных данных, с достоверностью свидетельствующих об ошибочности этих выводов

Аргументы, содержащиеся в апелляционной жалобе, проверены в полном объеме и отклонены по изложенным выше мотивам. Каких-либо обстоятельств, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить (изменить) обжалуемый судебный акт, заявителем не приведено и судом апелляционной инстанции не установлено. 

Таким образом, решение суда первой инстанции в обжалуемой части является законным и обоснованным, поскольку оно принято с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены (изменения) судебного акта в обжалуемой части по доводам заявителя не имеется. 

В остальной части законность и обоснованность судебного акта при отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, в силу части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не проверялись.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.05.2024 по делу № А43-9565/2023 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

 

Председательствующий судья 

 

Судьи

 

Н.В. Устинова 

 

Е.Н. Наумова

 

А.Н. Ковбасюк