Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-79670/18-5-128

г. Москва

24 октября 2018 года.

Резолютивная часть решения объявлена 20 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 24 октября 2018 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола помощником ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истца Общества с ограниченной ответственностью «Парафарм» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 11.11.2002, место нахождения: 440026, 

<

...>) 

к ответчику: Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 316774600299864, дата регистрации 24.06.2016) 

третьи лица: 1) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Апифитогрупп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 14.03.2013, место нахождения: 614058, 

<

...>), 

2) Индивидуальный предприниматель ФИО3

о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 610717;

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО4 по доверенности б/н от 09.08.2018;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом;

от третьих лиц: 1) не явился, извещен надлежащим образом, 2) не явился, извещен надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Парафарм» (далее также – истец, ООО «Парафарм») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее также – ответчик, ИП ФИО2) о запрете реализации товара: биологически активная добавка к пище Сироп «ХОНДРОФИТ» (СГР № RU.77.99.11.003.Е.003903.09.17 от 05.09.2017), взыскании 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.  

В порядке ст. 51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Апифитогрупп» (далее также – третье лицо 1) и индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее также – третье лицо 2).

В судебное заседание явился представитель истца.

Ответчик и третьи лица в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ.

Ранее ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, согласно которому предприниматель против удовлетворения заявленных требований возражает, факт нарушения исключительных прав истца не оспаривает, при этом не согласен с размером компенсации, считая его завышенным и чрезмерным, ходатайствовал о снижении размера компенсации.

В судебном заседании истцом заявлено ходатайство о привлечении к участию  в деле в качестве соответчиков ООО «НПК «Апифитогрупп» (третьего лица 1) и ИП ФИО3(третьего лица 2), в удовлетворении которого судом отказано с учетом положений ч. 5 ст. 159 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, оценив представленные доказательства в совокупности, суд признает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Парафарм» является правообладателем словесного товарного знака «ХОНДРО-ВИТ» по свидетельству Российской Федерации № 610717, в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее также - МКТУ): «фармацевтические препараты, пищевые добавки для человека и животных; биологически-активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей». Дата приоритета товарного знака - 11.06.2015, дата регистрации товарного знака - 28.03.2017, дата истечения срока действия исключительного права – 11.06.2025.

Истец осуществляет производство и реализацию фармацевтических препаратов, биологически активных добавок к пище, в том числе и препарата «ХОНДРО-ВИТ», в полной мере используя товарный знак.

В январе 2018 года истцу стало известно, что ответчиком реализуется продукция в упаковке, маркированная обозначением «ХОНДРОФИТ», сходным до степени смешения с товарным знакам истца. Согласно информации, размещенной на упаковке, производителем товара является общество с ограниченной ответственностью «Апифитогрупп» (третье лицо 1), поставщиком продукции является ИП ФИО3 (третье лицо 2), что следует из товарных накладных.  

По мнению истца, действиями ответчика нарушено исключительное право истца на товарный знак «ХОНДРО-ВИТ», поскольку ответчик использовал его в наименовании реализуемого товара сиропа «ХОНДРОФИТ» при предложении к продаже и продаже без согласия истца на использование товарного знака

29.01.2018 истец направил в адрес ответчика претензионное письмо, в котором указал на факт сходства до степени смешения наименования сиропа «ХОНДРОФИТ» и товарного знака истца, прекращение использования спорного наименования в отношении товаров, однородных товарам, указанных в перечне товарного знака в отсутствие согласия истца, однако ответчиком претензия оставлена без ответа.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Принадлежность истцу спорного товарного знака установлена судом, подтверждена документально, не оспаривается ответчиком.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Суд приходит к выводу, что указанное на реализованной ответчиком упаковке товара обозначение продукции «ХОНДРОФИТ», сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

 Так, проанализировав сравнение словесных обозначений «ХОНДРОФИТ». «ХОНДРО-ВИТ» по фонетическому, визуальному и семантическому критериям, суд пришел к следующим выводам.

Оба обозначения состоят из девяти звуков, восемь из которых совпадают и только один звук различен.

Совпадающие звуки имеют идентичное расположение, совпадают слоги: «ХОН», «ДРО», а слоги «ФИТ» - «ВИТ» имеют фонетическое сходство. Число слогов - совпадает. Ударный звук совпадает - «И».

Фонетическое сходство сравниваемых словесных обозначений очевидно. В данном случае имеет место тождество звучания начальной и средней частей обозначений и сходство звучания конечной части обозначений.

Оба словесных элемента выполнены компьютерным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Отличие состоит в цветовом решении словесных элементов и разделении дефисом на две части слова «ХОНДРО-ВИТ».

В отличие от товарного знака словесный элемент, присутствующий на упаковке товара БАД (Сироп), выполнен жирным шрифтом и имеет иное графическое написание букв.

Сравниваемые словесные элементы не имеют смыслового значения, являются фантазийными. Однако их звуковое сходство обуславливает возникновение идентичных ассоциативных представлений при их восприятии.

Начальная часть сравниваемых словесных обозначений «ХОНДРО» имеет определенное смысловое значение (Хондро - ряд лекарственных средств, обладающих хондропротекторным действием и способствующих восстановлению структуры поврежденного хряща суставов). Как следствие при восприятии обозначений у потребителя могут возникнуть похожие ассоциации, обусловленные свойствами и назначением продукции.

Учитывая изложенное, сравнение словесных обозначений «ХОНДРОФИТ» и «ХОНДРО-ВИТ» по фонетическому, семантическому и визуальном критериям указывает на наличие их сходства до степени смешения.

При этом, выявленные отдельные отличия являются не существенными и не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Учитывая правовую позицию, изложенную в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 3691/06 от 18.07.2006г., № 2979/06 от 18.07.2006,  угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

При оценке сходства товарных знаков проводится комплексный анализ, учитывающий не только их фонетическое и графическое сходство, но и различительную способность, а также анализируется вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Усилению сходства товарного знака истца с обозначением, используемым ответчиком способствует тот факт, что сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения используются.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно Методическим рекомендациям по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 31.12.09 № 198), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Товарный знак «ХОНДРО-ВИТ» зарегистрирован для товаров 05-го класса МКТУ: «фармацевтические препараты, пищевые добавки для человека и животных; биологически-активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей».

Обозначение «ХОНДРОФИТ» используется ответчиком в отношении того же товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак 05-го класса МКТУ: «биологически активные добавки к пище». Вид товаров совпадает, они имеют схожее назначение, места сбыта и круг потребителей - идентичны.

Таким образом, продукция истца - «биологически-активная добавка к пище», маркированная вышеуказанным товарным знаком, является однородной продукции, вводимой в гражданский оборот ответчиком, маркированной спорным обозначением. В связи с этим велика вероятность реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в материалы дела фотографиями приобретенного истцом у ответчика товара в упаковке сиропа «ХОНДРОФИТ», кассовым чеком от 23.01.2018, а также  не оспаривается ответчика.

При этом, ответчик указывает, что прекратил продажу оставшейся партии товара в количестве 82 штук сразу после получения претензии. Представил товарную накладную, подтверждающую приобретение спорного товара в количестве 100 штук у ИП ФИО3

Истец не давал ответчику согласия или разрешения на использование товарного знака при введении в гражданский оборот собственной продукции. Доказательств обратного ответчиком не представлено.

Таким образом, ответчик осуществил незаконное использование результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит истцу.

Доводы ответчика, приведенные в отзыве на исковое заявление, отклоняются судом как необоснованные.

Ответчик не может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности, в том числе в связи с отсутствием его вины, поскольку его деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Следовательно, ответчик может быть привлечен к ответственности за нарушение исключительных прав в виде взыскания с него компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и при отсутствии его вины.

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительного права истца на товарный знак, ответчиком в материалы дела не представлено.

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. 

В силу п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В целях пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, подлежат удовлетворению исковые требования о запрете ответчику реализации товара: биологически активная добавка к пище Сироп «ХОНДРОФИТ» (СГР № RU.77.99.11.003.Е.003903.09.17 от 05.09.2017), произведенной  ООО «НПК «Апифитогрупп».

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец, ссылаясь на то, что правообладатель, безусловно, несет убытки, поскольку уменьшается спрос на его продукцию, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере  300 000 руб. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным 4 требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

 Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Суд, принимая во внимание доводы ответчика о чрезмерности суммы компенсации, учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины ответчика, вероятные убытки истца, исходя из принципов разумности и справедливости, считает возможным снизить размер компенсации до 100 000 рублей 

Взыскание компенсации в указанном размере с ответчика суд считает соразмерным, обоснованным и призванным в полной мере восстановить имущественное положение истца, а требования истца в указанной части также подлежащими удовлетворению. 

Уплаченная истцом при обращении в суд госпошлина взыскивается с ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 10 000 руб. на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

Учитывая изложенное руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Запретить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 316774600299864) реализацию товара: биологически активная добавка к пище Сироп «ХОНДРОФИТ» (СГР № RU.77.99.11.003.Е.003903.09.17 от 05.09.2017г.).

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 316774600299864) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Парафарм» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., а также 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. расходы по оплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья

Е.Н. Киселева