﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

http://www.kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А27-18035/2020

город Кемерово

06 декабря 2021 года

Дата оглашения резолютивной части решения: 29 ноября 2021 года

Дата изготовления судебного акта в полном объёме: 06 декабря 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи  Филатова А.А.

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Никулиной К.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Интелпро» (ОГРН 1167746903147, ИНН 7723476161), город Москва 

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Водочная Компания» (ОГРН 1054213008013, ИНН 4213005473), Кемеровская область – Кузбасс, город Мариинск

третьи лица:

1/ Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» (ОГРН 1167746903136, ИНН 5036161963), Московская область, город Подольск,

2/ Общество с ограниченной ответственностью «Статус-Групп» (ОГРН 1127746223604, ИНН 7715910836), город Москва 

 о взыскании 591 611 560 руб.

при участии:

от ответчика: Мухтарова-Казарновская А.Ф. – представитель (доверенность от 07.06.2021 № 143, диплом), Епифанцева А.А. – представитель (доверенность от 15.10.2021 № 174, диплом).

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Интелпро обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Водочная Компания» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 423101 в размере 532 091 293 рублей 20 копеек (с учетом изменений размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» и общество с ограниченной ответственностью «Статус-Групп».

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27.01.2021, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2021, исковые требования удовлетворены частично: с общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Водочная Компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интелпро» взыскана компенсация в размере                  266 045 646 рублей 60 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2021 решение Арбитражного суда Кемеровской области от 27.01.2021 по делу № А27-18035/2020 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2021 по тому же делу отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

Ответчик иск оспорил, сославшись на то, что продукция производилась и поставлялась по заказу третьего лица ООО «Статус-Групп» в соответствии с условиями сублицензионных договоров от 30.09.2016 № 22/09-2016, от 18.12.2015 № 02/12-2015, от 01.04.2017 № 01/04-2017, эталон (образец) продукции  согласованы ООО «Статус-Групп», использование в производстве только тех комплектующих материалов (этикеточное оформление, бутылка, пробка, колпачок и т.д., которые согласованы.

Кроме того, ответчик полагает, что истец злоупотребляет правом, поскольку спорный товарный знак никогда не использовался правообладателем, не осуществлялась деятельность по производству алкогольной продукции, не предоставляло никогда и никому право на использование спорного товарного знака, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии угрозы смешения товарного с этикетом водки «Добрый медведь», кроме того полагает, что спорный товарный знак в виде изображения следа медвежьей лапы является дополнительным (слабым) относительно доминирующего товарного знака изображения медведя, соответственно не может восприниматься отдельно от иных элементов этикетки и её конструкции в целом.

При новом рассмотрении дела истец явку представителей в судебное заседание не обеспечил, письменных пояснений, возражений на доводы ответчика не представил.

Из пояснений ответчика и письменных документов, представленных в дело следует, что общество с ограниченной ответственностью «Интелпро», город Москва согласно, представленных сведений с официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в сети Интернет и свидетельств на товарные знаки листы дел, в период времени с 13.01.2017 по 01.11.2018 являлось правообладателем товарного знака № 423101 (графическое изображение в виде следа медвежьей лапы): дата приоритета 11.02.2010, дата регистрации 18.11.2010, дата истечения срока действия исключительного права: 11.02.2020;

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров относящихся к 33 классу МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива), водка.

В ходе мониторинга истцом установлено, что общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ», город Мариинск, Кемеровская область производит, реализует и вводит в гражданский оборот алкогольную продукцию с торговым названием «Добрый медведь» с использованием товарного знака № 423101 (изображения лапы медведя) на этикетках и крышечке.

Обстоятельства размещения на производимом и реализуемом товаре спорного товарного знака подтверждены протоколом осмотра письменных доказательств от 14.10.2019, а также сведениями, содержащимися в уведомлении от 05.04.2017 № 79,  направленном в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка о намерении реализовывать алкогольную продукции, к которым приложены образцы маркировки алкогольной продукции (внешний вид продукта) на которых изображен спорный товарный знак, при этом в графе «сведения о товарном знаке» ответчиком не указаны сведения об использовании товарного знака № 423101, а указаны только три товарных знака, права на использование которых переданы по лицензионному и сублицензионным договорам.

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Следовательно, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Ответчик факт производства и поставки алкогольной продукции с использованием товарных знаков, правообладателем которых в спорный период времени являлся истец, не оспорил, ссылаясь в то же время на использование изображений группы товарных знаков в соответствии с согласованным эталоном товара на условиях лицензионного и сублицензионных договоров.

Объем реализованной продукции определен истцом в соответствии с ответом федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), с учетом доводов ответчика дублировании одной накладной два раза, применив контррасчет ответчика: 1 112 220 бутылок, проданных по цене 173 руб. и 437 580 бутылок, проданных по цене 168 руб. 27 коп.

Нарушение, по мнению истца, ответчиком исключительных прав на использование товарных знаков и наименования места происхождения товара  послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.  Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса, любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации)

В соответствии со статьями 1488, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжение правообладателем исключительным правом на товарный знак возможно путем заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.

Правообладатель товарного знака вправе передать по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак принадлежащее ему исключительное право на соответствующий товарный знак, в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, приобретателю исключительного права (пункт 1 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации). Такой договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что следует из статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1503 Гражданского кодекса Российской Федерации, в Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Исходя из смысла изложенных положений, исключительное право на товарный знак распространяется только на те товары и услуги, которые были заявлены правообладателем при регистрации товарного знака, и в отношении которых последний получил правовую охрану, что должно быть отражено в свидетельстве на товарный знак.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак может быть использован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Из приведенной нормы следует, что товар, его этикетка и упаковка рассматриваются как один объект. Индивидуализация товара осуществляется, в том числе, нанесением товарных знаков на этикетку и упаковку.

В соответствии с частью 4 статьи 1515  Гражданского кодекса Российской Федерации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара.

В силу части 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В обоснование требования о взыскании компенсации истец сослался та то обстоятельство, что ни лицензионным договором от 29.06.2016 № 14/04-2016, заключенным правопредшественником истца обществом с ограниченной ответственностью «Дивиус» (лицензиар) с обществом с ограниченной ответственностью «Статус-Групп» (лицензиат), ни заключенные лицензиатом с ответчиком сулблицензионные договоры от 30.06.2016 № 22/09-2016, и от 01.04.2017 № 01/04-2017, не содержат условий о передаче права использования товарного знака № 423101.

Вышеуказанные договоры, по сути, являются идентичными по своему тексту, правам и обязанностям сторон.

По условиям данных договоров (статья 4), стороны утверждают Эталон продукции по товарному и внешнему виду (в т.ч., в части используемых товарных знаков) и согласовывают его перед розливом. 

Этикет водки «Добрый медведь» разработан в 2010 году правопредшественником истца (ООО «Дивинус») и представлен на выставке «Продэкспо-2010», согласно сведениям с веб-сайта компании Soldis -разработчика бренда.

У каждой из сторон лицензионного и сублицензионного договоров находились согласованные и утвержденные образцы продукции в качестве Эталона и Истцом не предоставлено доказательств того, что продукция не соответствовала утвержденным образцам.

В силу статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя. По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом. 

Однако по смыслу статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключено использование товарного знака под контролем правообладателя и без заключения такого договора. Такая ситуация может иметь место, например, при использовании товарного знака лицом, аффилированным с его правообладателем.

Для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или не наступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 данного Кодекса).

Правообладатель согласовал использование товарных знаков, утвердив «Эталон» продукции до начала ее производства. 

Ответчик производил продукцию в строгом соответствии с утвержденным ООО «Статус-Групп» макетом этикета и всех комплектующих элементов.

В ходе исполнения лицензионного и сублицензионного договоров, каких-либо претензий о незаконном использовании товарных знаков не предъявлялось.

Разработка первым правообладателем - ООО «Дивинус» (правопредшественником истца) унифицированного бренда и эталонного этикета, в которых использован товарный знак по свидетельству № 423101, и установление обязанности его использования в рамках договоров с производителями, по смыслу ст. 1233 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации является предоставлением согласия на использование такого товарного знака, с последующим контролем его использования в утвержденном виде.

Исходя из обстоятельств исполнения лицензионного и сублецинзионного договоров, ответчик использовал спорный товарный знак на производимой продукции, с согласия правообладателя, что не является нарушением исключительного права на его использование по смыслу статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 154 Постановления Пленума ВС РФ № 10 суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права па товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом».

Согласно позиции Верховного суд РФ, изложенной в Определении от 23.07.2015 года по делу № 310-ЭС15-2555: «с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени действий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца».

Истцом не представлено доказательств использования товарного знака по свидетельству № 423101 ни одним из способов, предусмотренных действующим законодательством, заключения лицензионных и сублицензионньгх договоров в отношении товарного знака по свидетельству № 423101, производства и введения в гражданский оборот алкогольную продукцию с товарным знаком по свидетельству № 423101 и иную алкогольную продукцию

ООО «Интелпро» и ООО «Магнат» владели товарным знаком последовательно короткий период времени - 1г 9м и 1г 7м, что указывает на отсутствие реальной экономической заинтересованности в использовании товарного знака.

При этом иски не предъявляются к взаимозависимому лицу ООО «Статус-Групп».

Иск к производителю предъявлен после окончания владения товарным знаком и строго после начала процедуры банкротства ООО «Статус-Групп», что лишает ответчика предъявлять требования к нему, поскольку согласно сублицензионному договору именно он обязан «урегулировать требования и компенсировать расходы, связанные с использованием дизайна этикеток, упаковки и элементов комплектующих для маркировки продукции и ее внешнего вида» (пункт 3.2.2.4).

Спорный товарный знак создан специально для этикета водки «Добрый медведь», заявки на все элементы этикета подготовлены одним и тем же патентным поверенным, поданы в один и тот же месяц - февраль 2010 года, однако, товарный знак по свидетельству № 423101 до сих пор не передается никому, но продолжает использоваться; водка «Добрый медведь» производится по настоящее время.

Истец не предъявлял каких-либо претензий о незаконном использовании спорного товарного знака в период существования исключительного права и действия лицензионного и сублицензионного договоров, по которым сторонами был утвержден эталон продукции и этикет; о нарушении было заявлено лишь после отчуждения товарного знака последующим владельцам.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействущего ей, в том числе в получении необходимой информации.

В настоящем случае, с учетом цели инвестирования, ожидаемым поведением истца и любого добросовестного правообладателя являлся бы запрет использования спорного товарного знака и предложение ответчику оформить право использования спорного товарного знака.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). 

Исходя из изложенного, с учетом обстоятельств настоящего дела суд приходит к выводу, что умысел истца направлен на причинение вреда ответчику путем взыскания компенсации без предупреждения о необходимости прекращения использования товарного знака либо предложения о предоставлении права использования товарного знака.

Истцом не представлено доказательств использования товарного знака при маркировке товаров, а также при продвижении товаров, для индивидуализации которых спорный товарный знак зарегистрирован, не подтверждена надлежащими доказательствами цель приобретения спорного товарного знака, а также не представлено достоверных доказательств в обоснование причин его неиспользования. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о намеренном приобретении ООО «Интелпро» товарных знаков для целей предъявления требований о взыскании компенсации.

Согласно статьям 8, 9, 65, 64 части 1, 65 части 2, 71, 168 АПК РФ, арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права и на основе состязательности и равноправия сторон.

Исходя из представленных в дело доказательств, исковое заявление удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относятся на истца, поскольку судебный акт принят не в его пользу.

Руководствуясь статьями 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск), в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам (г. Москва). 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья	                                                                                              А. А. Филатов