﻿

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-113533/2020

04 октября 2021 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     29 сентября 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме  04 октября 2021 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  М. Л. Згурской

судей  Н. О. Третьяковой, Е. И. Трощенко

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания      В. И. Короткевичем

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-30222/2021)  ООО «Оллрэди» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.06.2021 по делу № А56-113533/2020 (судья Нефедова А.В.), принятое

по иску ООО «Юниконт СПб»

к 1) ООО «АДВ-сервис, 2) ООО «Оллрэди»

третье лицо: ООО  «НПК Морсвязьавтоматика» 

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

при участии:

от истца: Моисейчикова Т. В. (доверенность от 20.09.2021)

от ответчика: 1) не явился (извещен); 2) Алексеева Т. Л. (доверенность от 02.06.2021)

от 3-го лица: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Юниконт СПб» (ОГРН 1057810213416, ИНН 7811317259, адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, 26, лит. Е; далее – ООО «Юниконт СПб») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Оллрэди» (ОГРН 1187847150754, ИНН 7816674374, адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, наб. р. Волковки, д. 7 лит. А, оф. 2050; далее – ООО «Оллрэди»), в котором просило:

- обязать ООО «Оллрэди» опубликовать на стартовой (посадочной) странице сайта www.allready.ru судебный акт по делу с указанием правообладателя товарного знака «Unimach» по свидетельству № 424969 в течение 10-ти рабочих дней с даты вступления судебного акта в законную силу;

- взыскать 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 424969 («Unimach»);

- взыскать судебную неустойку, предусмотренную статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), в сумме 10 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда ответчиком (в части неимущественных требований), а также 44 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

К участию в деле в качестве в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «АДВ-сервис» (далее – ООО «АДВ-сервис»), в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - общество с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» (далее – ООО «НПК Морсвязьавтоматика»).

Решением от 28.06.2021 суд взыскал с ООО «Оллрэди» в пользу ООО «Юниконт СПб» 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Unimach» по свидетельству № 424969, а также 12 667 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в удовлетворении требований истца о взыскании с ООО «Оллрэди» компенсации, расходов по уплате государственной пошлины в оставшемся размере, а также в обязании ответчика опубликовать на стартовой (посадочной) странице сайта www.allready.ru судебный акт по делу с указанием правообладателя товарного знака «Unimach» по свидетельству № 424969 в течение 10-ти рабочих дней с даты вступления судебного акта в законную силу, взыскании судебной неустойки, предусмотренной статьей 308.3 ГК РФ, в сумме        10 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, отказал, в удовлетворении исковых требований к ООО «АДВ-сервис» отказал в полном объеме.

В апелляционной жалобе ООО «Оллрэди» просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска, ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, а также неправильное применение норм материального права. По мнению подателя жалобы, указание обозначений, тождественных товарному знаку или сходных до степени смешения с ним в качестве ключевого слова при размещении контекстной рекламы в сети Интернет не может быть признано использованием соответствующего товарного знака в понимании статьи 1484 ГК РФ.

Представители ООО «АДВ-сервис» и ООО «НПК Морсвязьавтоматика»,  извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явились. Ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы сторонами не заявлено. С заявлением о принятии участия в судебном заседании путем проведения онлайн-заседания стороны не обращались. Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие ООО «АДВ-сервис» и ООО «НПК Морсвязьавтоматика», поскольку они извещены надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без их участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее - АПК РФ, Кодекс).

В судебном заседании представитель ООО «Оллрэди» поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель ООО «Юниконт СПб» против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО «Юниконт СПБ» является правообладателем товарного знака «UNIMACH» по свидетельству Российской Федерации № 424969, зарегистрированного 08.12.2010 по заявке № 2009704838 с приоритетом от 04.03.2009 в отношении товаров 7-го класса «держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования, теснения; машины для доводки; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые; механизмы подающие [детали машин]; направляющие машин, станков; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие; передачи силовые; прессы [машины промышленные]; прессы штамповочные [для горячей штамповки]; приводы [трансмиссии] для машин; резаки [детали машин]; станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями», 9-го класса «аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]», услуг 42-го класса «изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истцу стало известно о нарушении исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969. 

При вводе словесного элемента товарного знака «UNIMACH» в поисковой системе Яндекс появлялось рекламное объявление «Лазерные и фрезерные станки с ЧПУ/ALL-ready.ru». 

При обращении к данному рекламному объявлению осуществлялся переход на сайт www.all-ready.ru. На указанном сайте осуществляется предложение неограниченному кругу лиц по продаже лазерных станков. 

Таким образом, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без разрешения правообладателя использовался словесный элемент защищаемого товарного знака в качестве ключевого слова при размещении рекламы на поисковом сервисе Яндекс. 

Рекламируемые и предлагаемые к продаже товары на сайте www.all-ready.ru являются однородными к товарам, в отношении которых зарегистрирован, используется товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969. 

Для фиксации нарушения исключительного права истец произвел фотографирование сайта www.all-ready.ru, распечатки с сайта представил в материалы дела. 

Осмотрами сайта www.all-ready.ru за период с 23.04.2020 по 10.05.2020 фиксируются реквизиты продавца и фактического рекламодателя ООО «Оллрэди».

Принадлежность ему данного сайта последним не оспаривается. 

Адрес последнего, указанный на осмотренном сайте, соответствует данным Единого государственного реестра юридических лиц.

Сайт www.all-ready.ru также содержит контактные данные ООО «Оллрэди», технические характеристики и цены лазерных станков по металлу. 

Осмотры сайта подтверждают возможность интерактивного заказа станков или подачи заявок прямо на указанном информационном ресурсе.

С целью обеспечения доказательств в соответствии со статьей 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариусом осмотрены информационные ресурсы в сети Интернет. 

Результат осмотра зафиксирован протоколом осмотра доказательств от 30.04.2020 на бланке 78 АБ 8291975. 

Протокол содержит описание последовательности осмотра информационных ресурсов. На станице с адресом «yandex.ru» вводится «unimach», далее нажимается кнопка поиска. Визуализация действий, результат поискового запроса фиксируются в протоколе. 

При заданном в поиске «UNIMACH» появляется реклама сайта www.all-ready.ru. В протоколе отмечается рекламный характер объявления. 

Ссылка на сайт www.all-ready.ru сопровождается значком «реклама». 

На осмотренном информационном ресурсе представлены лазерные станки, с указанием цен, и информацией о возможность поставки в различные регионы Российской Федерации. Сайт www.all-ready.ru обеспечивает возможность on-line заказа продукции, содержит контрактные адреса, электронную почту, телефоны ООО «Оллрэди». Адрес одной из осмотренных нотариусом электронных страниц содержит параметры «utm_term=Unimach», что отражено в протоколе от 30.04.2020. Наличие дополнительного параметра «utm_term=unimach» свидетельствует о том, что показ объявления и последующий переход с рекламного объявления «Лазерные и фрезерные станки с ЧПУ/ALL-ready.ru» на сайт www.all-ready.ru осуществлен вследствие ввода поискового запроса «unimach», тождественного словесному элементу защищаемого средства индивидуализации. Переход на сайт ООО «Оллрэди» по служебному дополнительному параметру «…utm_term=unimach» подтверждается распечатками с указанного выше информационного ресурса, представленными истцом. 

В подтверждение указания ключевого слова «UNIMACH» в настройках спорной рекламной кампании вручную истец представил экспертное заключение от 07.09.2020 № 1 по вопросам настроек рекламной компании в сети Интернет, выполненное ООО «СмартДек», а также переписку со службой клиентской поддержки ООО «Яндекс», зафиксированную протоколом осмотра доказательств от 22.07.2020 на бланке 78 АБ 8691055.

На странице 4 приложения № 1 к протоколу от 22.07.2020 размещен направленный в службу клиентской поддержки Яндекс вопрос: «Если я посмотрю на ссылку после перехода на посадочную страницу и там будет «Utm_term=ключевое слово» и не будет «utm_content= тип показа.ключевое слово» – это значит что моя реклама показана по выбранному вручную ключевому слову, а не автотаргетингом, верно?». 

На странице 3 приложения № 1 к протоколу от 22.07.2020 имеется ответ отдела клиентского сервиса, направленный с адреса client-service@yandex-team.ru согласно которому «…если вместо (keyword) будет показана ключевая фраза, а вместо (match_type) (match_keyword) не будет типа показа и фразы, значит, это был переход по ключевой фразе. Одновременно и по ключевой фразе и по автотаргетингу показ идти не может». Из ответа следует, что ключевое слово «Unimach» указано в настройках спорной рекламной компании вручную, а не в результате работы алгоритма автотаргетирования.

Истцом в адрес ООО «Оллрэди» направлена претензия с требованиями выплаты компенсации за нарушение исключительного права. Дополнительно истец потребовал от ООО «Оллрэди» опубликовать сведения о правообладателе товарного знака UNIMACH по свидетельству № 424969 на сайте www.all-ready.ru.

Установив принадлежность исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 424969 обществу «Юниконт СПб», а также то, что обозначение «unimach» использовано ООО «Оллрэди» с целью привлечения покупателей к своему товару, однородному товару, производимому обществом «Юниконт СПб», для индивидуализации которого зарегистрирован защищаемый товарный знак, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия ООО «Оллрэди» являются нарушением исключительного права на товарный знак общества «Юниконт СПб», в связи с чем удовлетворил исковые требования частично и взыскал с ООО «Оллрэди» в пользу ООО «Юниконт СПб» 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Unimach» по свидетельству № 424969.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит отмене.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

ООО «Оллрэди» не оспариваются выводы суда первой инстанции о принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 424969, а также об использовании им обозначения «unimach» в качестве ключевого слова в рекламе «Яндекс.Директ».

ООО «Оллрэди» не согласно с выводом суда первой инстанции о наличии в его действиях по размещению в Интернет-поиске ключевого слова, сходного с товарным знаком ООО «Юниконт СПб»,  нарушения исключительного права на этот товарный знак.

При рассмотрении дела по существу суд первой инстанции,  принимая во внимание, что использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова направлено на привлечение покупателей, которые в поиске задают планируемую к приобретению конкретную продукцию, признал подобный способ адресации одним из способов использования товарного знака.

Частично удовлетворяя заявленные ООО «Юниконт СПб» требования, суд указал, что ООО «Оллрэди», используя обозначение «UNIMACH» в качестве ключевого слова, сознательно влиял на работу поисковых систем, предоставляя пользователям доступ к информации об однородных товарах, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца. Указание в качестве ключевого слова чужого товарного знака предполагает и предопределяет показ собственного рекламного объявления. Использование чужого средства индивидуализации в настройках рекламной кампании по продвижению собственного сайта, на котором рекламируются товары, однородные к товарам, для которых зарегистрирован товарный знак, подпадает под понятие использование права на товарный знак по статье 1484 ГК РФ и, соответственно, приводит к нарушению исключительных прав истца.

Апелляционный суд не согласен с указанными выводами суда первой инстанции.

В пункте 172 Постановления № 10 разъяснено, что использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции.

Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

В силу части 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Для взыскания же компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК РФ.

Способы использования исключительного права на товарный знак перечислены в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, приведенном выше.

Судом установлено, что при вводе словесного элемента товарного знака «UNIMACH» в поисковой системе Яндекс появлялось рекламное объявление «Лазерные и фрезерные станки с ЧПУ/ALL-ready.ru». При обращении к данному рекламному объявлению осуществлялся переход на сайт www.all-ready.ru.

Следовательно, в данном случае сходное с товарным знаком истца обозначение использовалось в качестве ключевого слова для поиска информации в сети «Интернет», что по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, не индивидуализирует какие-либо товары, услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.02.2014 № ВАС-1320/14 по делу № А40-19907/2013, определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.01.2019 N 305-КГ18-22963 по делу № А40-200882/2017.

При этом, вопреки выводу суда первой инстанции, отображение обозначения «unimach» в гиперссылке при переходе на сайт www.all-ready.ru не может быть признано использованием этого обозначения для индивидуализации предлагаемых к продаже товаров ООО «Оллрэди», поскольку непосредственно не входит в наполнение этого сайта (его контент), определяемый рекламодателем.

Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих, при этом потребителю не известны настройки выданных результатов поиска.

Таким образом, по общему правилу, использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением. Если же товарный знак размещен в самом рекламном объявлении, то такое использование может быть признано нарушением исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Поскольку судом первой инстанций установлено, что непосредственно в рекламном объявлении «Лазерные и фрезерные станки с ЧПУ/ALL-ready.ru», а также на сайте www.all-ready.ru отсутствовали какие-либо сходные либо тождественные товарному знаку истца обозначения, вывод о том, что в рассматриваемом случае использование без согласия правообладателя товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, является нарушением исключительного права на этот товарный знак, следует признать ошибочным, основанным на неправильном применении нормы материального права.

Вместе с тем такое использование товарного знака может быть признано актом недобросовестной конкуренции при условии доказанности необходимой совокупности ее признаков.

При таких обстоятельствах, решение суда подлежит отмене, а заявленные ООО «Юниконт СПб» к ООО «Оллрэди» требования - оставлению без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 28.06.2021 по делу №  А56-113533/2020  отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юниконт СПб» (ОГРН 1057810213416, ИНН 7811317259, адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 26, лит. Е) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОЛЛРЭДИ» (ОГРН 1187847150754, ИНН 7816674374, адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Волковки, д. 7 лит. А, оф. 2050) 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

Н.О. Третьякова

 Е.И. Трощенко