Пятый арбитражный апелляционный суд

ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001

тел.: (423) 221-09-01, факс (423) 221-09-98

http://5aas.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело

№ А51-22905/2019

г. Владивосток

21 октября 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 октября 2020 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.Б. Култышева,

судей С.М. Синицыной, Е.Н. Шалагановой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МИНИСО»,

апелляционное производство № 05АП-5250/2020

на решение от 13.07.2020 судьи А.К. Калягина

по делу № А51-22905/2019 Арбитражного суда Приморского края

по иску общества с ограниченной ответственностью «СПЛАВ»                        (ИНН 

<

***>  ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «МИНИСО»                          (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), 

третье лицо: ФИО2, 

о понуждении прекратить использование товарных знаков, изъятии из оборота и уничтожении товаров, запрете использования фирменного наименования, взыскании 12 000 000 рублей,

при участии – извещенные надлежащим образом стороны явку представителей не обеспечили

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СПЛАВ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «МИНИСО» (далее – ответчик): о понуждении прекратить использование товарных знаков MINISO; об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей изображение товарных знаков MINISO; о запрете использования фирменного наименования «ООО «МИНИСО» в следующих видах деятельности: торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах; торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах; торговлях розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах; торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах; торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах; торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах; торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах; о взыскании 12 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «MINISO» (с учетом принятых в порядке статьи 49 АПК РФ уточнений). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечен ФИО2.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 13.07.2020 исковые требования удовлетворены частично, суд решил: понудить ООО «МИНИСО» прекратить использование товарных знаков MINISO, изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «МИНИСО» продукцию, содержащую изображение товарных знаков MINISO, запретить использование фирменного наименования ООО «МИНИСО» в испрашиваемых истцом видах деятельности, взыскать с ООО «МИНИСО» в пользу ООО «СПЛАВ»     6 000 000 рублей компенсации, 56 000 рублей расходов по уплате госпошлины. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО «МИНИСО» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Приморского края от 13.07.2020 отменить. В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. 

В канцелярию Пятого арбитражного апелляционного суда от ООО «СПЛАВ» поступил отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам дела.

От ООО «МИНИСО» поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с невозможностью явки в судебное заседание представителя по причине болезни, при этом указывает, что в апелляционной жалобе изложены не все доводы, влияющие на возможную отмену обжалуемого решения.

Рассмотрев заявленное ходатайство апелляционный суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку не усматривает каких-либо препятствий для изложения дополнительных доводов в письменном виде, а также к рассмотрению дела без участия представителя ответчика, в связи с чем заявленное ходатайство по существу отвечает критериям направленного на необоснованное затягивание рассмотрения дела.

Стороны, извещенные надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. Руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), суд рассмотрел апелляционную жалобу в отсутствие их представителей. 

Исследовав и оценив материалы дела, проверив в порядке статей 266-271 АПК РФ правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение не подлежит отмене или изменению в силу следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, истцом заключен лицензионный договор с компанией MINISO HONG KONG LIMITED от 23.11.2018, согласно которому истец получил исключительную лицензию - эксклюзивные права на использование товарного знака MINISO в Российской Федерации, включая эксклюзивное право на осуществление оптовых и розничных продаж на территории Российской Федерации любых товаров под товарным знаком MINISO.

Ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 21.08.2019 под наименованием общество с ограниченной ответственностью «МИНИСО» (полное наименование) и ООО «МИНИСО» (сокращенное наименование).

Виды деятельности ответчика включают в себя, в том числе:

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 

47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 

47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 

47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 

47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 

47.62 Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах 

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

При этом, истец является правообладателем товарных знаков «MINISO», «MINI SO MINISO MINISO» по свидетельствам Российской Федерации №№ 643899, 682383.

Указанные товарные знаки зарегистрированы для индивидуализации продукции, в том числе, по классу МКТУ 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 32. 

Из представленных арбитражному суду доказательств: товаров - упаковка сухофруктов Манго, 85 грамм, пакет белый с изображением товарных знаков MINISO, кассовых чеков ответчика от 17.11.2019, от 02.01.2020, от 04.07.2020, фотоизображений, компакт-дисков, содержащих исследованные арбитражным судом видеозаписи закупки представителем истца названных товаров, следует обоснованный вывод о том, что указанные товары приобретены представителем истца у ответчика в магазинах, расположенных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала ФИО3, д. 3; 

<

...>.

 Приобретенные товары маркированы изображениями, которые являются сходными до степени смешения с изображениями товарных знаков истца №№ 643899, 682383.

Приведенными доказательствами достаточно и достоверно подтверждаются обстоятельства совершения ответчиком действий, направленных на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, сходного до степени смешения с товарами, для индивидуализации которых были зарегистрированы товарные знаки истца.

Претензиями от 04.09.2019, от 26.09.2019 в адрес ответчика истец просил прекратить незаконное использование товарного знака MINISO, реализацию товаров под указанным брендом, изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Доказательства наличия у ответчика законных оснований для использования в своей деятельности товарных знаков истца, а также доказательства законного приобретения ответчиком продукции, содержащей товарные знаки истца, у полномочного лица в материалы дела не представлены.

Истец, полагая, что вышеуказанными действиями ответчик нарушает его исключительные права, обратился с исковыми требованиями по настоящему делу в арбитражный суд.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Как следует из содержания подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ, товарный знак является приравненным к результатам интеллектуальной деятельности средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которому предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1223), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Судом первой инстанции верно оценены признаки контрафактных товаров согласно положениям пункта 1, подпункта 2, 4 статьи 1515 ГК РФ, обоснован вывод о том, что поскольку ответчик незаконно совершил действия, направленные на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации без правовых оснований товаров, сходных до степени смешения с товарами, для индивидуализации которых были зарегистрированы товарные знаки истца, истец, как правообладатель данных товарных знаков, на основании статьи 1515 ГК РФ вправе требовать взыскания с ответчика в судебном порядке суммы компенсации за незаконное использование этих товарных знаков.

Оценивая обозначения, содержащиеся на товарах, приобретенных представителем истца у ответчика, с товарным знаком истца, суд первой инстанции сделал верный вывод о том, что надпись «MINISO» на товарах ответчика графически и семантически (по смыслу) сходна до степени смешения с товарными знаками истца, поскольку имеют с ним идентичное смысловое значение, аналогичные изобразительные элементы - буквы английского алфавита и одинаковое зрительное впечатление.

Потребитель, приобретая указанный товар, может быть введен в заблуждение относительно такого товара и его изготовителя, поскольку спорный товар ассоциируется с товарными знаками истца «MINISO», «MINI SO MINISO MINISO». 

Визуальное сравнение надписей «MINISO» на продукции с товарным знаком по свидетельствам Российской Федерации №№ 643899, 682383 вызывает общее впечатление об их схожести до степени смешения.

Таким образом, судом первой инстанции верно указано, что надпись «MINISO» на приобретенных представителем истца у ответчика товарах сходна до степени смешения с товарными знаками по свидетельству Российской Федерации №№ 643899, 682383.

Спорная сумма компенсации определена истцом в общем размере 12 000 000 рублей, по 6 000 000 рублей за незаконное использование товарных знаков истца в каждом из магазинов ответчика, в двукратном размере стоимости права использования товарного знак.

В подтверждение стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака представлены генеральный лицензионный договор № DL0076 от 23.11.2018, сублицензионные договоры. 

Арбитражный суд, определяя размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки, исходя из того, что компенсация рассчитана истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно, в двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, принимая во внимание отсутствие надлежащих доказательств, опровергающих стоимость права использования этого знака, установленную представленными сублицензионными договорами, использование ответчиком товарных знаков истца продолжительное время, в нескольких магазинах, количество принятой к реализации продукции, количество реализованной продукции согласно актам приема-передачи товара, отчетам комиссионера продажах, пришел к обоснованному выводу о том, что стоимость права использования по сублицензионным договорам в размере 3 000 000 рублей, установленная указанными сублицензионными договорами подтверждена документально,  заявленная истцом компенсация в размере 6 000 000 рублей (3 000 000 x 2) является разумной и обоснованной.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации в части превышающей 6 000 000 рублей, суд верно исходил из того, что размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ определяется двукратным размером стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а не двукратным размером стоимости права использования товарного знака за каждый выявленный такой незаконный факт. 

Поскольку факт незаконного использования товарных знаков «MINISO», в том числе, на момент рассмотрения настоящего дела, подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, требования истца о понуждении ответчика прекратить использование товарных знаков «MINISO» удовлетворено правомерно в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ.

Из обстоятельств дела следует вывод, что поскольку продукция ответчика, маркированная товарными знаками истца, является продукцией, в отношении которой доказательства законного введения в гражданский оборот, доказательства наличия согласия истца на введение такой продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации не представлены, совершение ответчиком действий по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации данной продукции является нарушением исключительных прав истца на товарные знаки «MINISO», «MINI SO MINISO MINISO», в связи с чем продукция, содержащая изображение товарных знаков «MINISO», подлежит изъятию и уничтожению за счет ответчика по требованию истца в судебном порядке на основании пункта 2 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно положений пункта 4 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются ГК РФ и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица.

Согласно статьи 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Фирменное наименование юридического лица и товарный знак представляют собой самостоятельные средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ следует, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей названного пункта под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Принадлежность прав на спорные товарные знаки истцу и их регистрация подтверждены представленными в материалы дела свидетельствами на товарные знаки. Материалами дела также подтверждается факт использования ответчиком в своем полном и сокращенном наименовании обозначения «МИНИСО», тождественного, сходного до степени смешения с зарегистрированными истцом товарными знаками, а также факт использования ответчиком в отношении однородных товаров и услуг обозначения товарных знаков, права на которые зарегистрированы за истцом, в отсутствие законных оснований, без разрешения владельца исключительных прав, в связи с чем суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии нарушения со стороны ответчика принадлежащего истцу исключительного права на использование товарных знаков.

Как верно указал суд первой инстанции, слово «МИНИСО», используемое ответчиком в своем фирменном наименовании, является сходным до степени смешения с товарными знаками истца «MINISO», поскольку между обозначениями имеется звуковое сходство; между обозначениями имеется определенное графическое сходство: обозначения производят одинаковое зрительное впечатление, при написании товарных знаков истца использован английский алфавит, вместе с тем между обозначениями имеется смысловое тождество: сравниваемое обозначение переводится с английского языка на русский язык как «МИНИСО». 

Наличие в сравниваемых обозначениях тождественных словесных элементов «MINISO» и «МИНИСО» свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемых словосочетаниях понятий и идей, что имеет значение при определении сходства и степени смешения.

Ответчик не представил в материалы дела доказательства, подтверждающие наличие у него права на использование в своем фирменном наименовании сходного до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является истец.

В связи с этим иск в части исковых требований о запрете использования фирменного наименования ответчика также удовлетворен правомерно.

Довод апеллянта о несоблюдении истцом досудебного порядка спора прямо противоречит представленным в материалы дела претензиям, отправка которых ответчику подтверждается почтовой квитанцией с описью.

Обстоятельство подачи жалобы уполномоченным представителем ответчика подтверждается представленной доверенностью в обоснование ходатайства об отложении судебного заседания.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что рассматривая настоящий спор, суд первой инстанции полно и всестороннее исследовал все существенные обстоятельства дела и дал им надлежащую оценку, правильно применил нормы материального и процессуального права. Основания для отмены судебного акта не установлены, а доводы заявителя апелляционной жалобы не нашли своего объективного подтверждения.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 13.07.2020 по делу №А51-22905/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

С.Б. Култышев

Судьи

С.М. Синицына

Е.Н. Шалаганова