именем Российской Федерации

РЕШЕНИЯ

Дело № А40-245816/18-154-2637

25 декабря 2018                                                                     

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 19 декабря 2018

Решение

 в полном объеме изготовлено 25 декабря 2018

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Полукарова А.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

ООО "ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ" (115035, ГОРОД МОСКВА. УЛИЦА САДОВНИЧЕСКАЯ, ДОМ 82, СТРОЕНИЕ 2. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА06. ОГРН 

<

***>. ИНН 

<

***>. дата регистрации: 21.12.2015)

к ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (123995, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. дата регистрации: 23.06.2004)

третье лицо: ООО «Интербизнес» (115162, 

<

...>. стр. Б/31 В), о признании недействительным уведомления № 2017Д13564 от 02.03.2018 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак 

В судебное заседание явились:

от истца (заявителя): ФИО2, доверенность от 30.07.2018 № 25;

от ответчика: ФИО3, доверенность от 15.05.2018 № 01/32-415/41;

от третьего лица: не явился ,извещён;

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ" (далее – Заявитель, Общество) обратилось с заявлением о признании ненормативного правового акта - уведомления Роспатента № 2017Д13565 (исходящая корреспонденция от 02.03.2018 г.) об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору об отчуждении, заключенному между ООО «Яндекс.Вертикали» и ООО «Интербизнес» недействительным, решение и действия (бездействия) Роспатента незаконным, отмене решения Роспатента по уведомлению № 2017Д13565 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору об отчуждении, заключенному между ООО «Яндекс.Вертикали» и ООО «Интербизнес» полностью, возложении на Роспатент обязанности зарегистрировать отчуждение исключительного права на товарный знак № 377994 на имя ООО «Яндекс.Вертикали».

Заявитель в судебном заседании поддержал заявленные требования по доводам, изложенным в заявлении и письменных пояснениях.

Заинтересованное лицо против удовлетворения заявленных требований возражало по доводам, изложенным в отзыве на заявление. 

Третье лицо в судебное заседание не явилось, о времени и месте рассмотрения дела извещено надлежащим образом. Дело рассмотрено в его отсутствие в соответствии со ст. ст. 123, 156 АПК РФ

Выслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 16 июня 2017 года между Заявителем и ООО «Интербизнес» (далее - Правообладатель) был заключен договор № 10138102 об отчуждении исключительных прав.

Предметом отчуждения по данному договору были объекты интеллектуальной собственности и иные активы, в том числе доменное имя autochel.ru и товарный знак № 377994. 

05 июля 2017 года Заявителем и Правообладателем было подано совместное заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак № 377994 по договору (далее -Заявление).

15 сентября 2017 года Заявителем было получено уведомление из Роспатента о необходимости представления недостающих и (или) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления.

В уведомлении Роспатента от 15 сентября 2017 года было указано, что в представленных Заявителем и Правообладателем материалах указаны следующие сведения об адресе правообладателя ООО «Интербизнес»: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, однако согласно сведениям Госреестра, адрес правообладателя товарного знака № 377994 (на момент направления уведомления) значился следующий адрес: 454080, 

<

...>, пом. (оф.) 15. 

Вместе с тем, как указывает Заявитель, на момент направления уведомления, в Роспатенте на рассмотрении находилось заявление о внесении изменений в регистрацию товарного знака № 377994 в части адреса правообладателя. 

В ответе Заявителя от 27 ноября 2017 года на уведомление от 15 сентября 2017 года было указано, что в делопроизводство по заявлению о внесении изменений в регистрацию товарного знака № 377994 в части адреса правообладателя завершено, о чем 07.09.2017 г. была внесена соответствующая запись в Государственный реестр. Адрес правообладателя ООО «Интербизнес» указан следующий: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.

Также в уведомлении Роспатента от 15 сентября 2017 года было указано, что отчуждая исключительное право на товарный знак № 377994, Правообладатель сохраняет за собой исключительное право на товарные знаки №№ 330011, 377992, 377993, зарегистрированные в отношении идентичных и однородных товаров и услуг, которые могут рассматриваться в качестве сходных, что является препятствием для перехода исключительных прав на товарный знак № 377994 к Заявителю.

По указанным доводам Роспатента Заявителем был представлен ответ о том, что между Заявителем и Правообладателем было достигнуто соглашение о сосуществовании товарных знаков. Данное соглашение, а также письмо-согласие от Правообладателя были представлены в адрес Роспатента вместе с ответом от 27 ноября 2017 года.

20 марта 2018 года Заявителем было получено уведомление Роспатента № 2017Д13565 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору об отчуждении, заключенному между Правообладателем и Заявителем.

Заявитель, посчитав уведомление Роспатента № 2017Д13565 (исходящая корреспонденция от 02.03.2018 г.) об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору об отчуждении, заключенному между ООО «Яндекс.Вертикали» и ООО «Интербизнес», а также решение и действия (бездействия) Роспатента в связи с указанным отказом незаконными, обратился в суд с настоящим заявлением. 

В обоснование заявленных требований заявитель указывает, что им в адрес заинтересованного лица были представлены достаточные документы и основания для перехода прав на товарный знак № 377994 от Правообладателя к Заявителю.

Кроме того, Заявителем от Правообладателя были приобретены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и иные объекты, в том числе с цель передачи Заявителю сайта autochel.ru в полном объеме, то есть воля Правообладателя на передачу указанных объектов Заявителю является очевидной.

Также в обоснование своего требования Заявитель приводит довод о том, что государственная регистрация отчуждения исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 377994 по Договору не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. При этом Заявитель не указывает, какой норме права противоречит оспариваемое решение.

В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Срок, предусмотренный ч. 4 ст. 198 АПК РФ на оспаривание уведомления, решений, действий Роспатента заявителем соблюден. 

Между тем, как следует из материалов дела, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) товарный знак по заявке№2007741750 с приоритетом от 29 декабря 2007 года зарегистрирован Роспатентом 28 апреля 2009 года на ООО «Интербизнес» по свидетельству № 377994, что подтверждается представленной Роспатентом справкой, составленной на основании сведений Госреестра.

Согласно пункту 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) отчуждение исключительных прав по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Подпунктом «и» пункта 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416 (далее - Правила) установлено, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 64 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утверждённого приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 371, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июля 2016 года № 47489 (далее -Административный регламент) проверяется соответствие документов, поданных на регистрацию в Роспатент, условиям, указанным, в том числе, в подпункте «и» пункта 3 Правил.

Как следует из материалов дела, в Роспатент 5 июля 2017 года поступило заявление Общества о государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 377994 по Договору от ООО «Интербизнес» на имя ООО «Яндекс.Вертикали». Заявлению был присвоен номер 2017Д13565.

Указанное заявление и приложенные к нему документы были рассмотрены Роспатентом в пределах своей компетенции в порядке, установленном ГК РФ, Административным регламентом и Правилами.

В процессе рассмотрения Роспатентом в адрес Заявителя было направлено уведомление от29 августа 2017 года № 2017Д13565 о том, что заявление и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, в том числе, подпункта «и» пункта 3 Правил, то есть государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак может явиться причиной введения потребителя относительно товара или его изготовителя.

В ответ на указанное уведомление от Заявителя 28 ноября 2017 года поступил ответ, согласно которому между сторонами Договора заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков. Также к ответу Заявитель приложил письмо-согласие от ООО «Интербизнес» на государственную регистрацию отчуждения исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 377994.

В результате рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Роспатент принял решение в форме уведомления от 2 марта 2018 года №2017Д13565 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 377994 по Договору, поскольку такое отчуждение может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Решение Роспатента от 2 марта 2018 года было обусловлено тем, что, отчуждая исключительное право на указанный товарный знак, ООО «Интербизнес» сохраняет за собой права на сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №№330011, 377992, 377993, что подтверждается представленной Роспатентом справкой, составленной на основании сведений Госреестра.

Как указывает Роспатент, товарный знак по свидетельству № 377994 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «autochel.ru», выполненным буквами латинского алфавита. При этом элемент «chel» выполнен серым цветом и написан курсивом, а остальные элементы выполнены синим цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 37, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству № 330011 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «CHEL.ru», выполненным буквами латинского алфавита. При этом буква «Е» выполненаоранжевым цветом, а остальные элементы выполнены серым цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (справка, составленная на основании сведений Госреестра, прилагается).

Товарный знак по свидетельству № 377992 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «DomChel.ru», выполненным буквами латинского алфавита. При этом элемент «Chel.ru» выполнен синим цветом, а элемент «Dom» выполнен зелёным цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 41 классов МКТУ (справка, составленная на основании сведений Госреестра, прилагается).

Товарный знак по свидетельству № 377993 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «CELFIN.ru», выполненным буквами латинского алфавита. При этом элементы «Chel» и «ш» выполнены оранжевым цветом, а элемент «FIN» выполнен синим цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 41 классов МКТУ (справка, составленная на основании сведений Госреестра, прилагается).

Все перечисленные товарные знаки могут рассматриваться в качестве сходных до степени смешения, поскольку образуют серию товарных знаков, объединённых словесным элементом «chel» и цветовым выделением отдельных элементов товарных знаков, что не оспаривается Заявителем.

В отношении однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Роспатента от 5 марта 2003 года № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года № 4322 (далее – Правила ТЗ), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При этом товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам, совпадают или являются однородными, что также не оспаривается Заявителем.

Таким образом, отчуждение исключительного права на один товарный знак при сохранении за предыдущим правообладателем исключительных прав на другие товарные знаки из указанной серии в отношении однородных товаров и услуг может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Каких-либо доказательств, опровергающих изложенные выше доводы Роспатента, заявителем не представлено. 

Исходя из вышеизложенного суд соглашается с позицией Роспатента и считает, что уведомление Роспатента № 2017Д13565 от 02.03.2018 г. об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору об отчуждении, заключенному между ООО «Яндекс.Вертикали» и ООО «Интербизнес» вынесено законно и обоснованно, так как ООО «Интербизнес» сохраняет за собой права на сходные до степени смешения с переданным заявителю товарным знаком товарные знаки по свидетельствам №№330011, 377992, 377993. 

Поскольку указное уведомление признано судом законным, оспариваемые заявителем решение и действия (бездействия) Роспатента в связи с указанным уведомлением, также признаются судом законными и обоснованными. 

Довод Заявителя о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству № 377994 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение, поскольку между ООО «Интербизнес» и ООО «Яндекс.Вертикали» достигнуто соглашение о сосуществовании товарных знаков и представлено письмо-согласие на государственную регистрацию отчуждения исключительных прав указанный на товарный знак, не влияет на законность оспариваемого решения Роспатента.

Также суд отмечает, что действующее законодательство не предусматривает представление письма-согласия или иного соглашения в качестве основания для неприменения пункта 2 статьи 1488 ГК РФ и подпункта «и» пункта 3 Правил.

Изложенные заявителем в представленных пояснениях доводы о том, что товарные знаки ООО «Интербизнес» не являются сходными до степени смешения со знаком № 377994, исключительное право на который передано заявителю, отклоняются судом как необоснованные, поскольку документально не подтверждены заявителем. 

При указанных обстоятельствах заявление удовлетворению не подлежит.

Рассмотрев приведенные заявителем доводы суд считает их необоснованными и подлежащими отклонению, поскольку представляют собой лишь констатацию факта его несогласия со сделанными Роспатентом выводами и, ввиду отсутствия доказательств ошибочности таких выводов, не могут являться основанием для удовлетворения заявленных требований применительно к ст.ст. 198,201 АПК РФ.

Согласно части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

В связи с отказом в удовлетворении заявленных требований, расходы по госпошлине относятся на заявителя. 

На основании изложенного,  руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 201 АПК РФ.

РЕШИЛ:

Заявленные ООО "ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ" требования- оставить полностью без удовлетворения.

Проверено на соответствие Действующему законодательству РФ.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты его вынесения в полном объеме.

Судья                                                             А.В. Полукаров