ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-38448/2024

19 декабря 2024 года

г. Санкт-Петербург

Постановление изготовлено в полном объеме  19 декабря 2024 года

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  Горбачева О.В.

рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-30233/2024)  (заявление)  ООО"ФИО1 Технолоджи"  на решение   Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.08.2024 по делу № А56-38448/2024, рассмотренному в порядке упрощенного производства

установил:

De' Longhi Appliances S.r.l. (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ФИО1 Технолоджи" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "De'Longhi", (N 498944) на маркетплейсе в интернет-магазине Sbermegamarket / ОГО! Онлайн-гипермаркет в размере 200 000 рублей, почтовых расходов в сумме 80 рублей.

Определением арбитражного суда первой инстанции от 22.05.2024 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о чем стороны извещены надлежащим образом.

Решением арбитражного суда первой инстанции в виде резолютивной части от 08.08.2024 исковые требования удовлетворены в части взыскания компенсации в сумме 100 000 рублей.

Мотивированное решение  составлено 27.08.2024.

В апелляционной жалобе  ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и отказать истцу в удовлетворении требований. По мнению ответчика суд первой инстанции необоснованно не принял во внимание, что реализуемые товары были введены в гражданский оборот самим истцом и/или с его согласия официальным дистрибьютором, что исключает возможность привлечения ответчика в гражданско-правовой ответственности.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте арбитражного апелляционного суда и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (www.kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из материалов дела, De' Longhi Appliances S.r.l., Рег. N 00867190159 (далее - Истец, Правообладатель) является Правообладателем исключительного права на товарный знак "" по международной регистрации N 498944, зарегистрированного в отношении товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "Heat pumps; kitchen apparatus and apparatus for domestic purposes (тепловые насосы; кухонная аппаратура и аппараты для бытовых целей)", 9-го класса МКТУ "Kitchen apparatus and apparatus for domestic purposes (кухонные аппараты и аппараты бытового назначения)", 11-го класса МКТУ "Apparatus as well as their spare parts, for heating, ventilation and air conditioning; kitchen apparatus and apparatus for domestic purposes; air conditioning apparatus, air purifying apparatuses and air driers (аппараты, а также запасные части к ним, для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; кухонная техника и аппараты бытового назначения; аппараты кондиционирования воздуха, аппараты для очистки воздуха и осушители воздуха)" и 21-го класса МКТУ "Kitchen apparatus and apparatus for domestic purposes (кухонные аппараты и аппараты бытового назначения)".

Официальный сайт Истца https://delonghi.ru/.

В процессе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет Истцом выявлен Интернет-сайт - маркетплейс в интернет-магазине Sbermegamarket / ОГО! Онлайн-гипермаркет, являющийся Торговой площадкой, предоставляющей доступ к информации о товарах, предназначенной для потенциальных потребителей. Указанный выше Интернет-сайт предоставляет возможность индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность по продаже товаров, размещать предложения о продаже данных товаров на Торговой площадке.

В процессе мониторинга Интернет-ресурса Истец выявил Интернет-продавца ООО "ФИО1 Технолоджи", который ведет коммерческую деятельность посредством Торговой площадки. Данный факт подтверждается скриншотом страниц Торговой площадки, которые содержат реквизиты Ответчика.

Ответчиком размещены предложения о продаже продукции, маркированной обозначениями, сходными до степени смешения с Товарным знаком Истца.

Данный факт подтверждается распечаткой материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (скриншотами), с указанием адреса Интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения с сайта.

Истцом установлено размещение 7 предложений к продаже товаров, с использованием обозначения, сходного до степени смешения  с товарным знаком по свидетельству  № 498944.

Ответчик использует принадлежащие Истцу Объекты интеллектуальной собственности в целях демонстрации товаров в предложениях к продаже товаров (карточках товара) без согласия Правообладателя, в целях их дальнейшего продвижения, распространения неопределенному кругу лиц, что является нарушением действующего законодательства и послужило поводом для обращения представителя Истца в суд за защитой своих прав.

Суд первой инстанции  признал подтвержденным как факт принадлежности прав на товарный знак истцу, так и факт нарушения ответчиком исключительных прав. Определяя размер компенсации, суд первой инстанции признал разумной сумму 100 000 рублей.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы  сторон, считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. 

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судом установлено, что истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак "De'Longhi" по свидетельству N 498944.

Судом также установлено и не оспаривается ответчиком, что на Интернет-сайте, предлагаются к продаже товары, маркированные обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком "De'Longhi".

Возражая против  заявленных требований ответчик указал, что предлагаемые к продаже  товары были приобретены у ООО РМ-Плюс», ООО «Гипер», ООО «Оптимум», которые являются официальными  дистрибьюторами.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Принцип исчерпания права имеет территориальное действие - товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации или на территории государств, входящих в ЕАЭС. Его последующее введение в гражданский оборот, в связи с чем, рассматривается вопрос об исчерпании исключительного права на товарный знак, также должно иметь место на территории Российской Федерации или на территории государств, входящих в ЕАЭС.

Определяющим для применения принципа исчерпания исключительных прав является факт ввода товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот непосредственно правообладателем либо с его согласия.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.).

Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности, путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Как указывалось выше ответчик в обоснование отсутствия признаков правонарушения в его действиях ссылается на исчерпание исключительного права истца на товарный знак, настаивая на том, что предлагаемые им в сети Интернет товары приобретаются им для перепродажи по запросу покупателей у официальных представителей компании в Российской Федерации (дистрибьютеров) на условиях договоров поставки 

№23/12 от 23.12.2020, заключенным с ООО РМ-Плюс», 

№ 28/1-1118 от 28.11.2018, заключенным с ООО «Гипер», 

№ 15/07-18 от 15.07.2018, заключенным с ООО «Оптимум».

Принцип исчерпания исключительного права, установленный указанной статьей, позволяет использовать товарный знак в отношении товара, который введен в оборот самим правообладателем или третьим лицом с его согласия. Данная норма не ограничивает возможность использования товарного знака только на таком товаре. По смыслу статьи 1487 ГК РФ допускается использование товарного знака, в том числе на интернет-сайте, для предложения к продаже товаров, вводимых в оборот самим правообладателем или третьими лицами с его согласия (пункт 5 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (утвержден постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 N СП-21/24)).

Таким образом, не требуется получение отдельного согласия правообладателя на конкретный способ использования товарного знака, в частности, при предложении к продаже в сети Интернет, при доказанности ответчиком исчерпания права. Вместе с тем такое использование не должно создавать у потребителей впечатление, что товары предлагаются к продаже взаимосвязанным с правообладателем лицом, т.е. даже в случае исчерпания исключительного права правообладатель должен быть защищен от риска смешения.

По общему правилу, если ответчик ссылается в обоснование правомерности использования товарного знака на принцип исчерпания прав, то он должен доказать наличие условий по статье 1487 ГК РФ. В этом случае он должен доказать, что спорный товар введен в оборот на территории Российской Федерации или на территории ЕАЭС самим правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ, пункт 16 Приложения N 26 Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014)).

При предоставлении ответчиком договоров поставки с лицами, уполномоченными правообладателем на ввод продукции на территории Российской Федерации, например официальным дилером истца, или коммерческие предложения от них, а также документов, подтверждающих такой статус этих лиц, предложение к продаже на сайте в сети Интернет товара, маркированного этим товарным знаком, не является нарушением, за исключением случая, если из материалов дела следует, что ответчик предлагает к продаже контрафактный товар (пункт 5 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (утвержден постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 N СП 21/24)).

В этом случае в подтверждение контрафактности товара истец может в частности ссылаться на то, что такой товар не поставляется в Российскую Федерацию, указан неуполномоченный производитель, цена товара не соответствует цене оригинальной продукции, на фотографии товара видны признаки контрафактности.

По общему правилу, исчерпание прав осуществляется в отношении конкретного товара, введенного в оборот. Однако в случае, когда ответчик предлагает к продаже товар, который еще не закуплен, товар не может быть индивидуализирован. С учетом этого на ответчика не может быть возложена обязанность доказать, что каждая товарная позиция, предлагаемая к продаже, закуплена у официального дистрибьютора.

С учетом вышеприведенного правового подхода и доводов ответчика об исчерпании исключительного права истца на товарный знак, которые были приведены в отзыве в суде первой инстанции, судам надлежит оценить представленные с отзывом вышеупомянутые договоры ответчика  и  иные доказательства, представленные ответчиком в обоснование довода о том, что названные хозяйственные общества являются дистрибьютерами, дилерами и/или официальными представителями истца в Российской Федерации.

Указанный подход  изложен в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2024 по делу N А41-65331/2023.

С учетом вышеприведенного правового подхода, апелляционный суд проверяя доводы об исчерпании исключительного права истца на предлагаемый  по состоянию на 31.05.2023 товар, маркированный товарным знаком по свидетельству  № 498944, установил следующее.

Исходя из представленных доказательств, истцом зафиксирован факт предложения ответчиком к продаже  следующего товара:

Рожковая кофеварка DeLonghi ЕС685.ВК Черная

Сменная панель для электрогиля DeLonghi DLSK 151

Фильтр для вытяжки DeLonghi АСК-М

Рожковая кофеварка DeLonghi ECI341 ВК Черная

Чистящее средство DeLonghi DLSС 500

Чистящее средство DeLonghi DLSС 551

Водяной фильтр DeLonghi DLSС 002.

Товар: Рожковая кофеварка DeLonghi ЕС685.ВК Черная, Сменная панель для электрогиля DeLonghi DLSK 151, Чистящее средство DeLonghi DLSС 500, приобретены ответчиком у ООО «Гипер» на основании договора поставки № 28/1-1118 от 28.11.2018, ТН № 201222-79 от 22.12.2020, С/ф № 220311-411 от 11.03.2022, ТН № 220121-491 от 21.01.2022;

Товар: Фильтр для вытяжки DeLonghi АСК-М, Чистящее средство DeLonghi DLSС 551, приобретены ответчиком у ООО РМ-Плюс» на основании договора поставки №23/12 от 23.12.2020, с/ф № 9269 от 27.09.2022, УПД № 5562 от 24.06.2022;

Товар: Рожковая кофеварка DeLonghi ECI341 ВК Черная, Водяной фильтр DeLonghi DLSС 002  приобретены  ответчиком  у ООО «Оптимум» на основании договор поставки № 15/07-18 от 15.07.2018,УПД № УТ-439 от 23.11.2022, УПД № УТ-470 от 08.12.2022.

Из открытых источников также установлено, что согласно  выписки из таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности по регистрационному номеру 06132  доверенным лицом правообладателя Де'Лонги Эпплайансез Срл является  ООО "Делонги" (ИНН 

<

***>), https://customs.gov.ru/registers/objects-intellectual-property?number=06132.

ООО "Делонги" (ИНН 

<

***>), являющимся Лицензиатом по Лицензионному договору от 02.08.2018 г. с правообладателем товарного знака Де'Лонги Эпплайансез Срл.), выдано  «Согласие на использование товарного знака "De'Longhi" от 01.07.2021 в адрес официального дистрибьютора ООО "ГИПЕР" (ИНН 

<

***>).

Таким образом, ООО "ГИПЕР" (ИНН 

<

***>) в рассматриваемый период являлся  официальным дистрибьютором.

Поскольку  товар Рожковая кофеварка DeLonghi ЕС685.ВК Черная, Сменная панель для электрогиля DeLonghi DLSK 151, Чистящее средство DeLonghi DLSС 500, приобретены ответчиком у официального дистрибьютора ООО «Гипер», правомерно введшего в гражданский оборот  спорный товар, апелляционный суд признает обоснованными доводы ответчика об исчерпании прав истца в в отношении данного конкретного товара, введенного в оборот ООО «Гипер».

Апелляционным судом также установлено, что между официальным дистрибьютором ООО "Гипер" (ИНН 

<

***>) и ООО "Оптимум" (ИНН 

<

***>) заключен Договор Поставки N 01/09/-18 от 01.09.2018 (материалы дела № А40-128827/2023).

В свою очередь между ООО "Оптимум" (ИНН 

<

***>) и Ответчиком  заключен договор  поставки № 15/07-18 от 15.07.2018, в рамках которого  осуществлена поставка товаров Рожковая кофеварка DeLonghi ECI341 ВК Черная, Водяной фильтр DeLonghi DLSС 002.

Апелляционным судом также установлено, что ООО "Делонги" (ИНН 

<

***>), являющимся Лицензиатом по Лицензионному договору от 02.08.2018 г. с правообладателем товарного знака Де'Лонги Эпплайансез Срл.) выдано  в адрес ООО "Оптимум " (ИНН 

<

***>) «Согласие на использование товарного знака De'Longhi».

Поскольку  указанный товар правомерно введены в гражданский  оборот официальным дистрибьютором ООО «Гипер» и ООО «Оптимум»,  апелляционный суд признает обоснованными доводы ответчика об исчерпании прав истца в  отношении данного конкретного товара.

Из представленных в материалы дела доказательств также установлено, что Фильтр для вытяжки DeLonghi АСК-М, Чистящее средство DeLonghi DLSС 551, приобретены ответчиком у ООО РМ-Плюс» на основании договора поставки №23/12 от 23.12.2020.

В подтверждение ответчиком также представлены с/ф № 9269 от 27.09.2022, УПД № 5562 от 24.06.2022. В указанных документах отражено, что спорный товар ввезен на территорию Российской Федерации на основании таможенных деклараций № 10013160/070222/3071823 и № 10013160/250121/0031054. Товар выпущен таможенным органом в свободное обращение. Нарушений прав на товарный знак при таможенной проверке не выявлено.

Таким образом, до предложения к продаже спорного товара, он был правомерно введен  в гражданский оборот, что в соответствии  с положениями ст. 1487 ГК РФ исключает возможность привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на рассматриваемый товарный знак.  

Поставленный по вышеназванным договорам/документам товар, введен в гражданский оборот с согласия Правообладателя/Истца и не является контрафактным, а исключительное право Истца на товарный знак является исчерпанным, что подтверждается представленными в материалы дела документами.

Таким образом, Ответчик не осуществляет продаж контрафактного товара, маркированного принадлежащим Истцу товарным знаком "De'Longhi", а предлагает к продаже и реализует продукцию, маркированную товарным знаком "De'Longhi", которая была введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим Истцом и/или с его согласия, а указание Ответчиком на Маркетплейсе словесного элемента товарного знака "De'Longhi" является способом предложения к продаже оригинальной продукции и раскрытия информации о ней.

В соответствии со ст. 495 ГК РФ, продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей, в перечень обязательной информации о товаре входит адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера.

В соответствии со ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей, при дистанционном способе продажи товара, продавцом до заключения договора, в том числе должна быть предоставлена потребителю информация об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании продавца (изготовителя).

Также согласно п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Таким образом, использование Ответчиком на сайте маркетплейса в сети Интернет товарного знака "De'longhi", является способом предложения к продаже оригинальной продукции, введенной в гражданский оборот с согласия правообладателя товарных знаков, в связи с чем, не может быть признано незаконным использованием этих товарных знаков. Истец/правообладатель не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров.

Если товар, маркированный товарным знаком, был введен в оборот самим правообладателем или с его согласия, то дальнейшее предложение к продаже такого товара на сайте интернет-магазина/маркетплейса не является нарушением исключительного права на товарный знак и не образует состава правонарушения.

Таким образом, рассмотрев апелляционную жалобу и изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что при принятии обжалуемого решения судом первой инстанции были неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, допущено несоответствие выводов, обстоятельствам дела, в связи с чем на основании пунктов 1 и 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции подлежит отмене, а исковые требования, оставлению без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии с положениями ст. 110 АПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.08.2024 по делу N А56-38448/2024 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с De' Longhi Appliances S.r.l. в пользу ООО "ФИО1 Технолоджи" расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции в размере 3000 рублей.

Постановление  может  быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Судья

О.В. Горбачева