ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-43013/2021

19 января 2022 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     12 января 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме  19 января 2022 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  М. Л. Згурской

судей  Н. О. Третьяковой, Е. И. Трощенко

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания       И. В. Снукишкис

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-37476/2021, 13АП-38388/2021)  ООО «Биплант» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.10.2021 по делу № А56-43013/2021(судья  Яценко О.В.), принятое 

по иску ООО «Инкогнито»

к          ООО «Биплант»

3-е лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности

об        обязании 

при участии:  

от истца: ФИО1 (доверенность от 28.04.2021)

от ответчика: ФИО2 (доверенность от 15.02.2021)

от 3-го лица: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Инкогнито» (ОГРН 

<

***>, адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Остров Декабристов вн.тер.г., Набережная реки Смоленки , д. 3, к. 1, лит. А, пом.. 34-1, офис 1; далее – ООО «Инкогнито», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Биплант» (ОГРН 

<

***>, адрес: 195030, г. Санкт- Петербург, ул. Коммуны, д. 67, лит. АС, пом. 30034; далее – ООО «Биплант», ответчик) об обязании прекратить незаконное использование обозначения «ЦАРЬ ГОРЫ», сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации № 533252, и взыскании 345 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 533252 в период с 13.04.2020 по 13.05.2021.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Решением от 14.10.2021 суд обязал ООО «Биплант» прекратить незаконное использование обозначения «ЦАРЬ ГОРЫ», сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком ООО «Инкогнито» по свидетельству Российской Федерации № 533252, взыскал с ООО «Биплант» в пользу ООО «Инкогнито» 172 500 руб. компенсации и 10 950 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении  иска отказал.

В апелляционной жалобе ООО «Инкогнито» просит изменить решение суда и вынести по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме, ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, а также нарушение норм материального и процессуального права. По мнению подателя жалобы, суд необоснованно снизил заявленный истцом размер компенсации.

В апелляционной жалобе ООО «Биплант» просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также нарушение норм материального права. В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает на следующие обстоятельства: в материалах дела отсутствуют доказательства использования истцом товарного знака по 28 классу Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) (настольные игры); представленный истцом лицензионный договор заключен 19.05.2021, то есть после обращения  ООО «Инкогнито» в суд с настоящим иском; стоимость использования товарного знака по лицензионному договору в сумме 172 500 руб. является стоимостью использования товарного знака «ЦАРЬ ГОРЫ» по двум классам МКТУ – 35 и 41, что не может быть взято в качестве основы при расчете компенсации за незаконное использование товарного знака по одному классу МКТУ.  

Представитель третьего лица,  извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явился. Ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы третьим лицом не заявлено. С заявлением о принятии участия в судебном заседании путем проведения онлайн-заседания третье лицо не обращалось. Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие третьего лица, поскольку оно извещено надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без его участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее - АПК РФ).

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали доводы своих апелляционных жалоб и возражали против удовлетворения апелляционной жалобы оппонента.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО «Инкогнито» является правообладателем исключительного права на словесный товарный знак «ЦАРЬ ГОРЫ» по свидетельству Российской Федерации № 533252 (приоритет товарного знака 04.03.2013, дата истечения срока действия исключительного права 04.03.2023) в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), в том числе настольные игры (товары 28 класса МКТУ). 

В обоснование иска ООО «Инкогнито» ссылается на производство и реализацию ответчиком настольных игр под обозначением «ЦАРЬ ГОРЫ», размещение обозначения, сходного до степени смешения с названным товарным знаком истца, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на сайте ответчика http://www.biplant.ru, а также в социальных сетях для рекламы настольных игр. 

По мнению истца, указанное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком истца, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг, а именно настольных игр. 

Ссылаясь на использование ответчиком указанного товарного знака в отсутствие соответствующего разрешения правообладателя, ООО «Инкогнито» обратилось в суд с настоящим иском.

Суд удовлетворил иск частично, обязал ООО «Биплант» прекратить незаконное использование обозначения «ЦАРЬ ГОРЫ», сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком ООО «Инкогнито» по свидетельству Российской Федерации № 533252 и взыскал с ООО «Биплант» в пользу ООО «Инкогнито» 172 500 руб. компенсации.

Апелляционная инстанция не находит оснований для отмены или изменения решения суда и удовлетворения апелляционных жалоб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пунктам 42 - 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат учету названные выше критерии.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что ООО «Инкогнито» является правообладателем исключительного права на словесный товарный знак «ЦАРЬ ГОРЫ» по свидетельству Российской Федерации № 533252 (приоритет товарного знака 04.03.2013, дата истечения срока действия исключительного права 04.03.2023) в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, в том числе настольные игры (товары 28 класса МКТУ). 

Ответчик не оспаривает, что является администратором сайта http://www.biplant.ru.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исходя из информации, размещенной на сайте http://www.biplant.ru, суд пришел к выводу о том, что спорное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «ЦАРЬ ГОРЫ» по свидетельству Российской Федерации № 533252, и способно ввести в заблуждение потенциального потребителя относительно принадлежности обозначения определенному лицу в отношении однородных товаров и услуг - настольных игр.

Материалами дела, в том числе распечатками с сайта ответчика, кассовым чеком, накладной подтверждается факт использования ответчиком в период с 13.04.2020 по 13.05.2021 в отношении однородных товаров обозначения товарного знака «ЦАРЬ ГОРЫ».

Доказательство обратного ответчиком в суд первой инстанции не представлено.

Доказательств наличия у ООО «Биплант» прав на использование вышеназванного товарного знака, равно как и доказательств ввода спорных товаров в гражданский оборот непосредственно истцом или с его согласия, ответчиком вопреки части 1 статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о необходимости предоставления истцу правовой защиты в отношении действий ответчика и обязании его прекратить незаконное использование обозначения «ЦАРЬ ГОРЫ», сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком ООО «Инкогнито» по свидетельству Российской Федерации № 533252.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Истец просил взыскать с ответчика компенсацию в сумме 345 000 руб. за использование товарного знака.

В целях определения размера компенсации истец применил размер установленного пунктом 1.5 лицензионного договора от 12.04.2021 №2 вознаграждения за предоставления лицензиаром (ООО «Инкогнито») лицензиату (ООО «ГУС ГЕЙМИНГ») право использования исключительного права на объект интеллектуальной собственности (далее – ОИС) в сумме 172 500 руб.

Учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд, учитывая содержащиеся в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - постановление № 40-П) разъяснения, счел возможным снизить размер компенсации до 172 500 руб. 

Согласно абзацу 2 пункта 4.2 Постановления № 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Вместе с тем, ответчик при рассмотрении дела не представлял доказательств многократного превышения компенсацией размера причиненных истцу убытков, при том, что такое превышение должно быть доказано ответчиком, равно как не представил и доказательств того, что правонарушение совершено им впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Таким образов у суда отсутствовали правовые основания для снижения заявленного размера компенсации за нарушение исключительных прав на принадлежащие истцу знаки обслуживания на основании критериев, установленных Постановлением № 40-П.

Между тем, данное обстоятельство не привело к принятию судом незаконного решения.

В соответствии с пунктом  5.1 лицензионного договора от 12.04.2021 №2 настоящий договор действует в течение одного календарного года с момента его подписания сторонами.

Как усматривается из условий пункта 2.1 лицензионного договора от 12.04.2021 №2, истцу предоставлено право использования ОИС в соответствии с 35 и 41 классом МКТУ, то есть размер вознаграждения лицензиара в сумме 172 500 руб. определен за предоставления права использования ОИС по двум классам МКТУ.

Таким образом, размер вознаграждения лицензиара за предоставления права использования ОИС по одному классу МКТУ на 1 год составляет 86 250 руб.

Право использования ОИС в соответствии с 28 классом МКТУ истцу по условиям лицензионного договора от 12.04.2021 №2 не предоставлено.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1.2  лицензионного договора от 12.04.2021 №2 лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на ОИС по свидетельству №533252 в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Поскольку с момента направления истцом в адрес ответчика претензии с требованием устранить нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №533252 до обращения ООО «Инкогнито» в суд с настоящим иском прошел один год, суд апелляционной инстанции считает, что в данном случае при расчет компенсации следует исходить из размера вознаграждения лицензиара за предоставления права использования ОИС по одному классу МКТУ на 1 год в сумме 86 250 руб.

В случае предъявления иска о взыскании компенсации, рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявление ответчика о снижении размера компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обоснованно обстоятельствами, предусмотренными Постановлением № 40-П, поскольку иных оснований для снижения размера компенсации, которая определяется на основании стоимости права использования, а не по усмотрению суда, законом не предусмотрено.

Согласно правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации в пункте 3 Постановления № 40-П, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, компенсация имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, с учетом установленного срока незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца (1 год), апелляционный суд считает, что компенсация в размере 172 500 руб. является минимальным, и максимальным размером компенсации, которая соразмерна последствиям нарушения.

Довод ответчика о том, что в спорный период истец не использовал товарный знак в отношении товаром 28 класса МКТУ, противоречит представленным в материалы дела доказательствам.

Так, еще до заключения договора от 19.05.2021 №2021-06 между ООО «Инкогнито» и предпринимателем ФИО3 на изготовление настольной игры «Царь горы» на сайте истца была размещена информация о предложении участия в настольной игре «Царь горы», правила настольной игры и ее комплектация. По утверждению истца, приобрести у ООО «Инкогнито» настольную игру «Царь горы» можно было, связавшись с организацией по указанным на сайте телефону и адресам.

Учитывая изложенное, оснований для отмены или изменения решения суда и удовлетворения апелляционных жалоб не имеется.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 14.10.2021 по делу №  А56-43013/2021  оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

М.Л. Згурская

Судьи

 

Н.О. Третьякова

 Е.И. Трощенко