РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

г.Москва

24.12. 2019                                                                     Дело № А40-46041/19-110-343  

        Резолютивная часть решения объявлена 05.12.2019

        Решение в полном объеме изготовлено 24.12.2019

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ермоловой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску   общества с ограниченной ответственностью "РИК" (121374 Москва город шоссе Можайское дом 4 корпус 1 , ОГРН: 1147746969908, Дата присвоения ОГРН: 26.08.2014, ИНН: 7731477987) к акционерному обществу "АТЛАС-КАРТ"  (129085, Москва город, проспект Мира, дом 105, стр. 1, комната 231 этаж 2, ОГРН: 1037714042596, Дата присвоения ОГРН: 21.05.2003, ИНН: 7714313724) 

третьи лица: 

1.акционерное общество "КОНЦЕРН "АВТОМАТИКА" (127106, Москва город, улица Ботаническая, дом 25, ОГРН: 1127746139564, Дата присвоения ОГРН: 29.02.2012, ИНН: 7715906332), 2.общество с ограниченной ответственностью "ДРИМКАС" (194044 Санкт-Петербург город проспект Большой Сампсониевский дом 62 литер А помещение 2Н, ОГРН: 1147847317749, Дата присвоения ОГРН: 16.09.2014, ИНН: 7802870820), 3.общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕНТА" (129090 Москва город проспект Мира дом 6 комната 58 этаж 3(ТРИ), ОГРН: 1167746441092, Дата присвоения ОГРН: 04.05.2016, ИНН: 7736266450), 4.общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "ИЗМЕРИТЕЛЬ" (115191, Москва город, переулок Холодильный, 3, 1 стр.3, , ОГРН: 1037739330530, Дата присвоения ОГРН: 31.01.2003, ИНН: 7726291497),5.общество с ограниченной ответственностью "ПРАГМАТИК" (105318 Москва город улица Щербаковская дом 3 эт 11 пом ii ком Б,15,16,17,18, ОГРН: 1167746727796, Дата присвоения ОГРН: 03.08.2016, ИНН: 9715269020),6.общество с ограниченной ответственностью "ЭВОТОР" (119021 Москва город улица Тимура Фрунзе дом 24 этаж 6, ОГРН: 5157746008107, Дата присвоения ОГРН: 30.10.2015, ИНН: 9715225506), 7. арбитражный управляющий Кадеров  Рамиль Ислямович (440026, г. Пенза,  ул. Советская, д. 4,  оф. 16), 

о взыскании  325 000 000 руб.,

при участии:

по протоколу,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РИК" обратилось с иском к акционерному обществу "АТЛАС-КАРТ"(с учетом принятых изменений в порядке ст. 49  АПК РФ) о взыскании 105 000 000 руб. убытков виде упущенной выгоды за нарушение исключительного права на секрет производства фискального накопителя, 220 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на программу ЭВМ.

При  этом истец заявил ходатайство о назначении судебной инженерно-технической экспертизы.

Ответчик иск не признал по основаниям,  изложенным в отзыве.

Третьи лица также против удовлетворения иска возразили  по основаниям,  изложенным в отзыве.

Истец в судебное заседание не явился, спор рассмотрен в его отсутствие  на основании ст.ст. 123, 156  АПК РФ.

Заслушав представителей сторон,  исследовав и оценив доказательства,  суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «РИК»  и АО «АТЛАС КАРТ»  был заключен договор № РИК-АК-СКЗФД/1 от 12.11.2015г. на выполнение опытно-конструкторских работ

По Договору ответчик обязался выполнить по заказу истца следующие работы:

по разработке средства криптографической защиты фискальных данных «Фискальный накопитель ФН-1» (далее - СКЗФД «ФН-1»).

по проведению тематических исследований СКЗФД «ФН-1» на соответствие его требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных) и экспертизе результатов тематических исследований.

Из календарного плана, являющегося приложением к Договору, следует, что в обязанности ответчика входила разработка схемотехнических и программных решений СКЗФД «ФН-1», разработка рабочей конструкторской и эксплуатационной документации, изготовление образца, СКЗФД «ФН-1», проведение его испытаний и тематических исследований, экспертиза результатов тематических испытаний.

В результате выполнения ответчиком указанного комплекса работ, была разработана модель фискального накопителя СКЗФД «ФН-1». 27 июля 2016г. по итогам проведения ее испытаний и тематических исследований был выдан сертификат соответствия ФСБ России. Указанный сертификат подтверждал соответствие разработанной ответчиком модели фискального накопителя требованиям, установленным ст. 4.1 Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2003г. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»). На основании сертификата соответствия фискальный накопитель СКЗФД «ФН-1» был включен приказом ФНС России от 12.08.2016 № ЕД-7-20/434@ в соответствующий реестр. Разработанному ответчиком для истца СКЗФД «ФН-1» (фискальному накопителю) был присвоен шифр изделия - ИПФШ. 467756.007.

В соответствии с пунктом 4.3.8 Договора ответчик обязался осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с разделом 6 Договора.

В статье 6.1 Договора стороны установили, что все права на результаты работ, в том числе исключительные права на объекты, способные к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности, полученные при выполнении Работ по Договору (включая исключительные права на программу для ЭВМ «Операционная система управляющего микроконтроллера»), переходят к истцу после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

В статье 6.4 Договора стороны согласовали, что ответчик не вправе использовать полученные в ходе исполнения работ результаты, способные к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности для собственных нужд без письменного согласия заказчика.

 Результаты работ были переданы ответчиком истцу по акту сдачи-приемки работ от 29 августа 2016г.

 В качестве результата работ были переданы: образец СКЗФД «ФН-1», конструкторская и эксплуатационная документация на СКЗФД «ФН-1» в составе технических условий, правил пользования и паспорта; сертификат соответствия ФСБ России, программа для ЭВМ «Операционная система управляющего микроконтроллера».

В обоснование своих требований истец сослался на те обстоятельства,  что при выполнении работ по Договору были получены, в том числе, следующие результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране:

-секрет производства (ноу-хау) фискального накопителя;

-программа для ЭВМ «ОС УМК».

Таким образом, в соответствии с условиями Договора истец с 29.08.2016г. приобрел исключительные права на вышеуказанные результаты интеллектуальной деятельности, то есть стал их правообладателем.

Согласно положениям ст. 1229 ГК РФ, право на использование результатов интеллектуальной деятельности принадлежит исключительно правообладателю, который вправе разрешать или запрещать другим лицам использование таких результатов. Отсутствие запрета не считается разрешением.

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, предусмотренную ГК РФ и другими законами.

Истец сослался на то,  что ответчик, вопреки указанным выше условиям Договора и положениям действующего законодательства РФ, нарушил принятые на себя в соответствии с Договором обязательства и использовал созданные в ходе выполнения работ по Договору результаты интеллектуальной деятельности без согласия истца, чем нарушил его исключительные права.

Нарушение исключительных прав истца, по его мнению, выразилось в следующем.

Ответчик в течение 2017-2018гг. заключил с третьими лицами лицензионные договоры, в соответствии с которыми им были переданы неисключительные права на комплекс результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД).       Неисключительные права были переданы в отношении следующих РИД:

1. секрет производства (ноу-хау) фискального накопителя.

 Истец сослался на то,  что с 12.08.2016г. он являлся единственным изготовителем фискального накопителя и единственный обладал исключительными правами на секрет его производства. Секрет производства фискального накопителя, а именно сведения о порядке и способе осуществления деятельности по производству   фискального накопителя, стал известен истцу и ответчику в результате выполнения ответчиком работ по Договору. Полученные в результате выполнения работ по Договору сведения, составляющие секрет производства, имели действительную коммерческую ценность вследствие неизвестности их иным лицам, помимо истца и ответчика. К таким сведениям у третьих лиц не было свободного доступа на законном основании. В статье 5 Договора стороны установили, что сам Договор и вся информация и материалы, переданные (полученные) по Договору, являются конфиденциальными. Кроме того, между истцом и ответчиком действовало Соглашение о конфиденциальности от 22.10.2014г., согласно которому любая информация, полученная одной из сторон в рамках их взаимоотношений, не могла передаваться третьей стороне без согласия другой стороны.

Истец сослался на то,  что ответчик, предавая права на использование секрета производства фискального накопителя, своими действиями фактически нарушил режим коммерческой тайны. Более того, ответчик ввел третьих лиц в заблуждение, заявив, что обладает исключительным правом на секрет производства фискального накопителя. С целью сокрытия допущенного нарушения исключительных прав истца на секрет производства, при передаче неисключительных прав на него третьим лицам, ответчик изменял шифр изделия (фискального накопителя), дополняя его версией и (или) исполнением.  

При этом фискальные накопители, секрет производства которых ответчик предоставил третьим лицам, являются практически идентичными фискальному накопителю, правообладателем секрета производства которого является истец. Изделия, производимые третьими лицами на основании лицензионных договоров с ответчиком, хотя и имеют иное обозначение моделей, производятся в точности тем же способом, которым их производит истец. Имеющиеся отличия фискальных накопителей, производимых истцом и производимых третьими лицами на основании лицензионных договоров, находятся вне рамок секрета их производства, который является единым как для фискального накопителя, производимого истцом, так и для фискальных накопителей, производимых третьими лицами. То есть секрет производства фискальных накопителей, производимых третьими лицами (сведения о технологии и организации его производства), полностью идентичен секрету производства фискального накопителя, исключительные права на который принадлежат истцу.

Таким образом, предоставив третьим лицам неисключительное право на секрет производства фискального накопителя,  по мнению истца, ответчик нарушил исключительное право истца на данный результат интеллектуальной деятельности.

В силу подпункта 12 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ, секрет производства (ноу-хау) является результатом интеллектуальной деятельности, которому предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 ст. 1472 ГК РФ, нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

 В соответствии с ч. 2 ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В данном случае убытки истца,  по его утверждению, заключаются в упущенной выгоде, которую истец получил бы в том случае, если бы ответчик сохранил конфиденциальность секрета производства фискального накопителя в соответствии с положениями норм ГК РФ и условиями Договора.

2.Программа     для     ЭВМ     «Операционная     система     управляющего микроконтроллера».

Как указано выше, при передаче результата работ по Договору в соответствии с его условиями, к истцу перешли исключительные права на программу для ЭВМ «ОС УМК». Данная программа предназначена для ее загрузки в электронную плату РСВА, на основе которой изготавливается фискальный накопитель. Программа является одним из составляющих элементов фискального накопителя, являющегося по своей сути программно-аппаратным изделием.

Ответчик, передавая третьим лицам в составе комплекса неисключительных прав на РИД программу для ЭВМ «Операционная система управляющего микроконтроллера», так же изменил обозначение данной программы для ЭВМ. В лицензионных договорах с третьими лицами она обозначалась как программа для ЭВМ «Операционная система управляющего микроконтроллера УМК - X, где X меняется в зависимости от лицензиата (например УМК-1.1, УМК-1.2). 

Однако,  по утверждению истца,  в действительности третьим лицам передавалась та же программа для ЭВМ, которая была разработана для истца, либо в неизменном, либо в модифицированном виде.

В последующем данная программа для ЭВМ стала загружаться ответчиком по договору подряда с третьими лицами в плату РСВА, в соответствии с вышеуказанной схемой производства фискальных накопителей.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются программы для ЭВМ.

В соответствии со ст. 1261 ГК РФ авторские права на все виды программ для ЭВМ охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Согласно положениям ст. 1270 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение. Под использованием произведения понимается, в том числе, переработка произведения. Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ понимаются любые их изменения.

Таким образом,  по мнению истца, ответчик в нарушение положений статей 1225, 1229, 1270 ГК РФ незаконно использовал программу для ЭВМ «ОС УМК», чем нарушил исключительные права истца.

В соответствии со ст. 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение, правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе - в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства допущенного ответчиком нарушения исключительных прав истца на результаты интеллектуальной деятельности, истец заявляет о взыскании с ответчика возмещение убытков, причиненных ему нарушением его исключительного права на секрет производства фискального накопителя, компенсацию за нарушение его исключительных прав на программу для ЭВМ «Операционная система управляющего микроконтроллера».

Заявленный размер упущенной истцом выгоды соответствует размеру вознаграждения, полученного ответчиком от предоставления неисключительных прав на ноу-хау третьим лицам.

В части нарушения исключительных прав на программу для ЭВМ «Операционная система управляющего микроконтроллера», истец воспользовался правом на компенсацию в двукратном размере стоимости права использования данных объектов авторского права, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Истец полагает, что в качестве цены при сравнимых обстоятельствах, в данном случае есть все основания принять размер вознаграждения, который уплачивали ответчику третьи лица по лицензионным договорам.  

По информации, имеющейся в распоряжении истца, размер вознаграждения ответчика по договорам с третьими лицами за предоставление права использования комплекса РИД составлял 260 рублей за один изготовленный фискальный накопитель.

При этом в составе результатов интеллектуальной деятельности, переданных по лицензионному договору, помимо секрета производства фискального накопителя и программы для ЭВМ «ОС УМК» так же передавалось право использования программы для ЭВМ «Программа функционирования криптосопроцессора СКЗФД-1» (программа «ПО КС»), исключительные права на которую принадлежат ответчику.

Истец полагает, что стоимость «ПО КС» в составе комплекса РИД, переданного третьим лицам, составляет 50 рублей за один изготовленный фискальный накопитель. Такой вывод обусловлен тем, что такую сумму за «ПО КС» истец уплачивал ответчику по лицензионному договору №АК/РИК-4-2015 от 12.11.2015г., заключенному между истцом и ответчиком.

Истцом в адрес ответчика 28.12.2018г. была направлена соответствующая претензия. Письмо вернулось истцу. Данная претензия 11.02.2019г. была повторно выслана ответчику, в том числе по электронной почте. В электронном письме ответчику было предложено высказать намерения о досудебном урегулировании спора. 

Не признавая иск, ответчик сослался на те обстоятельства,  что c 2004 года АО «АТЛАС-КАРТ» в составе группы компаний начало принимать участие в разработке и производстве программно-аппаратных средств криптографической защиты информации, предназначенных для защиты фискальных данных в контрольно-кассовой технике, которые в соответствии с законодательством именовались электронная контрольная лента защищенная (далее также - СКЗИ ФД и ЭКЛЗ), а также программ и оборудования для их производства, в том числе автоматизированных рабочих мест для загрузки программ для ЭВМ и ключевой информации в СКЗИ ФД (ЭКЛЗ).

В частности, 20.09.2010 г. АО «АТЛАС-КАРТ» было выдано свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированное рабочее место для загрузки ключевой информации в аппаратно-программные средства криптографической защиты информации, предназначенные для защиты фискальных данных в контрольно-кассовой технике (АРМ ККТ)» №2010616245 от 20.09.2010 г. (копия свидетельства прилагается).

Указанные СКЗИ ФД (ЭКЛЗ) обеспечивали защиту фискальных данных в контрольно-кассовой технике (далее также - ККТ), но не обеспечивали возможность передачи защищенных фискальных данных из ККТ в налоговые органы.

23.11.2012 года АО «АТЛАС-КАРТ» по заказу ФНС России и в рамках Государственного контракта от 17.09.2012 №5-7-02/169, заключенного с ФНС России, выполнило и сдало ФНС России работу нормативно-методического характера по теме «Разработка предложений по совершенствованию организационной, программно-аппаратной, законодательной системы государственного контроля при осуществлении наличных денежных расчетов при реализации налогоплательщиками товаров (работ, услуг) в целях налогообложения, на основе международного опыта» (письмо ФНС России от 27.11.2012 № АС-4-2/19959 о приемке работы).

Ответчик пояснил,  что для обеспечения возможности передачи защищенных фискальных данных из ККТ в налоговые органы АО «АТЛАС-КАРТ» начало за счет собственных средств разрабатывать СКЗИ ФД (ЭКЛЗ), которые не только обеспечивали защиту фискальных данных в ККТ, но и обеспечивали возможность передачи защищенных фискальных данных из ККТ в налоговые органы.

К середине 2015 года работы по созданию прототипа нового изделия были уже практически завершены и АО «АТЛАС-КАРТ» начал готовить презентационные материалы по прототипу изделия СКЗИ ФД, обозначенному в технической документации АО «АТЛАС-КАРТ» по прежнему наименованию как ЭКЛЗ-5.

В июле 2015 года Минфин России с участием экспертного сообщества, в том числе специалистов АО «АТЛАС-КАРТ», подготовил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и опубликовал его 06.09.2015 на официальном Информационном портале оценки регулирующего воздействия, в соответствии с которым СКЗИ ФД предлагалось именовать фискальным накопителем.  

Указанным законопроектом были определены все основные требования к фискальному накопителю, в том числе было определено, что «фискальный накопитель -шифровальные (криптографические) средства защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащие ключ фискального признака, обеспечивающие

запись перечня фискальных данных, установленного настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в некорректируемом виде, их энергонезависимое долговременное хранение, формирование фискального признака, аутентификацию электронных документов, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных, а также при необходимости пользователя обеспечивающие шифрование фискальных данных, в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных».

С учетом вновь введенного определения понятия СКЗИ ФД в АО «АТЛАС-КАРТ» прототип разработанного изделия стал именоваться фискальным накопителем.

Как пояснил ответчик, после того, когда прототип фискального накопителя и его программы были практически уже готовы, и поскольку АО «АТЛАС-КАРТ» рассчитывало, что законопроект в ближайшее время будет принят, будучи заинтересованным в серийном производстве этого устройства, оно начало переговоры с организациями, которые смогли бы начать производить разработанные АО «АТЛАС-КАРТ» фискальные накопители.

Наилучшее предложение поступило от ООО «РИК» которое предложило АО «АТЛАС-КАРТ» начать производить фискальные накопители, разработанные АО «АТЛАС-КАРТ», в кратчайшие сроки, а также выделить некоторую сумму денег для продолжения работ по подготовке документации на тот фискальный накопитель, который будет производить ООО «РИК», и проведение его тематических исследований в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным Приказом ФСБ РФ от 09.02.2005 № 66.

В результате этого между Истцом и Ответчиком был заключен Договор № РИК-АК-СКЗФД/1 от 12.11.2015.

Согласно п. 1.1. Договора на разработку, «АО «АТЛАС-КАРТ» приняло на себя обязательства выполнить следующие работы (предмет договора):

1)Разработать средство криптографической защиты фискальных данных «Фискальный накопитель ФН-1» (далее также - «СКЗФД «ФН-1»), обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации в контрольно-кассовой технике (далее также - «ККТ») при осуществлении расчетов с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, в соответствии с требованиям к выполнению работ, указанными в Приложении № 1 к Договору, в том числе, обеспечивающего возможность для ККТ осуществления электронной регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ в налоговом органе, а также передачи установленного перечня фискальных документов в установленном порядке;

2)Провести тематические исследования СКЗФД «ФН-1» на соответствие требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных;

3)Провести испытания на соответствие требованиям ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования».

Согласно п. 3.2 Договора на разработку АО «АТЛАС-КАРТ» считается исполнившим свои обязательства по Договору с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ , передачи ООО «РИК» отчетной документации.

Право собственности на результаты Работ по Договору, в том числе, исключительные права на объекты, способные к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности, полученные при выполнении Работ по Договору (включая исключительные права на программу для ЭВМ «Операционная система управляющего микроконтроллера», полученная в результате выполнения Работ по Договору) переходит к Заказчику после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (п. 6.1 Договора на разработку).

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Исполнителю на законном основании до момента заключения Договора и используемые Исполнителем для выполнения Работы, Заказчику не передаются (п. 6.2 Договора на разработку).

29.08.2016 между ООО «РИК» и АО «АТЛАС-КАРТ» был подписан Акт сдачи-приемки работ по Договору. По указанному Акту АО «АТЛАС-КАРТ» передало, а ООО «РИК» приняло, в том числе:

1. Результаты работ:

1.1. программное обеспечение «Операционная система управляющего микроконтроллера» (на DVD-диске); 

1.2. образец СКЗФД «ФН-1», изготовленный в соответствии с документацией.

2.Техническую документацию:

2.1.технические условия ИПФШ.467756.007ТУ;

2.2.правила пользования ИПФШ.467756.007ПП;

2.3.паспорт ИПФШ.467756.007ПС;

2.4.сертификат соответствия ФСБ России от 27.07.2016 per. номер СФ/124- 2926.

Согласно п. п. 2 и 3 Акта, сторонами Договора установлено, что работы выполнены в срок, удовлетворяют условиям Договора, отчетная документация оформлена в надлежащем порядке. ООО «РИК» принял выполненные АО «АТЛАС-КАРТ» работы полностью и претензий по качеству выполненных работ не имеет.

В июле 2016 года был принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому в Федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники были внесены изменения, в том числе были определены все основные требования к фискальному накопителю.

Разработанная для ООО «РИК» по Договору модель фискального накопителя СКЗФД «ФН-1» реализовывала все функции, предусмотренные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Понятие фискального накопителя и необходимость его использования были обусловлены внесением изменений в Закон о ККТ, которыми существенно изменились требования к действующей на территории РФ ККТ.

В частности, с 01.07.2017 кассовые аппараты должны быть снабжены фискальным накопителем, для сбора и передачи данных с каждого чека через оператора фискальных данных в налоговые органы (абз. 6 ст. 4, ст. 4.1 ФЗ О ККТ).

Из всего вышеизложенного следует, что средство криптографической защиты фискальных данных Фискальный накопитель (далее - СКЗФД «ФН»), его функционал и обязанность применения на всей территории РФ было прямо предусмотрено законодательством, регулирующим ККТ, в том числе на уровне проекта закона, который был опубликован до заключения Договора на разработку между Истцом и Ответчиком.

В силу действующего законодательства деятельность по разработке, производству, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации является лицензируемой. Она регулируется рядом нормативно-правовых актов, в том числе Положением ПКЗ-2005.

Для разработки средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и согласования вносимых изменений с уполномоченным органом ФСБ России и другими уполномоченными организациями необходимо получение от ФСБ России специальной лицензии на ведение деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, порядок получения которой регулируется Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 313.

Кроме того, в соответствии с пп. «г» п. 6 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 313, для выполнения работ по разработке и модернизации СКЗИ у соискателя необходимо наличие допуска к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

АО «АТЛАС-КАРТ» специализируется на создании программных и программно-аппаратных средств криптографической защиты информации и обладает всеми необходимыми лицензиями для разработки и модернизации СКЗИ, в том числе, на допуск к информации, составляющей государственную тайну, обладает соответствующей лицензией ФСБ России, у ООО «РИК» подобная лицензия отсутствует.

Как утверждается ответчик, именно в связи с данными обстоятельствами, ООО «РИК» самостоятельно не могло разработать фискальный накопитель и обратилось к АО «АТЛАС-КАРТ» для разработки модели фискального накопителя СКЗФД «ФН-1» для получения коммерческой возможности его производства, в связи с чем, и был заключен Договор на разработку.

Положение ПКЗ-2005 предусматривает определенную процедуру согласования документации на разработанное СКЗИ с уполномоченным органом - ФСБ России.

Порядок и требования к такому согласованию установлены Положением ПКЗ-2005.

В частности, разработчик СКЗИ создает правила пользования и технические условия создаваемого СКЗИ, которые согласовываются с ФСБ России (пункты 29, 39 Положения ПКЗ-2005).

Составной частью разработки СКЗИ является проведение криптографических, инженерно-криптографических и специальных исследований СКЗИ (далее - тематические исследования СКЗИ), результаты которых также передаются на экспертизу в ФСБ России (пункты 31, 36 Положения ПКЗ-2005).

Применительно к Договору на разработку, заключенному между Истцом и Ответчиком, все требования Положения ПКЗ-2005 были соблюдены, что подтверждается в том числе, выдачей Сертификата соответствия СФ/124-2926 от 27.07.2016 ФСБ России.

Получив результаты работ по Договору на разработку согласно Акту от 29.08.2016, модель СКЗФД «ФН-1» была включена в Реестр фискальных накопителей ФНС РФ. Производителем данной модели было указано ООО «РИК».

Кроме  Договора на разработку, между ООО «РИК» и ООО «АТЛАС-КАРТ» были заключены и иные договоры, направленные на получение ООО «РИК» коммерческой возможности производить и реализовывать модель СКЗФД «ФН-1», разработанную по этому Договору, а также иные модели (исполнения) фискальных накопителей, в том числе:

1)По лицензионному Договору № АК_РИК-4-2015 от 12.11.2015  Истцу было предоставлено неисключительное право на использование:

-программы для ЭВМ «Программа функционирования криптосопроцессора СКЗФД-1».

2)По лицензионному Договору ЛД/РИК-АК-2017 от 10.04.2017  Истцу было предоставлено неисключительное право на использование:

-программы для ЭВМ «Операционная система управляющего микроконтроллера УМК-А» (далее - ПО УМК-А),

-секрета производства (ноу-хау) фискального накопителя «ФН-1» исполнение 2» ИПФШ.467756.007-01 ТУ,

-программы для ЭВМ «Программа функционирования криптосопроцессора СКЗФД-1».

3)По лицензионному договору АК/РИК-ЛД-2017 от 18.04.2017  Истцу было предоставлено за плату неисключительное право на использование:

программы    для    ЭВМ    «Программное    обеспечение    управляющего микроконтроллера УМК-Р» (далее - ПО УМК-Р).

4)По договору № АК/РИК-3-2015 от 12.11.2015 г. АО «АТЛАС-КАРТ» по заказу ООО «РИК» выполняло работы по записи в электронные платы фискального накопителя требуемых программ для ЭВМ, в том числе криптографических ключей, с использованием давальческого сырья, предоставленного Истцом.

При этом ООО «РИК» не заказывало у АО «АТЛАС-КАРТ» работы по разработке технологии производства фискальных накопителей СКЗФД «ФН-1», программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест, необходимых для производства фискальных накопителей СКЗФД «ФН-1», которые также, как и сами фискальные накопители СКЗФД «ФН-1», являются СКЗИ и должны быть разработаны и сертифицированы ФСБ России в порядке, установленном Положением ПКЗ-2005.

Все эти работы по разработке программного обеспечения и автоматизированных рабочих мест, необходимых для производства фискальных накопителей, АО «АТЛАС-КАРТ» выполняло с 2004 года за счет собственных средств. Права на эти технологии производства и программы для ЭВМ принадлежали исключительно АО «АТЛАС-КАРТ» и не передавались ООО «РИК».

 В  соответствии с Договором на разработку ООО «РИК» являлось владельцем исключительных прав только на тот вариант исполнения программы для ЭВМ ОС УМК, который первоначально записывался в электронную плату СКЗФД «ФН-1», используемую ООО «РИК» для изготовления фискального накопителя СКЗФД «ФН-1» и в дополнении к этому в соответствии с Договором на разработку получило комплект документов на фискальный накопитель СКЗФД «ФН-1» в составе:

-технические условия ИПФШ.467756.007ТУ;

-правила пользования ИПФШ.467756.007ПП;

-паспорт ИПФШ.467756.007ПС;

-сертификат соответствия ФСБ России от 27.07.2016 per. номер СФ/124- 2926.

Указанный комплект документов не является комплектом документов, регламентирующих порядок и правила (технологию) изготовления фискального накопителя СКЗФД «ФН-1», а является комплектом документов на фискальный накопитель СКЗФД «ФН-1», который должен быть у производителя СКЗИ в соответствии с Положением ПКЗ-2005.

ООО «РИК»   не заказывало у АО «АТЛАС-КАРТ» разработку технологии изготовления фискального накопителя СКЗФД «ФН-1» и документации, необходимой для изготовления фискального накопителя СКЗФД «ФН-1», а АО «АТЛАС-КАРТ» никогда не передавало ООО «РИК» такую документацию и не должно было ее передавать.

В конце 2017 года ООО «РИК» прекратило заказывать у АО «АТЛАС-КАРТ» работы для производства фискальных накопителей по Договору на изготовление.

21.11.2017 по инициативе ООО «РИК» был расторгнут Лицензионный договор ЛД/РИК-АК-2017 от 10.04.2017, о чем адрес АО «АТЛАС-КАРТ» было направлено уведомление №Б-038/17.

Аналогичным образом, ООО «РИК» были расторгнуты и ряд иных заключенных с АО «АТЛАС-КАРТ» договоров, в том числе, Договор № АК-РИК-8/2016 от 01.10.2016 на хранение давальческого сырья, Договор № АК/РИК-ФН-1/2 от 10.04.2017 на выполнение работ по загрузке ПО «УМК-А» и прочие.

Предложений заключить новые лицензионные договоры о предоставлении прав на ПО Управляющего микроконтроллера для производства иных моделей (исполнений) фискальных накопителей, со стороны Истца не поступало.

Далее ООО «РИК» предъявило АО «АТЛАС-КАРТ» иск с требованием о признании недействительным Лицензионного договора № АК/РИК-ЛД-2017 от 18.04.2017, взыскании 216,8 млн. руб. в качестве неосновательного обогащения (дело № А40-120708/18-12-768).

В обоснование требований ООО «РИК» ссылалось на то, что оспариваемый договор является мнимой сделкой, поскольку отсутствуют документальные и фактические подтверждения пользования Истцом программы для ЭВМ «УМК-Р» в целях производства,   распространения   и   гарантийного   обслуживания   СКЗФД   «ФН-1», утверждало, что предоставленная по спорному договору программа «УМК-Р» фактически не существует как самостоятельный объект, не передавалась Истцу, и является копией принадлежащего Истцу ПО «ОС УМК» (переданной ему по Договору на разработку).

Решением суда от 09.10.2018 ООО «РИК» в иске было отказано. Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 10.12.2018 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2019 решение Арбитражного суда города Москвы оставлено без изменения.

Суд отклонил доводы Истца о том, что переданная по спорному лицензионному договору Программа для ЭВМ «УМК-Р» не существовала и являлась копией программы для ЭСВ «ОС УМК», исключительные права на которую принадлежат Истцу.

Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 12.03.2019, рассматривая вопрос о действительности Лицензионного договора на ПО «УМК-Р», указал на то,  что получаемые по лицензионному договору права и взятые на себя сторонами обязанности полностью соответствуют соответствующим положениям ГК РФ о лицензионных договорах (статья 1235 ГК РФ) и реально исполненными обязательствами сторон по данному договору, а выплата обществом «РИК» лицензионного вознаграждения обществу «АТЛАС-КАРТ» в соответствии с оспариваемым лицензионным договором свидетельствует об исполнимости заключенного лицензионного договора».

Кроме того, ООО «РИК» предъявило АО «АТЛАС-КАРТ» второй иск с требованиями об обязании исполнить Договор на разработку (отношения сторон в рамках которого являются предметом рассмотрения суда и в настоящем споре) (дело № А40-228369/18-113-1816).

А именно, ООО «РИК» требовало от АО «АТЛАС-КАРТ» передать описание, формуляр и комплект рабочей документации на модель фискального накопителя СКЗФД «ФН-1», содержащие схемотехнические и программные решения этого устройства, в связи с неисполнением АО «АТЛАС-КАРТ» в данной части своих обязательств по Договору.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2019, ООО «РИК» в иске было отказано.

Судом было установлено, что требования о передаче формуляра и описания СКЗФД «ФН-1», содержащего схемотехнические и программные решения разработанной модели фискального накопителя не основано на законе и условиях Договора. Разработка схемотехнических и программных решений СКЗФД «ФН-1» предусмотрена Договором в качестве содержания этапа выполнения работ. Фактически, схемотехнические и программные решения были разработаны АО «АТЛАС-КАРТ» и нашли свое отражение непосредственно в образце устройства СКЗФД «ФН-1», которое было передано Ответчиком Истцу по акту.

По Договору на разработку, стороны не предусматривали создание для Истца по его заказу и за его средства, а также передачу Истцу технологии производства фискального накопителя, в которой мог бы быть выражен результат интеллектуальной деятельности секрет производства (ноу-хау) фискального накопителя

По Акту сдачи-приемки выполненных работ от 29.08.2016 к Договору на разработку, Ответчик передал, а Истец принял следующие результаты работ (п. 4 акта сдачи-приемки): ПО «УМК-1» на DVD-диске; образец СКЗФД «ФН-1»; техническую документацию: технические условия, правила пользования и паспорт на изделие.

Иных материальных объектов и результатов интеллектуальной деятельности по акту передано не было.

Указание на необходимость создания Ответчиком для Истца технологии производства СКЗФД «ФН-1» и выраженного в нем результата интеллектуальной деятельности секрет производства (ноу-хау) фискального накопителя, а также обязательность обеспечения Ответчиком недоступности этой технологии производства для третьих лиц и необходимость последующей правовой охраны ни в предмете Договора, ни в положениях о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности (раздел 6 Договора) не содержится.

Согласно ст. 1468 ГК РФ, отчуждение исключительного права на секрет производства осуществляется на основании отдельного договора. Такого договора на отчуждение секрета производства (ноу-хау) Ответчик с Истцом не заключал.

Исходя из ст. 1465 ГК РФ, п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»1, для признания информации «ноу-хау», она должна соответствовать следующим признакам:

-наличие у такой информации потенциальной или действительной коммерческой ценности в силу неизвестности ее третьим лицам;

-отсутствие у третьих лиц свободного доступа к указанной информации на законном основании;

-введение правообладателем в отношении указанной информации режима коммерческой тайны и принятие иных разумных мер для сохранения конфиденциальности информации;

Исходя из ст. 431 ГК РФ, при толковании договора должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора.

Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»).

Учитывая отсутствие в разделе 6 Договора на разработку указания на возможность создания секрета производства СКЗФД «ФН-1» и заключение Договора на изготовление СКЗФД «ФН-1» между Истцом и Ответчиком, который не предполагал прав на ноу-хау, стороны с очевидностью не имели ввиду создание секрета производства в ходе исполнения Договора на разработку и передачу прав на него ООО «РИК».

 Конструкторская и эксплуатационная документация не является объектом исключительных прав

 Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах (п. 5 ст. 1259 ГК РФ).

Не являются объектами авторских прав официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы, сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное) (п. бет. п. 5 ст. 1259 ГКРФ).

 Исходя из изложенного,  истец уточнил свои требования.

ООО «РИК» утверждает, что все иные разработанные АО «АТЛАС-КАРТ» программы для ЭВМ Управляющего микроконтроллера, используемые в различных моделях (исполнениях) фискальных накопителей, нарушают исключительные права Истца на Программу для ЭВМ «ОС УМК».

Вместе с тем, ООО «РИК»   после получения ПО «ОС УМК» последовательно заключало с АО «АТЛАС-КАРТ» лицензионные договоры на использование программного обеспечения для производства иных моделей фискальных накопителей.

Различие моделей (исполнений) фискальных накопителей, используемого в их составе программного обеспечения подтверждается приложенными доказательствами, которые свидетельствуют о том, что различные модели (исполнения) фискальных накопителей разрабатывались и проходили отдельное согласование с ФСБ России, имеют различный функционал для использования с различными наборами микросхем, имеют отличающийся потребительский функционал и технические характеристики (в том числе, срок действия ключей, форматы фискальных данных, скорость загрузки программного обеспечения в платы для изготовления фискальных накопителей) и т.д.

Факт последующего заключения и исполнения ООО «РИК» лицензионных Договоров на ПО «УМК-А» и ПО «УМК-Р» с Ответчиком свидетельствует о том, что ООО «РИК» понимало и признавало, что ПО «УМК-А», ПО «УМК-Р», представляют собой иное программное обеспечение, которое отличается от принадлежащего ему ПО «ОС УМК» и используется для других моделей (исполнений) ФН.

Согласно позиции, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2019 М С01-180/2019 по делу № А40-40264/2018, исходя из принципа эстоппель сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности. Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

  ООО «РИК» в рамках ранее рассмотренного дела № А40-120708/18-12-768 уже заявляло о том, что одна из переданных ему впоследствии по Лицензионному договору Программа для ЭВМ «УМК-Р» является идентичной принадлежащей ООО «РИК» Программе «ОС УМК».

Указанные доводы были отклонены судом, суд установил, что переданная по лицензионному договору Программа для ЭВМ «УМК-Р» самостоятельно разрабатывалась АО «АТЛАС-КАРТ», согласовывалась с ФСБ России и существовала как самостоятельный объект, не идентичный ПО «ОС УМК». Использование ПО «УМК-Р» было обусловлено как иной конструкцией и схемотехникой модели (исполнения) фискального накопителя, так и расширением функционала.

В силу пункта 2 статьи 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Условиями Договора на разработку не предусматривалась передача Истцу прав на модель фискального накопителя СКЗФД «ФН-1», как на изобретение, целью сторон было взаимовыгодное сотрудничество по осуществлению деятельности по производству фискальных накопителей

По Договору на разработку АО «АТЛАС-КАРТ» не передавало ООО «РИК» исключительные права на фискальный накопитель, как на изобретение.

Заключая Договор на разработку, целью сторон было взаимовыгодное сотрудничество, при котором АО «АТЛАС-КАРТ» осуществит действия по разработке СКЗИ и как разработчик СКЗИ совершит все необходимые действия по согласованию комплекта документации на СКЗИ с уполномоченным органом, обеспечит проведение необходимых тематических исследований. В результате, ООО «РИК» получит исключительные права на ту версию Программы для ЭВМ «ОС УМК», которая будет использоваться в изготавливаемой им модели фискального накопителя, а также возможность стать на законных основаниях производителем этой модели фискального накопителя.

Договор на разработку не предусматривал, что все используемые для исполнения Договора результаты интеллектуальной деятельности подлежат передаче ООО «РИК».

Согласно п. 4.1.4 Договора, при исполнении Договора Исполнитель (АО «АТЛАС-КАРТ») был вправе использовать принадлежащие Исполнителю результаты интеллектуальной деятельности.

В силу пункта 6.2 Договора, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Исполнителю до момента заключения Договора и используемые Исполнителем для выполнения Работ, Заказчику не передаются.

Право на использование ООО «РИК» принадлежащих АО «АТЛАС-КАРТ» результатов интеллектуальной деятельности при производстве, передаче и гарантийном обслуживании СКЗФД «ФН-1», в том числе, ПО «Программа функционирования криптосопроцессора СКЗФД-1», предоставляется в пользу ООО «РИК» по отдельному лицензионному договору между АО «АТЛАС-КАРТ» и ООО «РИК» (п. 6.3 Договора).

Во исполнение указанного пункта, стороны и заключили упомянутый ранее Лицензионный договор № АК/РИК-4-2015 от 12.11.2015 на ПО «КС», которое использовалось для производства модели СКЗФД «ФН-1», разработанной по Договору.

Стороны заключили иные договоры, необходимые для производства фискальных накопителей разных моделей (исполнений), такие как Договор на изготовление СКЗФД «ФН-1», последующие Лицензионные договоры и проч. Именно АО «АТЛАС-КАРТ» осуществляло работы по загрузке программного обеспечения и ключевой информации в давальческое сырье ООО «РИК» для производства фискальных накопителей.

Исходя из смысла ст. ст. 15 и 393 ГК РФ кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Таким образом, бремя доказывания наличия убытков, их размера и ответственности за их причинение АО «АТЛАС -КАРТ» возложено на Истца.

Истцом не доказан факт несения убытков и не обоснован их размер, какие-либо доказательства нарушения его прав в материалах дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах, основания для удовлетворения требований ООО «РИК» о взыскании с АО «АТЛАС-КАРТ» убытков и компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности отсутствуют.

Кроме того, расчет Истца основан на предположительной стоимости, полученной следующим образом.

Из предполагаемой им суммы лицензионного вознаграждения, которую АО «АТЛАС-КАРТ» получает за комплекс результатов интеллектуальной деятельности (260 рублей за один фискальный накопитель) вычтена предполагаемая стоимость ПО КС (50 рублей за один фискальный накопитель), исключительные права на которое принадлежат АО «АТЛАС-КАРТ», после чего оставшаяся сумма (210 рублей) разделена на три, поскольку Истец полагает, что по лицензионным договорам третьим лицам переданы права на три , как утверждает истец,  принадлежащих ему результата интеллектуальной деятельности.

 Между тем, каждый результат интеллектуальной деятельности обладает разными характеристиками, разным назначением, и, как следствие, разной рыночной стоимостью.

Каких-либо доказательств того, что стоимость указанных результатов интеллектуальной деятельности идентична, Истцом не представлено.

Каких-либо доказательств рыночной стоимости секрета производства в сумме 70 рублей на производство одного фискального накопителя ООО «РИК» не представлено.

Согласно п. 4 ст. 393 ГК РФ, при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Истцом не представлено доказательств того, что он планировал вести коммерческую деятельность по предоставлению иным хозяйствующим субъектам неисключительных прав на принадлежащие ему результаты интеллектуальной деятельности.  

При указанных обстоятельствах  суду для разрешения спора не требуется специальных знаний,   а иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 82,123,156,167-170 АПК РФ ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении  ходатайства  о назначении судебной экспертизы отказать.

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко