АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-24520/2019

г. Уфа

28 января 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 28.01.2020

Полный текст решения изготовлен 28.01.2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Тагировой Л. М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Муратовой А.А., рассмотрел дело по иску

Индивидуального предпринимателя   ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 312028015000412) 

к обществу с ограниченной ответственностью  "Торгсервис 102" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

Третье лицо: общество с ограниченной ответственностью  «Инвест Недвижимость»

о взыскании компенсации за  неправомерное  использование  товарного  знака в размере  600 000 руб. 

при  участии  в судебном  заседании:

от  истца  - ФИО3,  дов.  от  15.07.2019 г.

от  ответчика  - ФИО4,  дов.  от  20.01.2020 г.

от третьего лица  -  не явились, уведомлены  надлежащим  образом. 

Индивидуальный   предприниматель    ФИО2  обратилась  в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью  "Торгсервис 102"  о взыскании компенсации за  неправомерное  использование  товарного  знака в размере  600 000 руб.

К участию  в  деле  в качестве  третьего  лица,  не  заявляющего самостоятельных  требований  относительно  предмета спора  привлечено  общество с ограниченной ответственностью  «Инвест Недвижимость». 

Представитель  истца  настаивает  на удовлетворении заявленных  требований.

Представитель  ответчика  в удовлетворении  иска  просит  отказать  по  мотивам,  изложенным  в  отзывах  на иск. 

Третье лицо надлежащим образом уведомленное о дате и времени судебного заседания путем направления уведомлений по юридическому адресу, а также путем размещения данной информации на официальном сайте суда, ссылка на который имеется в определении, явку своего представителя не обеспечило, в письменной позиции  по спору с требованиями истца не согласился.

Частью 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие (часть 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Дело рассмотрено в порядке ст. ст. 123,156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего  лица, надлежащим образом уведомленного о времени и месте судебного заседания. 

        Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца  и  ответчика, суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела и установлено судом,  комбинированный   товарный  знак  "Матрица" зарегистрирован   23.05.2006  с  приоритетом  от  20.04.2004 по свидетельству Российской Федерации №307006 в отношении товаров 7, 9, 11, 21 –го  классов  Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и  услуг  35, 36, 37 –го  классов  МКТУ   и словесный  товарный  знак  зарегистрирован   12.05.2017 с  приоритетом  от 04.08.2014  по свидетельству Российской Федерации №616102 в отношении услуг  35, 36 – го классов  МКТУ    за  правообладателем – ИП  ФИО2 

Исковые требования ИП ФИО2  мотивированы выявлением использования ответчиком принадлежащего истцу комбинированного  товарного знака с  использованием словесного  обозначения  «Матрица»  при реализации товаров и  оказания  услуг  в  магазине  «Светофор»,   находящегося по адресу: г.Уфа,  ул.50-летия  Октября,  15/1, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

 В адрес  ответчика  истцом  направлено  требование  о выплате компенсации  за  нарушение  исключительных  прав  на товарный  знак  в сумме 600 000 руб.,  размер которой определен истцом  на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости товаров (выручки ответчика), реализованных ответчиком с использованием обозначения "Матрица" за период  с 01.12.2018 по 17.06.2019. 

 Истец,   заявляя    требование  о  выплате компенсации  за  нарушение  исключительных  прав  на товарный  знак  в  двукратном размере  выручки  от  оказания  услуг ссылается  на  правовую  позицию  Суда по интеллектуальным правам, выраженной в постановлении от 05.07.2016г. по делу №А43-12230/2014. 

Оставление  ответчиком  претензии без удовлетворения,  явилось  основанием   для  обращения  в арбитражный суд  с требованиями  по настоящему  делу. 

Не  соглашаясь  с  требованиями  истца,   ответчик пояснил, что действительно в помещении по адресу:  г.Уфа,  ул.50-летия  Октября,  15/1, занимаемого по договору аренды с ООО  «Инвест  недвижимость» №12/2018 от  01.07.2018 им осуществляется деятельность по розничной торговле под брендом «Светофор». Наличие вывесок с обозначением «Матрица» в занимаемых помещениях ответчик не оспаривает. Вместе с тем, ответчик полагает, что вывески воспроизводят товарный знак  №253181,  зарегистрированный   по свидетельству Российской Федерации в отношении 30, 34, 35 классов  Международной классификации товаров и услуг ООО «Универсал-Трейдинг» и переданный им впоследствии ООО «М Супермаркет». ООО  «Универсал-Трейдинг», которое длительное время осуществляло деятельность под брендом  «Матрица». Поскольку ранее в нежилых помещениях по адресу:  г.Уфа,  ул.50-летия  Октября,  15/1 располагался магазин, принадлежащий ООО «Универсал-Трейдинг», ответчик полагает, что исключительные права истца не были  нарушены, поскольку имеет место использование иного товарного знака. Кроме того ответчик полагает, что надлежащим ответчиком является собственник  помещений ООО «Инвест недвижимость». Ответчик также не согласился с произведенным расчетом компенсации, пояснив, что механизм, предусмотренный  подпунктом 3 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в виде выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, не может распространяться в отношении полученной выручки от продажи товаров, учитывая, что на товарах народного потребления, реализованного ответчиком  спорное обозначение не было размещено.    

Третье лицо ООО «Инвест недвижимость» в пояснениях по иску указало, что спорное обозначение воспроизводит торговый знак № 253181, зарегистрированный за ООО «Универсал-Трейдинг». Согласно договору об отчуждении исключительного права на торговый знак от 29.09.2017г. правообладателем указанного товарного знака стало ООО «М Супермаркет». ООО «Универсал-Трейдинг» занимал нежилые помещения по адресу:  г.Уфа,  ул.50-летия  Октября,  15/1 по договору аренды от 28.12.2012г. с ООО «Инвест недвижимость», расторгнутый соглашением сторон с 01.04.2018г. Впоследствии в отношении указанных нежилых помещений был заключен договор аренды с ООО «Торгсервис102». После обращения арендатора с требованием о демонтаже вывесок с обозначением «Матрица», спорные вывески были удалены сотрудниками арендодателя.

Суд,  исследовав материалы и обстоятельства дела по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает исковые требования в части взыскания компенсации необоснованными, и подлежащими  отказу  по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса  Российской  Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса  Российской  Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Руководствуясь вышеуказанными разъяснениями судом установлено, что сильным и единственным элементом товарного знака, принадлежащего истцу, является  словесный элемент «МАТРИЦА», выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, спорное обозначение, использованное в вывесках в помещениях, занимаемых ответчиком, включает в себя также словесный элемент «МАТРИЦА», выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. При таких обстоятельствах суд усматривает  сходство обозначения, используемого в вывесках помещений ответчика с товарным знаком истца до степени смешения.

Вместе с тем,  товарный знак истца зарегистрирован в отношении услуг по организации торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, в то время как основным видом деятельности ответчика является торговля.

Как отмечено в абзаце четвертом пункта 162 Постановления N 10 при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Поскольку организация  торговых ярмарок является посреднической деятельностью и не имеет целью реализацию (приобретение) товаров или услуг напрямую потребителям в отличии от торговой деятельности суд не может согласиться с доводом истца об однородности деятельности  ответчика деятельности истца в отношении которого зарегистрирован торговый знак «Матрица». Указанные виды деятельности (услуги) различны по своей природе и назначению и не являются взаимодополняемыми.

В рассматриваемом случае не установлено также ни одного факта продажи ответчиком товара, на котором размещен товарный знак истца.

При таких обстоятельствах суд не усматривает нарушения исключительных прав истца  на зарегистрированный за ним  торговый знак  №616102.

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса  Российской  Федерации установлено, что для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Учитывая изложенное, истец не вправе требовать выплаты компенсации.

Кроме того, суд также не соглашается с доводами истца об определении размера компенсации в размере  двукратной стоимости  реализованных товаров (оказанных услуг)  за период с  01.12.2018  по  17.06.2019.

Размер компенсации истцом обоснован со ссылками на представленные ответчиком  сведения  о размере выручки, согласно  которых    в  период  с  01.12.2018 по  31.12.2018 -  размер выручки,  полученной  от  реализации  товаров  составил  12 283 550, 23 руб.,  с  01.01.2019 по  17.06.2019  -  61 575  672, 21 руб.,  общий  размер выручки ответчика, исходя из представленных ответчиком сведений, составил за указанный период 73 859 222 руб.

Попунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса  Российской  Федерации установлено право правообладателя вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в следующем размере:

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак,

- в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу пункта 4 статьи 1252 Гражданского кодекса  Российской  Федерации контрафактными считаются материальные носители, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение таких носителей, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство.

Исходя из вышеуказанных норм закона и разъяснений пункта 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, размер компенсации может быть определен правообладателем как двукратная стоимость контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением, либо как двукратная стоимость использования соответствующего товарного знака.

Истец при рассмотрении дела настаивал на взыскании компенсации, вид которой выбран им в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса  Российской  Федерации и определен как двукратный размер выручки ответчика за период с  01.12.2018  по  17.06.2019. 

По смыслу норм пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса  Российской  Федерации, выбор вида компенсации обусловлен обстоятельствами нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак.

Вместе с тем, при рассмотрении дела судом также  не установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением "Матрица", то есть товара, на котором размещено такое обозначение. Истцом не представлено доказательств, содержащих сведения о продаже ответчиком таких товаров.

В  рассматриваемом случае обозначение  «Матрица»  было размещено  на  территории   магазина (супермаркета),  а  также   над   входом  в  здание  в котором ответчик арендовал  торговые площади в виде  установленных  ранее  ООО  «Универсал-Трейдинг»  вывесок в  рекламных целях  при  реализации  товаров.  

 В то же время истец фактически заявляет о взыскании компенсации, исходя из двукратной стоимости товаров, проданных ответчиком, а не услуг по реализации товаров.

Как уже было указано выше вопреки доводу истца, продажа товара (реализация товара) и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными и имеют различный объект и направленность. К реализации услуг по продаже (реализации) товаров могли быть отнесены действия какого-либо субъекта, направленные на оказание другим лицам услуг, связанных с продажей каких-либо товаров, организация деятельности, связанной с оказанием другим лицам услуг по реализации товаров.

В данном случае такая деятельность ответчика из материалов дела не усматривается.

Совершение ответчиком действий по оказанию услуг по реализации товаров, предложение к продаже таких услуг, рекламирование оказания услуг по реализации товаров из материалов дела не следует.

При таких обстоятельствах расчет размера компенсации, заявленный истцом не соответствует положениям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса  Российской  Федерации.

Нормами пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса  Российской  Федерации, помимо компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, предусмотрено также право правообладателя требовать от нарушителя компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанный вид компенсации предполагает, что размер компенсации составляет двукратную цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса  Российской  Федерации одновременно и минимальным, и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Однако истец  настаивал на выбранном им виде компенсации как двукратной стоимости товаров, реализованных ответчиком, на что явно указал в письменных пояснениях,  истцом  не представлены сведения о стоимости использования исключительного права на товарный знак №307006.

Равным образом не представлены доказательства стоимости использования такого права, которые, по мнению истца, отражают действительную стоимость использования товарного знака в период, указанный им в исковом заявлении.

В ходе судебного разбирательства сторонам предлагалось обсудить проведение по делу судебной экспертизы с целью установления стоимости использования товарных знаков № 307006  и  №616102.

Согласие на проведение такой экспертизы сторонами суду не представлено. Из пояснений представителя ответчика следует, что он считает достаточной для рассмотрения дела имеющуюся в нем совокупность доказательств.

Из материалов дела следует, что истцом осуществлялось использование товарного знака с  2006  года   путем предоставления права его использования по лицензионным договорам.

По лицензионному договору от 31.05.2019, заключенному с индивидуальным предпринимателем ФИО5, право использования товарного знака истцом предоставлено предпринимателю на безвозмездной основе. 

Поскольку в рассматриваемом случае не установлено факта нарушения исключительных прав истца на торговый знак основания для удовлетворения иска отсутствуют.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца  за  необоснованностью  заявленных  требований в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Л.М. Тагирова