АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-27636/19

23 января 2020 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   16 января 2020 г.

Полный текст решения изготовлен            23 января 2020 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Жигало Н. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-27636/19 по исковому заявлению закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ФИО2

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии:

от истца: представитель не явился;

от ответчика: ФИО3 (паспорт),

установил:

закрытое акционерное общество "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" (далее также истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ФИО2  (далее также ответчик) с требованием о взыскании  200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака,  судебных расходов (с учетом уточнения требований).

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных исковых требований, пояснил, что полагает заявленную компенсацию необоснованно рассчитанной на основании представленных истцом лицензионных договоров, указал на аффилированность сторон лицензионного договора. Ответчик пояснил, что полагает компенсацию чрезмерно высокой и просил уменьшить компенсации ввиду  его тяжелого материального положения, поскольку в настоящее время ответчик является безработным, у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, а также предстоит оплата операции отца, который также неофициально находится у него на иждивении.

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя истца.

Изучив материалы дела, выслушав доводы ответчика, судом установлено следующее.

Как следует из материалов дела, закрытое акционерное общество "Корпорация "Мастернэт" на основании свидетельства RU 289226 является правообладателем зарегистрированного  в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака "STAYER", сроком действия до 18.04.2023.

28.04.2018 на рынке "Донской", расположенном по адресу: 

<

...>, представителем правообладателя ЗАО «Корпорация «Мастернэт» были приобретены товары, маркированные изображением товарного знака «STAYER» по свидетельству № 289226: кисть 50мм. – 1 шт. на сумму 35 руб. с явными признаками контрафактности.

В подтверждение факта продажи спорного товара в материалы дела представлена копия товарного чека от 28.04.2018 и диск с видеозаписью процесса закупки, исследованной в судебном заседании.

Согласно выданному товарному чеку с печатью продавцом товара является ИП ФИО2.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием об уплате компенсации, которая оставлена без удовлетворения.

В связи с незаконным использованием предпринимателем товарного знака, ЗАО "Корпорация "Мастернэт" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

На момент подачи иска ответчик утратил статус индивидуального предпринимателя, однако как разъяснено в абзаце третьем пункта 4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров). К таким спорам не относятся, в частности, споры, связанные с применением законодательства о защите прав потребителей, споры о наследовании и споры о разделе общего имущества супругов.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В силу статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт приобретения товара, маркированного знаком сходного до степени смешения с товарным знаком "STAYER", подтвержден вещественным доказательством, имеющимся в материалах дела.

В рассматриваемом случае, в связи с незаконным использованием ответчиком товарного знака, правообладателем которого является ЗАО "Корпорация "Мастернэт", обществом избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

При избранном обществом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного законом предела.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Заявление ответчика о снижении размера компенсации в случае предъявления иска о взыскании рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обосновано обстоятельствами, предусмотренными постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", поскольку иных оснований для снижения размера компенсации, которая определяется на основании стоимости права использования, а не по усмотрению суда, законом не предусмотрено.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В данном случае, размер компенсации определен истцом в сумме 200 000 рублей   исходя из стоимости права использования товарного знака, в соответствии с пунктом 4.2 лицензионного договора № 32 от 12.08.2015.

По указанному лицензионному договору №32 истец предоставил лицензиату ООО «Денеб» право на использование на всей территории Российской Федерации трех товарных знаков, в том числе, товарного знака STAYER, на право их использования в отношении всех товаров, указанных в свидетельствах.

Пунктом 4.2 договора №32 определено вознаграждение также за три товарных знака в виде ежеквартальных платежей в размере 300000 рублей. Стоимость использования каждого товарного знака не определена.

По лицензионному договору №19 от 02.10.2009 компании «Крафтул И/Е Гмбх» (Германия) предоставлена неисключительная лицензия на использование товарного знака STAYER также в отношении всех товаров и услуг, указанных в  свидетельстве на товарный знак. Согласно пункту 4.3 договора №19 размер лицензионного вознаграждения также определяется поквартальными платежами в сумме 1400 евро.

При этом согласно представленным ответчиком сведениям о регистрации (т.1 л.д.88-91) ЗАО «Корпорация «Мастернэт» и компания «Крафтул И/Е Гмбх» являются аффилированными лицами. Истец данное обстоятельство не оспорил.

Вместе с тем, суд обозревал в судебном заседании материалы дела №А53-12830/19, имеющиеся в электронном виде на сайте kad.arbitr.ru. Согласно материалам дела №А53-12830/19 по запросу суда ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» представило лицензионный договор №18 от 01.10.2009, на основании которого истец предоставил ЗАО «ЗУБР ОВК» неисключительную лицензию на право использования товарного знака STAYER в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак. Согласно пункту 4.3 договора №18 размер вознаграждения определен ежеквартальными платежами в размере 65000 рублей.

Кроме того, истцом заключен лицензионный договор №20 от 07.12.2009 на предоставление ООО «Клиника Здорового Позвоночника» неисключительной лицензии на право использования товарного знака STAYER в отношении всех товаров 10 класса и всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в свидетельстве на товарный знак. Согласно пункту 4.3 договора №20 размер лицензионного вознаграждения определен путем оплаты 20833 рубля 33 копейки в месяц.

В настоящем случае, нарушение исключительного права истца на спорный товарный знак допущено ответчиком однократно 28.04.2018 в момент продажи одного товара (рулетки) с изображением одного товарного знака STAYER.

Поэтому наиболее соответствующей и соразмерной обстоятельствам допущенного ответчиком нарушения исключительных прав истца на товарный знак следует считать компенсацию, определенную не по общим договорам №№32, 19, 20, а в соответствии с вознаграждением, определенным договором №20. В указанном договоре №20 размер вознаграждения определен сторонами в отношении товаров только одного класса МКТУ и разовый платеж производится за меньший временной период – 1 месяц.

Следовательно, суд полагает не соответствующей обстоятельствам нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак заявленную ко взысканию компенсацию в размере 200000 рублей.

С учетом обстоятельств допущенного нарушения суд полагает соответствующей и соразмерной компенсацию в сумме 41666 рублей 66 копеек, определенную из расчета двукратного ежемесячного вознаграждения по пункту 4.3 договора №20.

При этом такой размер компенсации соответствует рыночной стоимости права истца на использование товарного знака при наиболее сходных обстоятельствах правомерного использования с допущенным ответчиком нарушением.

В данном случае также учитывается и заявление ответчика о чрезмерности компенсации, поскольку размер компенсации 41666 рублей 66 копеек суд полагает соответствующим допущенному ответчиком нарушению и материальному положению ответчика в настоящее время.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В связи с тем, что истцом в целях защиты своего нарушенного права, был приобретен товар на сумму 35 руб., обязанность возмещения понесенных им расходов возлагается судом на ответчика. В связи с частичным удовлетворение заявленных исковых требований (20,83%), с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 7,29 руб. расходов на приобретение контрафактного товара.

Кроме того, взысканию с ответчика в пользу истца подлежат судебные расходы по оплате почтовых расходов в размере 54,99 руб. (что составляет 20,83% от заявленной суммы), расходы на получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в размере 41,66 руб. (что составляет 20,83% от заявленной суммы), также понесены истцом в связи с рассмотрением данного дела в арбитражном суде.

В удовлетворении остальной части исковых требований надлежит отказать.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на сторон пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФИО2 в пользу закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» 41666 рублей 66 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству №289226, 1562 рубля 04 копейки судебных расходов, в том числе, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1458 рублей 10 копеек и судебные издержки на приобретение контрафактного товара в размере 7 рублей 29 копеек, на получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в размере 41 рубль 66 копеек, на направление почтовой корреспонденции в размере 54 рубля 99 копеек.

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований.

Взыскать с  закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» в доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины.

Уничтожить приобщенный к материалам дела в качестве вещественного доказательства контрафактный товар кисть 50 мм.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               Жигало Н. А.