ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-79207/2019

Дело № А40-91391/17

г. Москва

13 февраля 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2020 года

Постановление изготовлено в полном объеме 13 февраля 2020 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р.Валиева,

судей Т.В.Захаровой, Е.А.Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Carte Blanche Greetings Limited на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 ноября 2019 года по делу № А40- 91391/17, принятое судьей Мищенко А.В., по иску Carte Blanche Greetings Limited к ООО "ИДКМедиа" о взыскании

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.03.2018

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 21.01.2020, ФИО4 по доверенности от 21.01.2020

У С Т А Н О В И Л:

Компания Carte Blanche Greetings Limited обратилась с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ИДК-МЕДИА" о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонаж литературного произведения с иллюстрациями «Серый мишка с голубым носом?История Ми Ту Ю» медвежонка Тэтти и Тедди в размере     798 088 руб(cогласно окончательно сформулированному размеру исковых треований))

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06 ноября 2019 года взыскано с общества с ограниченной ответственностью "ИДК-МЕДИА" в пользу Carte Blanche Greetings Limited 163 122 руб. 20 коп. компенсации , 3 883 руб. в возмещение расходов по госпошлине, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции изменить в части взысканной компенсации, взыскать с ответчика компенсацию в размере 798 088 руб.  

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, считает, что  решение суда первой инстанции незаконно.

Ответчик  возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

В заседании суда апелляционной инстанции стороны пояснили , что не возражают против проверки решении в обжалуемой его части отказа в иске, в связи с чем судом апелляционной инстанции вынесено протокольное определение о проверки законности и обоснованности решения в обжалуемой его части (п.5 ст.268 АПК РФ)

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.   

Компания Carte Blanche Greetings Limited является обладателем исключительных авторских прав на персонаж литературного произведения с иллюстрациями «Серый мишка с голубым носом. История Ми Ту Ю» («А grey bear with a blue nose. The story of Me to You») - медвежонка «Тэтти Тедди Ми Ту Ю» (« Tatty Teddy Me to You») с серой шерстью, заплатками на голове, животе, задних лапах и спине, голубым носом, близко посаженными черными глазами, серой мордочкой.

Указанное обстоятельство подтверждается аффидевитом автора иллюстраций произведения Стива Морт-Хилла и трудовым договором от 27.11.2000 между ним и истцом с проставленным апостилем и нотариально заверенным переводом.

На основании пункта 17.1 указанного договора Стив Морт-Хилл передал истцу все настоящие и будущие авторские права, права на дизайн и другие имущественные права на все материалы, написанные, созданные или разработанные им в связи с бизнесом или деятельностью истца.

Признание аффидевита в качестве доказательства факта принадлежности исключительных прав истцу допускается. Аналогичная правовая позиция изложена в Справке Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 № СП-23/29.

Авторство Стива Морт-Хилла подтверждается указанием его в качестве автора иллюстраций (художника) на обложке книги «Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю» (год первого опубликования 2003).

В соответствии со статьей 1257 ГК РФ лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Ответчик на правах издателя разместил в детском журнале «Я - модница!» (ISSN 1993-6486) № 4'16 изображение медвежонка, представляющего собой переработку персонажа. Факт размещения изображения подтверждается самим журналом, где в выходных данных ответчик указан как издатель и пояснениями ответчика в рамках дела № А08-7391/2016 и не оспаривается ответчиком.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не вправе использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализация любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Истец не давал согласия на использование персонажа произведения.

Разрешения правообладателя на такое использование персонажа путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, его использование Ответчиком в своей предпринимательской деятельности, в частности, при продаже журнала и изображением спорного персонажа, в предложениях к продаже журнала, осуществлено незаконно - с нарушением исключительных прав Правообладателя.

Так согласно пункту 16 постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15 контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление и распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав.

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Так решением от 15.02.2017 по делу № А08-7391/2016 установлено наличие авторских прав у истца на персонаж, а также нарушение прав истца, при размещении переработанного изображения персонажа в журнале.

Ответчик участвовал в деле № А08-7391/2016 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Ответчик в рамках названного дела представил пояснения от 01.12.2016, в которых подтвердил факт издания журнала и размещения на его страницах спорного изображения, при этом выразил свое несогласие с тем, что размещенное в журнале изображение нарушает прав истца.

Суд пришел к выводу, что вышеназванные обстоятельства, связанные с фактом издания журнала ответчиком и размещения на его страницах спорного изображения, и имеющие существенное значение были предметом исследования вышеуказанного дела, установлены вступившим в законную силу решением суда и не подлежат доказыванию вновь.

Ответчиком нарушены исключительные авторские права истца на персонаж литературного произведения с иллюстрациями «Серый мишка с голубым носом. История Ми Ту Ю» - медвежонка.

В силу п. 7 ст. 1259 ГК РФ, авторские права (включая исключительное) распространяются, в том числе, на персонаж произведении, если по своему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора, и отвечает требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1259 ГК РФ, то есть выражен в какой-либо объективной форме, в том числе в объемно-пространственной форме.

Под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звука- или видеозаписи, в объёмно-пространственной форме и др.» 

Также в указанной норме разъясняется, что «охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки».

Согласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ, использованием произведения (а соответственно, персонажа) является, в том числе, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения, как указывает истец в рассматриваемом случае в сумме 788 098 руб., согласно следующему расчету:

Фактический тираж журнала -17 359 экземпляров, стоимость одного журнала22,7 руб., двойная стоимость экземпляров составляет 788 098 руб.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12, суд не лишен права уменьшить размер предъявленной к взысканию компенсации и при ее расчете исходя из двукратной стоимости товара. При этом суд надзорной инстанции указал, что компенсация, взыскиваемая вместо убытков, является одной мерой гражданскоправовой ответственности, которая лишь рассчитывается разными способами, а также сослался на возможность применения тех критериев, которые заложены в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Такой подход, согласно позиции кассационной инстанции, применим и к спорам о взыскании компенсации за незаконное использование объектов авторского права. При этом необходимо отличать определение судом компенсации по своему усмотрению в установленных законом пределах (то есть снижение по сравнению с заявленной суммой, определенной по усмотрению истца) от снижения размера компенсации, сумма которой четко определена законом.

Исходя из приведенных позиций,  такая компенсация может быть снижена, однако до того, как ее снизить, необходимо определить ту сумму, которая составляет двойную стоимость контрафактных экземпляров, а впоследствии учесть обстоятельства, позволяющие произвести снижение по отношению к рассчитанной по указанному и заложенному в законе правилу сумме.

Из данной правовой позиции следует, что размер компенсации, рассчитанной по правилам абзаца 2 статьи 1301 ГК РФ, не может быть снижен произвольно. Положения ГК РФ устанавливают право истца требовать компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения. Следовательно, при доказанности такого размера присуждение судом меньшей суммы должно быть обоснованно достаточной аргументацией, построенной на анализе конкретных обстоятельств нарушения исключительного права истца.

Ответчик заявил о снижении размера компенсации, контррасчет и доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в обоснование доводов о возможности снижения размера компенсации заявленного истцом.

Ответчиком отгружено распространителям печатной продукции 17.358 экземпляров, на сумму 428.782,12 руб., что подтверждается товарными накладными, письменной информацией аудитора (т. 2, л.д. 5-43).

Произведен возврат нереализованной продукции в количестве 13 766 экземпляров. Выявлен брак на сумму 211,64 руб., что подтверждается товарными накладными, актами об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (т. 2, л.д. 44-130, т. 1, л.д. 140-141).

Факт нарушения ответчиком прав истца на произведение материалами дела подтвержден, основания для взыскания компенсации, предусмотренной статьей 1515 ГК РФ, имеются. Вместе с тем, не подлежит взысканию компенсация за контрафактный товар, изъятый ответчиком из гражданского оборота в количестве 13 766 экземпляров. Данная правовая позиция согласуются с судебной практикой, в том числе по делу №А40-6974/17.

Учитывая изложенные обстоятельства, вероятные убытки истца суд первой инстанции признал подлежащим удовлетворения иск частично в размере 163 122 руб. 20 коп., исходя из следующего расчета.

Журнал состоит из 32-х страниц, включая обложку.

Переработанный персонаж изображен на 3-х страницах: № 1 (обложка), № 23 и № 30.

Стоимость экземпляра журнала составляет 22,7 руб. (факт признан сторонами)

Заявлена компенсация за 17 359 экземпляров, изъято из оборота 13 766 экземпляров.

(17 359-13 766)*22,7*2=163 122 руб. 20 коп.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению ввиду следующего. 

Ответчик осуществляет издательскую деятельность, в ходе которой добросовестно относится к соблюдению требований законодательства об авторских правах, умышленного нарушения авторских прав не допускал.

Размещая в журнале «Я модница» № 4,16, на обложке и стр. 23, 30 изображение медвежонка, ответчик не имел умысла на нарушение авторских прав истца. Размещенное изображение было возмездно приобретено сотрудником ответчика в банке изображений на сайте shutterstоск.сом по подписке, о чем в дело представлены доказательства (т. 2 л.д. 139-146). При этом продавец изображения гарантировал принадлежность прав на изображение именно ему.

Лишь по результатам рассмотрения Арбитражным судом Белгородской области дела № А08-7391/2016 по иску к ЗАО (НП) «РОСПЕЧАТЬ» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» о взыскании компенсации в размере 10.000 рублей за нарушение исключительных авторских прав было признано, что вышеуказанное изображение медвежонка является переработанным изображением персонажа иллюстрированного литературного произведения с иллюстрациями «Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю медвежонка» - «Тэтти Тедди» (далее — спорный персонаж, медвежонок), авторские права на которое принадлежат истцу (т. 1 л.д. 96-100).

Спорный номер журнала «Я модница» № 4,16 состоит из 32 страниц. Контрафактным произведением является изображение спорного персонажа, которое занимает лишь часть 3-х страниц журнала. При этом на страницах журнала имеются другие изображения и тексты, которые участвуют в образовании стоимости номера журнала в целом, на которые истец авторскими правами не обладает, но при этом претендует на получение компенсации, рассчитанной исходя из стоимости произведений и других авторов журнала.

Ответчиком спорный номер журнала «Я модница» № 4,16 отгружен распространителям печатной продукции в количестве 17.358 экземпляров, на сумму 428.782,12 руб., что подтверждается товарными накладными, письменной информацией аудитора (т. 2, л.д. 5-43).

Произведен возврат нереализованной продукции в количестве 13.766 экземпляров на общую сумму 339.720,81 руб. Выявлен брак на сумму 211,64 руб., что подтверждается товарными накладными, актами об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (т. 2, л.д. 44-130, т. 1, л.д. 140-141).

Нереализованная продукция утилизирована, что подтверждается актом № 1608311 от 31.08.2016 г. и накладной от грузополучателя макулатуры № И000000771 от 31.08.2016 ООО «Рус-Папир» (т. 2, л.д. 131- 133).

Журнал «Я модница» № 4,16 реализован в количестве 3.575 экземпляров на сумму 88.649,91 рублей, что подтверждается товарными накладными и письменной информацией аудитора (т. 1, л.д. 140-141, т. 2, л.д. 5-123).

Какого-либо существенного вреда истцу использованием изображения медвежонка причинено не было, нарушение было кратковременным и непреднамеренным. Фактов допущения ответчиком других нарушений исключительного права истца или других правообладателей не имеется.

Указанные обстоятельства свидетельствуют

- о добросовестном заблуждении ответчика относительно принадлежности авторских прав на использованное им изображение медвежонка,

-  и о том, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав на являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Кроме того, правонарушение совершено ответчиком впервые, что не оспаривается истцом и доказательств обратного истцом суду не представлено.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск частично, указал, что журнал состоит из 32 страниц, переработанный персонаж изображен на 3-х страницах, стоимость экземпляра журнала составляет 22,7 руб., что не оспаривается сторонами, заявлена компенсация за 17.359 экз., при этом 13.766 экз. ответчиком были изъяты из оборота и уничтожены. Учитывая изложенное, суд рассчитал двукратную стоимость контрафактной продукции: (17.359-13.766) х 22,7 х 2 = 163.122,20 руб.

При расчете суммы компенсации суд исходил из того, что не подлежит взысканию компенсация за контрафактный товар, изъятый ответчиком из гражданского оборота. Данная позиции суда первой инстанции согласуется с правовой позицией Суда по интеллектуальным спорам, выраженной в постановлении по делу № А40-6974/17 и подтвержденной Верховным Судом РФ в определении № 305-ЭС18-7816 от 13.07.2018, в котором отмечено, что такое определение судом размера компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности является правильным исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя.

В этой связи расчет компенсации, произведенный судом первой инстанции за вычетом части тиража, изъятого из оборота следует признать верным. 

Исходя из выше изложенного, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06 ноября 2019 года по делу № А40- 91391/17 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:В.ФИО5

 

Судьи:     Т.В.Захарова                                                                                                                             

 Е.А.Птанская