АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-251/2024

г. Тюмень

27 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2024 года. 

Полный текст решения изготовлен 27 июня 2024 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Власовой В.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕХНИКА» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.05.2008, ИНН: 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 01.06.2017) о запрете и о взыскании, 

при участии в заседании: 

от истца: ФИО3 по доверенности от 26.08.2021, 

посредством системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания) в судебном заседании участвует  представитель от ответчика: ФИО4 по доверенности от 04.08.2023,   

УСТАНОВИЛ:

заявлен иск общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕХНИКА» (далее – истец, ООО «ИНТЕХНИКА») к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - ответчик, ИП ФИО2) о запрете без письменного согласия собственника товарного знака VARGUS, либо без письменного согласия лица, имеющего исключительные полномочия от собственника товарного знака VARGUS на использование указанного товарного знака на территории Российской Федерации, в том числе запрета ИП ФИО2   осуществлять продажу и вводить в гражданский оборот продукцию с размещенными на ней (этикетке, упаковке товаров и т.п.) товарного знака VARGUS на указанной территории, хранить указанные товары, использовать в предложениях о продаже и рекламе указанных товаров, о выполнении работ, об оказании услуг с использованием товарного знака VARGUS, за исключением продукции с использованием товарного знака VARGUS, право собственника товарного знака VARGUS на которую на территории Российской Федерации исчерпано, о взыскании 2 000 000 руб. в счет компенсации за незаконное использование товарного знака VARGUS.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.  

Представитель ответчика возражал по заявленным требованиям, по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований. Согласно, статье 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства. 

Как следует из искового заявления, истец на основании лицензионного договора от 23.01.2017, заключенного с компанией «Варгус Лтд» (Израиль), обладает исключительными правами в отношении товарного знака «VARGUS» (далее – спорный товарный знак), зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 06.04.2017 (номер государственной регистрации РД0220172).

Сведения об указанном товарном знаке подтверждены Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) и внесены в Международный реестр товарных знаков (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/). Согласно сведениям указанного реестра товарный знак «VARGUS» № 811443 зарегистрирован 12.09.2003 сроком до 12.09.2033 в отношении товаров 07 класса МКТУ (инструментальные станки, станки, в частности режущие инструменты и инструменты для нарезания резьбы; части вышеупомянутых товаров, включенные в этот класс) и 08 класса МКТУ (ручной инструмент и ручные приспособления для обработки древесины, металла, пластмассы и стекла, в частности ручные инструменты и их части, включенные в этот класс).

Как указал истец, в целях исключения обращения на территории Российской Федерации контрафактного товара ООО «ИНТЕХНИКА» проводит постоянный мониторинг рынка металлорежущего инструмента, в рамках которого ООО «ИНТЕХНИКА» были выявлены факты нарушения со стороны ИП ФИО2 исключительного права ООО «ИНТЕХНИКА» на товарный знак VARGUS на территории Российской Федерации, в том числе:  в рамках поставки инструмента для металлообрабатывающих и режущих станков, реестровый номер извещения 32110888030 в Единой информационный системе на сайте www.zakupki.gov.ru, заказчик АО «ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ПЛАНТА» (ИНН 

<

***>), цена договора 36 315 руб., в том числе НДС; в рамках запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, реестровый номер извещения 32312488453 в Единой информационный системе на сайте www.zakupki.gov.ru (на площадке www.utp.sberbank-ast.ru номер процедуры 207703497), заказчик ФГУП «ПО «МАЯК» (ИНН 

<

***>), цена договора 4 390 000 руб., НДС не облагается.

Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак «VARGUS», получив одобрение лицензиара на предпринимаемые действия по защите прав на товарный знак от 30.12.2020, в целях соблюдения досудебного порядка 25.07.2023 истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованиями прекратить нарушение исключительных прав истца, а также выплатить компенсацию за допущенное нарушение исключительных авторских прав.

Поскольку  претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец, ссылаясь на нарушение исключительных прав, обратился с настоящим иском в арбитражный суд. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующему. 

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если в ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждается, что истец обладает исключительными правами на спорный товарный знак «VARGUS».

Факт предложения ответчиком к продаже товара с использованием товарного знака «VARGUS» в конкурсах подтверждается информацией с сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, полностью подтверждают факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак «VARGUS» путем предложения к продаже и реализации спорного товара с указанным товарным знаком. 

При этом доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях спорных объектов интеллектуальной собственности, в деле также не имеется. Осуществляя его продажу без согласия правообладателя, ответчик нарушил исключительные права истца. 

Таким образом, с учетом доказанности ввода ответчиком в гражданский оборот товара с использованием товарного знака «VARGUS», суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований в части пресечения действий, нарушающих права истца.

Доводы ответчика относительно того, что момент реализации ответчиком товара – УПД №32 от 12.10.2023 истец уже не обладал правами на товарный знак «VARGUS» поскольку лицензионный договор считается утратившим силу, судом отклонены. ООО «ИНТЕХНИКА» является обладателем исключительных прав на товарный знак VARGUS на территории Российской Федерации с даты регистрации Лицензионного договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 06.04.2017 по настоящее время. Согласно представленных сведений, срок действия договора продлен до 22.01.2026. 

Таким образом, действие Лицензионного договора не прекращалось. ООО «Интехника» является обладателем исключительных прав на товарный знак VARGUS на территории Российской Федерации с даты регистрации Лицензионного договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 06.04.2017 по настоящее время.

Также является несостоятельным довод ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие, что срок действия исключительного права на товарных знак VARGUS не истек. 

Товарный знак VARGUS зарегистрирован Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в рамках Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года (вступило в силу для СССР 01 июля 1976 года). Информация о регистрации товарного знака VARGUS размещена на официальном сайте ВОИС (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/ru/showData.jsp?ID=ROM.811443#), срок действия регистрации – до 12.09.2033 года.

Относительно доводов ответчика о том, что продукция включена в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, судом отклоняется в виду следующего.

 В Перечне товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия (далее «Перечень»), утв. Приказом Минпромторга России от 21.07.2023 N 2701 (ред. от 16.01.2024) указано: Группа ТН ВЭД ЕАЭС – 82, Наименование товара - Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов, Код товара и (или) средство индивидуализации (следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и (или) товарными знаками, которые принадлежат правообладателям, зарегистрированным в недружественных странах) - 259) 8205, 3M, BAHCO, BATTIPAV, BREVILLE, HILTI, KNECHT, KNIPEX, NWS, PHILIPS, PRYOR, RUBI, SCOTCH, SHIMANO, STANLEY, TOWA.

С учетом изложенного, параллельный импорт товара с кодом ТН ВЭД 8205 возможен только в отношении товара, маркированного товарными знаками, которые прямо указаны в Перечне, а именно: 3M, BAHCO, BATTIPAV, BREVILLE, HILTI, KNECHT, KNIPEX, NWS, PHILIPS, PRYOR, RUBI, SCOTCH, SHIMANO, STANLEY, TOWA.

Товары, маркированные товарных знаком «VARGUS», в этом перечень не включены, следовательно, параллельный импорт в отношении них не допускается.

С учетом того, что по делу доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорный товарный знак, суд рассматривает заявленное истцом неимущественное требование о запрете ответчику использования данного обозначения без согласия правообладателя. 

Указанное требование суд полагает подлежащим удовлетворению в силу следующего. 

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. 

Меры, предусмотренные ст. 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом. 

Согласно содержащимся в п. 57 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23.04.2019 разъяснениям, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. 

Ответчик не предоставил доказательств того, что продукция «VARGUS», которая был им поставлена в адрес ФГУП «ПО «МАЯК», была введена в оборот за пределами территории РФ правообладателем либо с его согласия, а также наличие согласия правообладателя в пределах территории, на которой товар был приобретен, на его перепродажу в Российской Федерации.

Суд усматривает наличие со стороны ответчика реальной угрозы продолжения совершения действий по предложению к продаже продукции «VARGUS», в связи с чем полагает необходимым вынести в отношении ответчика решение о запрете использования спорного обозначения без согласия правообладателя.

Разрешив вопрос в части заявленного истцом неимущественного требования, суд переходит к вопросу о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак и приходит в связи с этим к следующим выводам.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ст. 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. 

В силу п. 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Согласно п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет её размер в пределах, установленных ГК РФ (абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). 

Истцом был выбран способ расчета компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. По мнению истца, с ответчика подлежит взысканию компенсация в сумме 2 000 000 руб.

Проанализировав доводы истца и возражения ответчика в части определения размера компенсации, суд приходит к следующему выводу. 

По требованиям о взыскании компенсации суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Избранный истцом способ расчета компенсации предполагает учет судом целого ряда фактических обстоятельств допущенного ответчиком нарушения и не привязывает размер компенсации исключительно к стоимости поставленных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, поскольку в этом случае речь бы шла об ином способе расчета компенсации согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ, не заявленном истцом, в то время как суд не вправе самостоятельно изменять выбранный истцом порядок расчета компенсации. 

Определяя справедливый размер подлежащей взысканию по настоящему делу компенсации, суд учитывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчик ранее допускал нарушение исключительных прав истца или иных правообладателей. Кроме того, суд учитывает, что принцип соразмерности гражданскоправовой ответственности, предполагающий восстановление нарушенного права, но не обогащение в результате защиты нарушенного (оспоренного) права (п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 10 ГК РФ), является элементом публичного порядка Российской Федерации. 

Вместе с тем суд учитывает и объем доказанных при рассмотрении настоящего спора поставок ответчиком товаров, маркированных спорным товарным знаком, а также доказанный период неправомерного использования. 

Кроме того суд учитывает, что взыскиваемая компенсация как мера ответственности за допущенное нарушение исключительного права хотя и не должна быть чрезмерной, но при этом должна быть достаточно ощутимой для ответчика в контексте объема его товарооборота, мотивируя его тем самым вести предпринимательскую деятельность с уважительным отношением к чужим исключительным правам. 

С учетом изложенного суд полагает возможным определить размер взыскиваемой компенсации в сумме 1 000 000 руб., учитывая при этом, что такая компенсация, с одной стороны, коррелирует с объемом товарооборота ответчика в отношении товаров, маркированных спорным товарным знаком, а, с другой стороны, взыскание данной суммы компенсации, не подавляя экономическую инициативу ответчика, позволит истцу возместить свои убытки в связи с нарушением исключительного права и будет способствовать удержанию ответчика в будущем от нарушения интересов истца и иных правообладателей. 

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 без письменного согласия собственника товарного знака VARGUS, либо без письменного согласия лица, имеющего исключительные полномочия от собственника товарного знака VARGUS на использование указанного товарного знака на территории Российской Федерации, в том числе запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 осуществлять продажу и вводить в гражданский оборот продукцию с размещенными на ней (этикетке, упаковке товаров и т.п.) товарного знака VARGUS на указанной территории, хранить указанные товары, использовать в предложениях о продаже и рекламе указанных товаров, о выполнении работ, об оказании услуг с использованием товарного знака VARGUS, за исключением продукции с использованием товарного знака VARGUS, право собственника товарного знака VARGUS на которую на территории Российской Федерации исчерпано.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Бобова Владимира Дмитриевичав пользу общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕХНИКА» компенсацию в сумме 1 000 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 22 500 руб.

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

 Судья

Власова В.Ф.