ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-66546/2020

13 февраля 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     06 февраля 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  13 февраля 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачевой О.В.

судей  Геворкян Д.С., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем с/з ФИО1

при участии:  

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.12.2023

от ответчика: 1) ФИО3 по доверенности от 17.01.2023; 2-4 не явились, извещены

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-849/2024) АО "Управляющая компания "Старт" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.11.2023 по делу № А56-66546/2020 (судья Виноградова Л.В.), принятое 

по иску АО "Управляющая компания "Старт" 

к 1) ФИО4; 2) ФИО5; 3) ООО "Большой праздник"; 4) ФИО6 

о взыскании,  

 

установил:

акционерного общества «Управляющая компания «Старт» (адрес: ул. Бухарестская, д. 89, лит. А, кв. 12Н, Санкт-Петербург, 192283, ОГРН 

<

***>, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным  в порядке ст. 49 АПК РФ,  к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (Санкт-Петербург, ОГРНИП 317784700178801, далее – ИП ФИО4), индивидуальному предпринимателю ФИО5 (Санкт-Петербург, ОГРНИП 307784710200209, далее – ИП ФИО5), обществу с ограниченной ответственностью «Большой праздник» (адрес: ул. Широкая, д. 3, пом. 1, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, далее – общество), ФИО6 Валерьевичу:

о запрете ответчикам  использовать товарный знак «Домовой» по свидетельству Российской Федерации № 591658 в предложениях к продаже, при продаже и ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, перевозке или хранении с этой целью товаров, маркированных товарным знаком «Домовой» по свидетельству Российской Федерации № 591658, о запрете обществу «Большой праздник» самостоятельно или с привлечением третьих лиц изготавливать упаковку, маркированную обозначением «Домовой»; 

об изъятии из гражданского оборота и уничтожении за счет ответчиков без какой бы то ни было компенсации товаров, а у общества «Большой праздник» дополнительной упаковки, маркированной товарным знаком «Домовой», находящиеся у ответчиков к моменту вступления в силу решения суда; 

о взыскании с ИП ФИО4 компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Домовой» в размере 428 003 рублей; 

о взыскании с ИП ФИО5 компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Домовой» в размере 428 003 рублей; 

о взыскании с общества «Большой праздник» и ФИО6 солидарно компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Домовой» в размере 856 006 рублей; 

о взыскании солидарно с общества «Большой праздник», предпринимателя ФИО4, предпринимателя ФИО5, ФИО6 судебных расходов в размере 72 095 рублей 74 копеек.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.11.2021 оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2022, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам  от 26.05.2022 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.11.2021 по делу № А56-66546/2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2022 по тому же делу отменены. Дело № А56-66546/2020 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Решением суда первой инстанции от 29.11.2023 в удовлетворении  требований отказано.

В апелляционной жалобе  истец, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и удовлетворить исковые требования.

В судебном заседании представитель  истца доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ИП ФИО4, ИП ФИО5, общества «Большой праздник»  с доводами жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

ФИО6, уведомленный о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своего представителя в судебное заседание не направил, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

Законность и обоснованность решения  суда первой инстанции проверенны  в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 591658, зарегистрированного 20.10.2016 по заявке N 2014743466 с приоритетом от 24.12.2014 в отношении товаров 2 - 5, 8 - 9, 11, 13, 16, 18, 20 - 28, 31-го и услуг 35, 39-го и 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В магазинах Ленинградской области и Санкт-Петербурга, принадлежащих предпринимателю ФИО4 и предпринимателю ФИО5, истцом обнаружен товар "Фонтан настольный ФН001003" "Домовой", на упаковке которого имеется ссылка на сайт в сети Интернет www.bolshoy.ru.

На странице в сети Интернет, находящейся по сетевому адресу https://www.bolshoy.ru/okompanii/, указано, что упаковка товара является собственной разработкой компании "Большой праздник".

На сайте в сети Интернет www.bolshoy.ru размещены также предложения о продаже товара "Фонтан настольный ФН001003" "Домовой".

Администратором сайта www.bolshoy.ru является ФИО6, владельцем сайта - компания "Большой праздник".

Поскольку истец не давал разрешения на использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 591658 на упаковке товаров, которые реализуют предприниматели ФИО4 и ФИО5, обществу "Большой праздник", предлагающему к продаже указанный товар на сайте www.bolshoy.ru, ФИО6, который является администратором доменного имени, компания направила в адрес указанных лиц претензии об устранении нарушения исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 591658.

Поскольку требования претензии в добровольном порядке ответчиками не были удовлетворены, истец обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Установив принадлежность истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 591658, суд первой инстанции вместе с тем отказал в удовлетворении исковых требований, исходя из недоказанности нарушения ответчиками исключительного права на этот знак, поскольку вступившими в законную силу судебными актами по делу N СИП-797/2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658 была досрочно прекращена в отношении товара "фейерверки" 13-го класса МКТУ.

Апелляционный суд, исследовав  материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы  не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10.

По результатам анализа товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 591658 и используемого ответчиками на упаковке товара "фейерверки" комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "Домовой", установлено что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент "Домовой", который занимает центральное положение как в товарном знаке истца, так и в используемом ответчиками комбинированном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как следует из материалов дела товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 591658 зарегистрирован в том числе в отношении товара 13-го класса МКТУ "фейерверки".

Ответчики осуществляют предложение к продаже и реализацию товаров – Фонтан  настольный  ФН001003 Домовой, являющихся пиротехнической продукцией.

Проанализировав представленные доказательства применительно к оценке однородности товаров, судебная коллегия приходит к выводу о том, что товары - "фейерверки" 13-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а также товар - Фонтан  настольный  ФН001003 Домовой, в высокой степени однородны.

   Как следует из материалов дела вступившими в законную силу судебными актами по делу № СИП-797/2021 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658 в отношении товара 13-го класса "фейерверки" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

С даты вступления в законную силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правовая охрана товарного знака прекращается.

Решение  Суда по интеллектуальным правам  по делу № СИП-797/2021  вступило в законную силу 26.05.2023.

Материалами дела установлено, что истец на момент рассмотрения спора в суде первой инстанции  утратил право требовать запрета ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 591658.

Поскольку правовым последствием досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием является прекращение исключительного права на этот товарный знак на будущее, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требования  истца о запрете ответчикам  использовать товарный знак «Домовой» по свидетельству Российской Федерации № 591658 в предложениях к продаже, при продаже и ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, перевозке или хранении с этой целью товаров, маркированных товарным знаком «Домовой» по свидетельству Российской Федерации № 591658, о запрете обществу «Большой праздник» самостоятельно или с привлечением третьих лиц изготавливать упаковку, маркированную обозначением «Домовой» и  об изъятии из гражданского оборота и уничтожении за счет ответчиков без какой бы то ни было компенсации товаров, а у общества «Большой праздник» дополнительной упаковки, маркированной товарным знаком «Домовой», находящиеся у ответчиков к моменту вступления в силу решения суда.

В силу пункта 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите исключительных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23 сентября 2015 года, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время.

В соответствии с пунктом 174 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ) прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 Кодекса, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время.

Прекращение правовой охраны лишь на будущее время означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до указанных в настоящем пункте дат, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Факт использования ответчиками обозначения, сходного до степени  смешения с товарным знаком по свидетельству N 591658 до момента досрочного прекращения правовой охраны товарного знака подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела.

По смыслу части 3 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права является использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении идентичных или однородных товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но только в том случае, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения товаров (услуг) правообладателя и лица, осуществляющего использование спорного обозначения. 

В этом, случае вероятность смешения обозначений выступает в качестве необходимого элемента нарушения исключительного права.

При этом подлежат  оценке обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Несмотря на то, что правовым последствием досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием является прекращение исключительного права на этот товарный знак на будущее, неиспользование товарного знака способно повлиять на выводы относительно вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Вступившими в законную силу судебными актами по делу № СИП-797/2021 установлено, что истцом в течение трех  лет не  использовался товарный знак по свидетельству N 591658 в отношении товара 13-го класса МКТУ, для которого он зарегистрирован.

Таким образом, поскольку в период реализации ответчиками товаров, содержащих обозначения «Домовой», истец реализацию товаров  13 класса МКТУ не производил, отсутствуют основания утверждать о вероятности смешения товарных знаков истца и спорного обозначения, используемого ответчиком, с позиции рядового потребителя, что в свою очередь исключает  возможность удовлетворения требования  о взыскании компенсации.

Апелляционный суд также учитывает, что товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 591658 является известным широкому кругу потребителей, в связи с использованием  товарного знака  при реализации товаров через сеть магазинов (интернет-магазин) «Домовой». 

Принимая во внимание, что  через  сеть магазинов "" реализации фейерверков  не осуществляется, обозначение  не привело к  фактическому смешению обозначений.

 

Кроме того,  следует отметить,  что в  силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. То есть компенсация является упрощенным порядком возмещения потерь без обязанности доказывания размера причиненных  убытков.

Недоказанность  факта использования товарного знака в отношении  товаров  13 Класса МКТУ, в свою очередь свидетельствует  о том, что  у истца в рассматриваемом случае  не возникли и не могли  возникнуть убытки в  результате  реализации ответчиками  товара, поскольку  у рядового потребителя, в том числе с наличием отличий в  используемом шрифте обозначения «Домовой», не возникают основания полагать, что обозначение «Домовой» при реализации товара «Фонтан  настольный  ФН001003 Домовой» используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В рассматриваемом случае  с учетом позиций сторон, изложенных при рассмотрении дела в апелляционном суде, установленном  факте неиспользовании  истцом  товарного знака при реализации товаров 13 класса МКТУ, требование о взыскании компенсации  за нарушение прав на неиспользуемый  товарный знак при отсутствии  нарушенного права квалифицировано  апелляционным судом как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

На основании изложенного, апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции. 

Руководствуясь статьями  269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области   от 29.11.2023 по делу N А56-66546/2020   оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление  может  быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

О.В. Горбачева

Судьи

 

Д.С. Геворкян

 

Л.П. Загараева