ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-26721/2024

15 февраля 2025 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме  15 февраля 2025 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Титовой М.Г.,

судей  Геворкян Д.С., Фуркало О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём  Риваненковым А.И.,

при участии в судебном заседании представителя ИП Нужной В.В. – ФИО1 (доверенность от 01.11.2023, он-лайн), представителя ИП ФИО2 – ФИО3 (доверенность от 10.01.2024), 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-35058/2024)  индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2024 по делу № А56-26721/2024, принятое по иску индивидуального предпринимателя ФИО4 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО4 (далее –истец) обратился в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о взыскании 895 866 руб. компенсации за нарушение исключительного права в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2024 исковые требования удовлетворены в части взыскания 447 933 руб. компенсации за нарушение исключительно права на товарный знак. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, нарушение норм материального и процессуального права, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. Податель жалобы ссылается на необоснованность заявленного требования о взыскании компенсации.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на Интернет-сайте «Картотека арбитражных дел». 

Суд апелляционной инстанции приобщил к материалам дела отзыв истца на апелляционную жалобу.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, а представитель истца против её удовлетворения возражал. 

Законность и обоснованность решения суда проверена в апелляционном порядке в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака № 929704 «El Coco». 

Сведения о зарегистрированных товарных знаках являются общедоступными и размещены на официальном сайте Роспатента - http://www1.fips.ru. 

В результате мониторинга сети «Интернет» правообладателем выявлен факт размещения ответчиком рекламы, а также предложения к продаже и продажи однородных товаров с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя на маркетплейсе «WILDBERRIES», а именно: https://www.wildberries.ru/catalog/174896010/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174896011/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174893219/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174893220/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174896012/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174896015/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174893222/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174206186/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/160794995/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/175615421/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174896013/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/160794996/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174893223/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174891860/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174208879/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/174208877/detail.aspx 

Как указывает истец, спорное обозначение используется ответчиком при вводе товаров в гражданский оборот/ оказании услуг, а именно: их рекламу, предложение к продаже, продажу. 

Все вышеуказанные действия являются самостоятельными нарушениями прав истца на товарный знак. 

10.11.2023 в адрес ответчика была направлена претензия с требованием в пятидневный срок прекратить дальнейшее незаконное использование товарного знака Истца, выплатить компенсацию за его незаконное использование. 

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности истцом фактов предложения к продаже товаров с размещенным на нем обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца. При этом суд посчитал возможным снизить размер компенсации.

Апелляционный суд, повторно исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, приходит к следующему. 

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления N10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В исследуемом случае с фактом наличия у истца исключительных прав на спорный товарный знак, ответчиком не оспаривается.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482) и пунктом 162 Постановления № 10.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил № 482.

В силу пункта 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Обозначение, используемое ответчиком, и товарный знак истца являются сходными до степени смешения за счет фонетического, графического и семантического признаков сходства.

Кроме того, вероятность смешения товарного знака и спорных обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и/или услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления № 10).

Спорные обозначения используется Ответчиком для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ (одежда), а также услуг 35 класса МКТУ (реклама, демонстрация товаров), в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству РФ № 929704.

С учетом вышеизложенного, обозначения, используемые ответчиком, являются сходными до степени смешения с товарного знаком истца.

Согласно представленному истцом в материалы дела заключению патентного поверенного обозначение, используемое ИП ФИО2, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 929704. 

Оценив представленные по делу доказательства, руководствуясь изложенными правилами, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что ответчик использует изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу.

Ответчиком не доказано, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу - автору, правообладателю.

Представленными в материалы дела скриншотами сайта ответчика подтверждается использование товарного знака истца в тексте предложения этого товара к продаже.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В исследуемом случае размер компенсации заявлен Истцом на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, исходя из двукратной стоимости реализованной Ответчиком продукции на маркетплейсе «WILDBERRIES» под обозначением «El Coco», которое использовалось Ответчиком в наименовании интернет-магазина и в названии предлагаемого к продаже и проданного товара. Расчет компенсации произведен истцом исходя из 531 единиц продукции, размещенной в магазине ответчика под наименованием «El Coco».

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц. 

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены товаров, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости товаров. 

В обоснование заявленного к взысканию размера компенсации истец ссылался на данные аналитического сервиса https://statflow.ru/.

Ответчик в апелляционной жалобе ссылается на то, что сведения, полученные из открытого источника аналитики продаж на маркетплейсе WILDBERRIES, https://statflow.ru/ не могут быть достоверными и допустимыми. 

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что ответчиком в суде первой инстанции не представлено доказательств, обосновывающих иной размер компенсации. Так, не было представлено данных о продажах с личного кабинета продавца WILDBERRIES (ИП ФИО2) либо достоверных доказательств невозможности предоставления указанных документов в суд первой инстанции.

Ссылаясь на невозможность получения сведений от WILDBERRIES, ответчик не заявлял ходатайства об их истребовании. 

Представленная ответчиком выгрузка за период с 14.08.2023 – 19.02.2024, согласно которой ответчиком реализовано товара на сумму 242 099 руб. не отражает объем продаж за заявленный истцом период (с марта 2023 по февраль 2024), следовательно, не опровергает предоставленные сведения истца.   

Признавая расчет истца обоснованным, суд первой инстанции верно отметил, что ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о невозможности получения им выручки от продажи товаров в спорный период в размере, меньшем заявленной истцом суммы компенсации, равно как и доказательства иной стоимости экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. 

Таким образом, судом первой инстанции правомерно сделан вывод о том, что оспаривая размер компенсации, Ответчик не представил каких-либо объективных доказательств об ином размере дохода, полученном с использованием товарного знака истца.

Снижая размер компенсации с заявленных истцом 895 866 руб. до 447 933 руб., суд первой инстанции применил разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации, отраженные в Постановлении № 40-П, а именно: с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности, размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

Так, сумма в размере 447 933 руб. признана судом обоснованной, позволяющей восстановить имущественное положение истца, нарушенное действиями ответчика. Кроме того, размер компенсации должен стимулировать к проявлению должной осмотрительности и исключению подобных нарушений в будущем и не должен ставить нарушителя в более выгодное, по сравнению с правообладателем, положение. В этой связи взыскание с Ответчика компенсации в определенном судом размере способствует достижению названных целей.

Полномочие арбитражного суда по определению размера компенсации вытекает из принципа самостоятельности судебной власти и является проявлением дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия.

При этом дискреция суда по индивидуализации размера такой компенсации, допускающая выплату компенсации свыше установленного законодателем минимального размера, должна учитывать реальные последствия правонарушения и отвечать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Апелляционный суд считает, что сумма в 447 933 руб. позволяет адекватным образом восстановить имущественное положение истца, нарушенное действиями ответчика; при этом взыскиваемая в настоящем деле компенсация должна быть не ниже однократной стоимости права использования товарных знаков,  принадлежащих истцу.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

С учетом изложенного, обжалуемое решение как законное и обоснованное отмене по доводам апелляционной жалобы ответчика не подлежит.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 02.10.2024 по делу №  А56-26721/2024  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление  может быть  обжаловано  в  Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Г. Титова

Судьи

Д.С. Геворкян

 О.В. Фуркало